GUIDA PRATICA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN … · Quando il documento di priorità è in...

GUIDA PRATICA

SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

IN COREA DEL SUD

Guida Pratica

sulla Proprietà

Intellettuale

in Corea del Sud

Seoul, Marzo 2011

Un diritto di proprietà intellettuale non è mai un costo per un’azienda. Rappresenta piuttosto un assetintangibile che acquista valore nel tempo ed è fonteinestimabile di ricchezza per chi lo detiene.

Ci auguriamo che il lettore possa trovare all’internodella Guida quegli accorgimenti utili per tutelare ilproprio nome o un’idea frutto della propria intuizionecreativa anche qui in Corea.

Desk per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale

Ufficio ICE di Seoul

4

INDICE

INTRODUZIONE p.7

BREVETTO 10

1. Premessa 10 2. Cosa è brevettabile in Corea 10 3. Documenti a corredo della domanda 11 4. La modifica delle informazioni di una domanda già depositata 12 5. Iter d’esame 12 6. Procedure successive al riconoscimento del diritto 16 7. Tutela 16 8. Trasferimento e licenza 17

MODELLO DI UTILITÀ 17

DESIGN 18

1. Premessa 18 2. Documenti a corredo della domanda 18 3. Iter d’esame 19 4. Procedure successive al riconoscimento del diritto 21 5. Tutela 22

MARCHIO 23

1. Premessa 23 2. Documenti a corredo della domanda 25 3. Iter d’esame 26 4. Procedure successive al riconoscimento del diritto 30 5. Tutela 31 6. Marchi geografici collettivi 32 7. Trasferimento e licenza 33 8. Protezione territoriale di un marchio: le Dogane coreane 34 9. Il fenomeno delle importazioni parallele 35

CONCORRENZA SLEALE 36

1. Premessa 36 2. La concorrenza sleale nel “Unfair Competition Prevention and

Trade Secret Protection Act” 363. Provvedimenti specifici: “Dead Copy” e “Anti-Cybersquatting” 36 4. Tutela 37

5

SEGRETO COMMERCIALE p.38

1. Premessa 38 2. Requisiti e condizioni 38 3. Tutela 38

DIRITTO D’AUTORE 40

1. Premessa 40 2. Opere protette 40 3. Registrazione del diritto 41 4. Sfera dei diritti 42 5. Diritti connessi 42 6. Protezione delle opere straniere 42 7. Enforcement del diritto d’autore 438. Tutela contro la violazione del diritto d’autore 43

NOMI A DOMINIO 45

1. Registrazione di un nome a dominio 45 2. Controversie relative ai nomi a dominio .com 46 3. Controversie relative ai nomi a dominio .kr 47

NUOVE VARIETÀ VEGETALI 50

1. Premessa 50 2. Documenti a corredo della domanda 50 3. Tutela 50

TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI 51

1. Requisiti 51 2. Tutela 51

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 52

1. Ricorso amministrativo 52 2. Procedimento civile 53 3. Azione penale 53

6

7

INTRODUZIONE

Il Desk italiano di assistenza alle imprese per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea delSud, operativo presso l’Ufficio ICE di Seoul da novembre 2007, appartiene ad una rete di 12 Desk(Canton, Dubai, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Istanbul, Mosca, New Delhi, New York, Pechino, SanPaolo, Seoul e Shanghai) attivata, tra la fine del 2007 e la prima metà del 2008, presso altrettanti UfficiICE dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Istituto nazionale per ilCommercio Estero e dall’Agenzia delle Dogane.

Il Desk di Seoul ha ritenuto opportuno elaborare una “Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale inCorea del Sud” al fine di dotare ogni imprenditore italiano di uno strumento agile, semplice e velocenella lettura, facile nella consultazione ed auspicabilmente completo su tempi, procedure e costinecessari per proteggere un diritto di Proprietà Intellettuale nella Repubblica di Corea.

Sin dalle premesse si desidera rivolgere un sentito e particolare ringraziamento al prestigioso studiolegale coreano Kim & Chang, primo per fama, importanza e dimensione in Corea e tra i più rinomati intutta l’Asia, senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo lavoro, a tutti i suoi oltre 650avvocati e patent attorneys ed in particolare all’Avv. Gene Kim, che ha svolto un prezioso ruolo dicoordinamento e con il quale il Desk ha avuto modo di collaborare scambiando informazioni utilissime ericevendo un significativo apporto nella ricostruzione della normativa coreana vigente in materia. Comepure, un ringraziamento altrettanto sincero deve essere indirizzato allo studio legale italiano de Simone& Partners per la sua straordinaria disponibilità nel rileggere con occhio attento e critico, a lavoro ormaiconcluso, i due capitoli dedicati ai brevetti e ai marchi e per aver direttamente arricchito la partededicata ai marchi con il prezioso e personale contributo degli Avv. Domenico de Simone ed EmanuelaVerrecchia.

La Proprietà Intellettuale è il diritto di proprietà su un bene immateriale, ovvero il diritto esclusivo disfruttamento economico di un’invenzione. Più semplicemente, il diritto di paternità di un’idea, diun’invenzione, come pure di un processo produttivo innovativo ed originale e, con esso, il diritto adessere protetti e salvaguardati da eventuali imitazioni. Una tutela che diventa ancora più importanteogniqualvolta il proprio nome, la propria immagine, un’idea frutto della propria creatività corrano ilrischio di essere utilizzati illegalmente da parte di terzi.

Nella Repubblica di Corea la Proprietà Intellettuale (“PI”) ed il relativo impianto normativo hannoassunto negli anni una significatività crescente, improntata sempre più alla certezza del diritto. IlGoverno coreano si è impegnato a migliorare il sistema di protezione della PI e ad armonizzarlo con glistandard internazionali quali, fra gli altri, l’Accordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects ofIntellectual Property Rights) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (“WTO”).

Il 1° aprile 2007, la Repubblica di Corea e gli Stati Uniti d’America hanno sottoscritto un accordo dilibero scambio attualmente in pendenza di ratifica, denominato Free Trade Agreement (“FTA”), che -tra i molteplici argomenti - punta a rafforzare la protezione reciproca in materia di brevetti, marchi

8

d’impresa e diritto d’autore con una crescente attenzione rivolta verso l’implementazione di politiche ditutela dell’intero spettro dei diritti di PI. Allo stesso tempo il Governo coreano ha avviato un’intensaattività negoziale con alcuni paesi e soggetti internazionali, in particolare l’Unione Europea, finalizzataalla conclusione di FTA analoghi a quello sottoscritto tra Corea e USA. L’accordo tra UE e Corea delSud entrerà in vigore a partire dal 1° luglio di quest’anno dopo la ratifica da parte dell’AssembleaNazionale coreana e dei Parlamenti dei 27 paesi membri dell’Unione Europea.

Di seguito si offre una sintesi del corpus normativo coreano, emanato nel corso degli anni in tema diProprietà Intellettuale, con indicazione delle competenti autorità di riferimento [Tavola 1]. Come pure, acompletamento del quadro normativo, altrettanto importanti sono le norme procedurali, amministrative,civili e penali, che disciplinano la fase di tutela dei diritti di PI in Corea del Sud.

9

Tematiche di PI Fonte Autorità di riferimento

[Tavola 1] Le fonti della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud

Brevetti

Modelli d’utilità

Disegni

Marchi d’impresa

Topografie di prodotti a

semiconduttori

Patent Act

Utility Model Act

Industrial Design Protection Act

Trademark Act

Semiconductor Integrated

Circuit Layout Design Act

Ufficio Coreano per la Proprietà

Intellettuale

(Korean Intellectual Property

Office)

Tel: +82-(0)42-1544-8080

www.kipo.go.kr

Prevenzione della

concorrenza sleale e

protezione del segreto

commerciale

Unfair Competition Prevention

and Trade Secret Protection Act

Organi giurisdizionali sino alla

Corte Suprema

Tel: +82-(0)2-3480-1100

www.scourt.go.kr

Diritto d’autore e

Programmi per computerCopyright Act

Ministero della Cultura, dello

Sport e del Turismo

Tel: +82-(0)2-3704-9114

www.mcst.go.kr

Nomi a dominio

1. Unfair Competition Prevention

and Trade Secret Protection Act

2. Uniform Domain Name

Dispute Resolution Policy for

disputes for general Top Level

domains

3. Internet Address Resources

Act & The Internet Address

Dispute Resolution Committee

for disputes involving “.kr” level

domains

Agenzia Nazionale Coreana per

la Diffusione di Internet

Tel: +82-(0)2-2186-4500

Homepage: www.nic.or.kr

Comitato per la Risoluzione

delle Controversie sugli Indirizzi

Internet

Tel: +82-(0)2-2186-4490

www.idrc.or.kr

Nuove varietà vegetali Seed Industry Act

Ministero per l’Agricoltura,

l’Alimentazione, le Foreste e la

Pesca

Tel: +82-(0)2-1577-1020

Fax: +82-(0)2-503-7249

www.maf.go.kr

Ufficio Coreano per le Nuove

Varietà Vegetali

Tel: +82-(0)31-467-0110

Fax: +82-(0)31-467-0116

www.seed.go.kr

Procedure doganali e

controllo sulle merci

contraffatte

Customs Act

Servizio Doganale Coreano

(Korea Customs Service)

Tel: +82-(0)42-481-4114

www.customs.go.kr

10

BREVETTO

1. PremessaIl Korean Patent Act (KPA) risale al 1961 ed ha subito, nel corso degli anni, una serie di revisioni più omeno profonde, compresa una ristesura completa nel 1990. Gli ultimi emendamenti alla Legge sonoentrati in vigore il 1° luglio 2007.

La Corea è stata uno dei Paesi-membri dell’Assemblea costitutiva dell’Organizzazione Mondiale per laProprietà Intellettuale (OMPI/WIPO), della Convenzione di Parigi per la protezione della ProprietàIndustriale, come pure dell’Accordo TRIPS nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio(OMC/WTO). La Repubblica di Corea è anche uno dei Paesi-membri del Trattato di Cooperazione inmateria di Brevetti (PCT) - per il Capitolo I dal 1984 e per il Capitolo II dal 1990. Questo praticamentesignifica che è possibile depositare una domanda di brevetto internazionale, secondo procedura PCT,presso un qualsiasi “Ufficio ricevente” con designazione della Repubblica di Corea. Altrimenti,domanda di brevetto potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Coreano per la ProprietàIntellettuale (KIPO) di Seoul.

2. Cosa è brevettabile in CoreaIl brevetto riconosce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento del “trovato” per 20 anni.L’articolo 2 della Legge coreana sui brevetti definisce un’invenzione come “la realizzazione di altolivello di un’idea tecnica che utilizza le leggi della natura”. Pertanto, essendo l’invenzione definita comeun’idea che utilizza leggi naturali, calcoli matematici, software e metodologie di business,esclusivamente frutto di astrazioni e processi mentali, non saranno brevettabili in Corea. Come pure,per motivi di sicurezza pubblica l’Articolo 32 del KPA stabilisce che il brevetto non può essere concessoper invenzioni contrarie all’ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica, anche se il trovato risultitecnicamente brevettabile. “Requisiti fondamentali” di brevettabilità sono la novità, l’originalità el’applicabilità industriale.

11

3. Documenti a corredo della domandaNel sottoporre al KIPO (equivalente coreano dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) una domanda per laconcessione di un brevetto, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

(i) una domanda nella quale siano indicati il nome e l’indirizzo dell’inventore e del richiedente(incluso il nome del rappresentante, se esistente), la data della richiesta, il titolodell’invenzione e la data di priorità;

(ii) una “descrizione dettagliata” contenente (a) il titolo dell’invenzione, (b) una breve illustrazionedei disegni se esistenti, (c) una spiegazione articolata dell’invenzione e (d) le rivendicazioni1.

(iii) tavole di disegni, se esistenti;(iv) un riassunto nel quale si introduce brevemente l’invenzione; (v) informazioni sul diritto di priorità, se indicata, assieme ad una copia autenticata del

documento di priorità2;(vi) procura (“Power of Attorney”, POA), se necessaria.

Prima di sottoporre una domanda di brevetto in Corea il richiedente può presentare una domandainternazionale secondo procedura PCT che designa, tra i Paesi di suo interesse, anche la Repubblicadi Corea (KR) e successivamente avviare la c.d. “fase nazionale” all’interno del paese. Per dare avvioalla fase nazionale, è necessario sottoporre al KIPO una traduzione in lingua coreana della domanda

1Ovvero, le caratteristiche essenziali dell’invenzione che si intendono difendere e tutelare e sulle quali rivendicare

il diritto esclusivo di sfruttamento. Dal 1° luglio 2007, in Corea le rivendicazioni che accompagnano una domandadi brevetto possono essere presentate separatamente dopo il deposito della domanda e comunque entro un certoperiodo di tempo (“grace period”). 2

Il documento di priorità può essere presentato entro 16 mesi dalla data di priorità della domanda di brevetto.Quando il documento di priorità è in lingua straniera, è necessario presentare la traduzione in coreano solo serichiesta dal Commissioner del KIPO.

Cosa è brevettabile Osservazioni

[Tavola 1] Brevettabilità in Corea

Invenzioni di prodotto e di processo --

Product-by-ProcessBrevettabile se non esistono altri modi per giungere allarealizzazione del prodotto ed esso può essere definito dalprocesso

Microrganismi, cellule animali/vegetali,vettori (inclusi vettori ricombinanti) eanticorpi (inclusi anticorpi monoclonali)

--

Geni o proteine definiti dal DNA o da sequenze di amminoacidi

Almeno una “utilità” deve essere rivelata

Piante e animali bio-ingegnerizzati(eccetto gli esseri umani)

Le nuove varietà vegetali possono essere protette anchedal Seed Industry Act

Invenzioni che utilizzano softwareBrevettabili solo se inserite in un processo, sistema ocongegno di registrazione (i programmi per computer, purie semplici, non sono invece brevettabili)

Metodologie di businessBrevettabili se implementate da un computer e dotate del requisito della applicabilità industriale

12

internazionale secondo procedura PCT entro 31 mesi dalla data di priorità. Occorrerà inoltre corredare la domanda della seguente documentazione:

(i) copia della domanda internazionale secondo procedura PCT, comprendente descrizione,disegni (se esistenti) e riassunto;

(ii) copia degli emendamenti e delle dichiarazioni annesse, se esistenti;(iii) copia della risposta all’opinione scritta dell’Autorità Internazionale di Esame Preliminare con i

fogli sostitutivi e/o le rivendicazioni aggiunte, se esistente;(iv) copia di ogni notifica di cambiamento di registrazione; (v) copia della copertina (prima pagina) della pubblicazione della domanda internazionale ad

opera della OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

Per le domande di brevetto nel settore delle biotecnologie sarà necessario aggiungere la seguente documentazione:

(i) copia leggibile al computer della sequenza formattata nello standard WIPO ST.25, sedisponibile;

(ii) fotocopia della(e) Ricevuta(e) Ufficiale(i) di Deposito, se esistente(i). Se l’invenzionecomprende l’uso di materiale biologico e questo è stato depositato presso l’Autorità diDeposito secondo quanto prescritto dal Trattato di Budapest sul RiconoscimentoInternazionale del Deposito di Microrganismi in tema di Procedure Brevettuali, il certificato dideposito dovrà essere allegato alla domanda di brevetto.

4. La modifica delle informazioni di una domanda già depositata

4.1. Cambiamenti del nome o dell’indirizzo del richiedentePer registrare qualsiasi variazione nel nome o/e nell’indirizzo del richiedente o del titolare di unbrevetto, si dovrà presentare al KIPO un certificato autenticato che attesti ufficialmente talicambiamenti.

4.2. Trasferimento della titolarità di una domanda di brevettoSe il trasferimento della titolarità discende da una cessione di beni, occorrerà produrre i seguentidocumenti: (1) l’atto di cessione (DOA, “Deed of Assignment”) firmato dal cedente, (2) il “Certificate ofNationality of Corporation” (CNC) del cedente; e (3) una procura (POA, “Power of Attorney”) sia delcedente che del cessionario.

Se il trasferimento della titolarità deriva da una fusione, è richiesto un certificato ufficiale, autenticato edavente quindi valore legale che provi l’avvenuta fusione, accompagnato dalla procura (POA) firmata dalsoggetto subentrante.

5. Iter d’esame

5.1. Esame formale Questa fase comprende la verifica da parte del KIPO dei contenuti formali della domanda, come ilrispetto del termine di presentazione, la presenza di tutti i documenti e le informazioni necessarie, ilpagamento delle tasse, ecc.

13

5.2. Pubblicazione sulla Patent Laid-Open GazetteUltimato l’esame formale, la domanda viene pubblicata sulla “Patent Laid-Open Gazette” del KIPOdecorsi 18 mesi dalla sua data di presentazione (o di priorità se esistente).

5.3. Esame sostanziale differito e non automaticoUna domanda di brevetto in Corea non verrà esaminata dal punto di vista sostanziale finchè non saràformulata richiesta di “esame sostanziale” ad opera del richiedente o di una parte interessata entrocinque anni dalla data di deposito della domanda.

5.4. Atti d’ufficio e risposte del richiedenteL’esaminatore del KIPO emette una comunicazione di rifiuto preliminare (“Notice of PreliminaryRejection”) se individua ragioni per respingere la domanda riconducibili alla regola del “first-to-file”, allanovità, all’attività inventiva, ai requisiti della descrizione (chiarezza e sostenibilità della rivendicazioni,oggetto dell’invenzione), all’applicabilità industriale, al prior art effect e/o all’unità del trovato.

Il richiedente ha facoltà di sottoporre una “response” al KIPO entro un termine stabilito, argomentandola sua risposta ed introducendo o meno un emendamento alla domanda iniziale. Se l’esaminatore delKIPO trova la risposta sufficientemente chiara e non riscontra ulteriori motivi per un rifiuto, sarà emessaformale comunicazione di concessione (“Notice of Allowance”). Altrimenti l’esaminatore potrà emettereun secondo (un terzo e cosi via) avviso di rifiuto preliminare se riscontra un ulteriore motivo per farlo,oppure emetterà una comunicazione di rifiuto definitivo (“Notice of Final Rejection”) se il richiedentenon sarà stato in grado di superare un’obiezione preliminare.

5.5. AppelloContro il rifiuto definitivo emesso da un esaminatore del KIPO il richiedente può ricorrere in appello difronte al Tribunale della Proprietà Intellettuale (“TPI”), un organo di revisione operante all’interno delKIPO stesso. Sarà inoltre possibile emendare la domanda iniziale entro trenta giorni dalla data dipresentazione del ricorso in appello contro la “Notice of Final Rejection”.

Se l’emendamento è ben articolato, la domanda ritorna all’esaminatore iniziale per il riesame alla lucedella modifica introdotta. Quindi, l’esaminatore deciderà se accogliere la domanda di brevetto oppureinviarla al Tribunale della Proprietà Intellettuale per l’avvio delle procedure ufficiali di appello.

Se il rifiuto dell’esaminatore viene confermato anche dal Tribunale della Proprietà Intellettuale, ilrichiedente può fare appello alla Corte coreana dei brevetti (“Korean Patent Court”) giungendo, laddovepossibile, sino alla Corte Suprema (“Supreme Court”).

5.6. Registrazione e pubblicazionePer la registrazione il richiedente dovrà effettuare un pagamento anticipato delle prime tre annualitàentro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del brevetto (“Notice ofAllowance”). Una volta pagate le tasse di registrazione, il brevetto viene pubblicato ufficialmente sulla“Patent Publication Gazette” del KIPO.

14

[Figura 1] Iter di una domanda di brevetto

▶ TempisticaDomanda di brevetto ~ Pubblicazione sulla Patent Laid-Open Gazette: 18 mesiDomanda di brevetto ~ Richiesta di esame sostanziale: qualsiasi momento entro 5 anniRichiesta di esame sostanziale ~ Decisione di concessione del titolo: 9~15 mesiPresentazione domanda d’appello ~ Decisione del TPI: 8~12 mesiPresentazione ricorso ~ Decisione della Patent Court: 10~12 mesi Presentazione ricorso ~ Decisione della Corte Suprema: 12~24 mesi

Application

Formality Exam

Request for examination Response (w/ amendment)

Amendment

Appeal Remand

Laid-Open Publication

Substantive Exam Preliminary Rejection Final Rejection

Allowance Re-examination IPT

Registration Patent Court

Publication Supreme Court

Applicant

KIPO

15

Fasi proceduraliTasse da pagare al KIPO

Descrizione Totale

Onorari(valori medi)

[Tavola 2] Riepilogo tasse e spese legali

Predisposizione

e deposito della

domanda

Richiesta esame

sostanziale

Tasse di base ★

Nota: le tasse indicate con ★ sono

quelle applicate per documenti

inoltrati in formato elettronico. Se

essi vengono invece compilati ed

inviati in modo convenzionale, si

dovrà aggiungere il pagamento di

una tassa supplementare.

Prima rivendicazione

Costo per ogni ulteriore

rivendicazione

Tassa di bollo

Tasse di base per la prima

rivendicazione

Tassa addizionale per ogni

ulteriore rivendicazione

KRW 38.000

KRW 20.000

KRW 20.000 KRW 70.000

KRW 150.000

KRW 3.000

KRW 130.000

KRW 25.000KRW 40.000

--

--

Domanda per un

nuovo brevetto:

KRW 1.200.000

Traduzione

(dall’inglese al coreano

per ogni 100 parole):

KRW 35.000

Preparazione del

documento (formato

A4, per ogni pagina):

KRW 15.000

Preparazione e/o

gestione di disegni

formali: KRW 7.000 ~

60.000

KRW 120.000

Risposta

al rifiuto

preliminare

Inoltro della risposta

Emendamento alla domanda

Tassa di base ★

Emendamento alla domanda per

ogni rivendicazione successiva

KRW

1.000.000~2.500.000

--

KRW 4.000

KRW 40.000

Appello al TPI

contro il rifiuto

definitivo

Tassa di base ★

Tassa per ogni rivendicazione

KRW

3.330.000~6.500.000

KRW 150.000

KRW 15.000

Registrazione

Pagamento anticipato per i primi tre anni - Tassa di baseTassa addizionale per ogni rivendicazione correlata al pagamento anticipato per i primi tre anni

KRW 150.000

KRW 45.000

KRW 39.000

Tasso base di cambio KRW/EUR= 1570,49 (al 14 marzo 2011 da “Korea Exchange Bank”)

16

6. Procedure successive al riconoscimento del diritto

6.1. Vita di un brevettoIl brevetto riconosce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento del trovato. Il periodo diprotezione è di 20 anni dalla data di presentazione della domanda. Inoltre per alcuni brevetti, relativi adinvenzioni (farmaceutiche o dei settori chimico ed agro-alimentare) soggette ad un attento edapprofondito esame prima della loro introduzione sul mercato, è prevista un’estensione della protezioneper ulteriori cinque anni, necessari appunto per condurre esami e test accurati prima della lorocommercializzazione.

6.2. Ricorsi davanti al Tribunale della Proprietà Intellettuale (TPI)Il Tribunale della Proprietà Intellettuale (TPI) presso il KIPO è l’organismo responsabile cui è possibileappellarsi per far valere la validità iniziale di un brevetto. Chiunque può avviare un’azione di fronte alTPI per richiedere la nullità di un brevetto entro tre mesi dalla sua pubblicazione. Decorso tale periodo,solo una parte interessata e/o un esaminatore del KIPO possono esperire un’azione per ottenere ladichiarazione di nullità dello stesso.

Solitamente è l’organo giurisdizionale competente (una Corte distrettuale) a determinare la portata diun’invenzione brevettata a seguito di ricorso contro la violazione di un brevetto. In alternativa, il titolaredi un brevetto, il suo licenziatario in esclusiva e/o una parte interessata possono avviare un ricorsodavanti al TPI con le medesime finalità.

Nell’ipotesi di correzioni da apportare ad un brevetto, il suo titolare può esperire un’azione davanti alTPI per emendare le rivendicazioni, la descrizione e/o i disegni di un brevetto già concesso. Occorreevidenziare, comunque, che un “ricorso per correzione” può essere effettuato solo nei casi seguenti: (i)per limitare la portata delle rivendicazioni entro quanto rivelato nella descrizione e nei disegni di unbrevetto già concesso; (ii) per correggere gli errori materiali entro il limite della descrizione e dei disegnipresentati all’inizio del procedimento; o (iii) per chiarire alcune ambiguità all’interno di quanto rivelatonella descrizione e nei disegni di un brevetto già concesso. Ovviamente, non è consentito introdurrecorrezioni ad un brevetto per estendere o alterare il contenuto delle sue rivendicazioni.

7. TutelaIl brevetto, una volta riconosciuto, conferisce al suo titolare il diritto di utilizzare in via esclusiva

Anni trascorsi dalla registrazione del brevetto

[Tavola 3] Tasse da pagare al KIPO per il mantenimento del brevetto

Tassa di base

Tassa addizionale per ogni rivendicazioneNota: la presente tavola sulle c.d. “annualità di un brevetto” si applica a titoli concessi dal KIPO a partire dal 1°gennaio 2008


KRW 15.000 all’anno







KRW 38.000all’anno



1-3 4-6 7-9 10-12 13-25

17

l’invenzione brevettata per scopi commerciali e di impedire a soggetti terzi l’impiego del trovato.

In caso di violazione di un diritto su un brevetto, il Korean Patent Act prevede tre tipi di strumentiattivabili in sede di giurisdizione civile davanti ad una Corte distrettuale: (i) provvedimento ingiuntivo(“Injunctive Relief”), preliminare o permanente; (ii) risarcimento del danno (“Compensation forDamages”); (iii) pubblicazione della sentenza (“Restoration of Injured Business Goodwill andReputation”).

Chi viola un diritto o infrange una licenza esclusiva su un brevetto è perseguibile penalmente su istanzadi parte, indipendentemente dal fatto che venga o meno avviata un’azione civile. L’autore di un reato èsoggetto ad una pena detentiva sino a 7 anni di reclusione o al pagamento di una sanzione pecuniariache può raggiungere la somma di 100 milioni di Won.

8. Trasferimento e licenzaIl diritto maturato su un brevetto può essere oggetto di cessione, successione o investimento. Comepure, esso può essere offerto in garanzia. Se il brevetto è detenuto da più titolari, nessuncomproprietario può trasferire o offrire in pegno la propria quota-parte senza il consenso di tutti gli altricontitolari.

Nessun trasferimento dei diritti su un brevetto, salvo in caso di eredità o altra ipotesi di successione,può essere fatto valere nei confronti di terzi a meno che il trasferimento non venga annotato nelRegistro dei Brevetti del KIPO.

Il titolare di un brevetto può concedere ad un terzo una licenza d’uso, esclusiva o non esclusiva, deltitolo attraverso un apposito contratto. In caso di contitolarità del brevetto, nessun proprietario puòconcedere a terzi una licenza d’uso del brevetto senza il preventivo assenso di tutti gli altri contitolari,pur potendo ogni comproprietario utilizzare liberamente l’invenzione brevettata.

MODELLO DI UTILITÀ

La Legge coreana sui Modelli d’Utilità (Korean Utility Model Act, KUMA) protegge trovatiindustrialmente applicabili con particolare riguardo alla forma o alla struttura di un prodotto o di unacombinazione di prodotti. Un brevetto si distingue da un modello di utilità per essere frutto di un’attivitàinventiva di livello più elevato. In realtà non è sempre cosÌ agevole distinguere un brevetto da unmodello di utilità.

Per molti versi il KUMA assomiglia al KPA. L’iter procedurale descritto per i brevetti è applicabile ancheai modelli di utilità (Vd. Figura 1 nella sezione Brevetti). Occorre, tuttavia, evidenziare il fatto che larichiesta di esame sostanziale per un modello di utilità deve essere attivata entro tre anni dalla data dipresentazione della domanda (e non cinque come previsto per i brevetti).

La protezione accordata ad un modello di utilità è di 10 anni (contro i 20 riconosciuti ad un brevetto) edecorre - come già visto anche per un brevetto - dal momento del deposito della domanda.

18

DESIGN

1. Premessa

1.1. Riferimenti normativiIn Corea il design industriale di un prodotto è registrabile davanti al KIPO ed è protetto dall’IndustrialDesign Protection Act (DA). Mentre i disegni non registrati sono tutelabili sulla base dell’UnfairCompetition Prevention and Trade Secret Protection Act e dal Copyright Act in talune circostanze.Inoltre, le convenzioni internazionali sottoscritte dalla Repubblica di Corea in materia - come l’Accordoistitutivo dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, la Convenzione di Parigi per laProtezione della Proprietà Industriale e l’Accordo TRIPS - sono equiparate in tutto e per tutto alle legginazionali.

1.2. Cosa è registrabileIl design registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento per 15 anni. Il DAprevede la registrabilità di un design industriale ornamentale che abbia i requisiti essenziali della“novità”, ovvero che non sia conosciuto al pubblico o svelato in una pubblicazione edita in Corea o inun paese terzo prima della presentazione della domanda davanti al KIPO, e del “carattere individuale”per un utilizzatore informato, cioè non sia riconducibile a disegni o modelli pre-esistenti. Una domandadi design, quindi, si riferirà ad un singolo prodotto o parti di esso aventi una forma, un ornamento e/o unmotivo particolare.

L’affermarsi di strategie di marketing sempre più articolate ed il continuo progresso tecnologico hannosegnato l’evoluzione e la modernizzazione del DA con l’introduzione di una serie di cambiamenti, inparticolare quello disciplinato dall’Emendamento alla Legge coreana sul Design del 1° luglio 2005.CosÌ, grazie alle modifiche apportate negli anni, oggi ad esempio gli occhi tipografici o le icone deicomputer sono registrabili secondo il DA riformato.

2. Documenti a corredo della domanda Prima di sottoporre al KIPO una domanda di registrazione per un modello di design, il richiedente dovràfornire e predisporre la seguente documentazione:

(i) nome, indirizzo e nazionalità sia del richiedente che dell’inventore del disegno; (ii) una procura (POA, “Power of Attorney”); (iii) una descrizione del disegno comprendente le sue caratteristiche, i materiali impiegati per la

sua realizzazione e le finalità del suo utilizzo; (iv) un disegno elaborato con metodo ortografico; (v) un documento di priorità (se necessario).

Una domanda di registrazione di design di solito comprende un solo modello. Eccezionalmente, il DAoggi consente di depositare presso il KIPO una domanda per design “multiplo” quando non sia previstauna procedura di esame sostanziale. In questo caso una singola domanda può contenere sino a ventimodelli di design correlati.

19

Fasi procedurali


Predisposizione e presentazione della domanda

Nota: le tasse indicate con ★ sono quelle applicate per documenti inoltrati in formato elettronico. Seessi vengono invece compilati ed inviati in modo convenzionale, si dovrà aggiungere il pagamento diuna tassa supplementare.


★

Tasse di base

Presentazione della domanda(per una classe)

Presentazione della domanda senza esame sostanziale(per una classe)

KRW 60.000

KRW 800.000

KRW 45.000

KRW 800.000 (KRW 600.0000 per ogni classe aggiuntiva)

Registrazione

Pagamento anticipato per i primi tre anni (tassa di registrazione)Pagamento annuale dalla 4a alla 6a

annualitàPagamento annuale dalla 7a alla 9a



annualità

KRW 75.000KRW 35.000KRW 70.000KRW 140.000KRW 210.000

KRW 130.000

KRW 150.000

KRW 170.000

KRW 180.000

KRW 180.000

Tasse da pagare al KIPO

Descrizione Totale

Onorari

(valori medi)

3. Iter d’esame

3.1. Requisiti essenziali per la registrazione di un modello di design Perchè l’esame di una domanda si concluda positivamente con la registrazione di fronte al KIPO, undesign non dovrà in alcun modo:

(i) essere identico o simile ad un altro già noto in Corea o in altri paesi prima della presentazionedella domanda di registrazione;

(ii) essere (a) riconducibile ad un modello già esistente o (b) il risultato della combinazione didisegni già noti per un “utilizzatore informato” (abitualmente il consumatore);

(iii) essere identico o simile, in tutto o in parte, a un design indicato in una descrizione allegata adun’altra domanda di registrazione per design già presentata.

3.2. Aspetti procedurali per la registrazione di un design Una domanda di registrazione di solito si riferisce ad un solo modello di design (la regola generale è“una domanda per ogni disegno”). E, nel caso in cui due o più domande di registrazione riguardino undesign simile o identico e siano presentate in date diverse, solo la domanda presentata per prima inordine di tempo potrà essere accolta sulla base della regola, vista anche per i brevetti, del first-to-file.

3.3. Sistema caratteristico

20

3.3.1 Design non soggetto ad esame sostanziale Il DA prevede un sistema di registrazione fondato solo su un esame di tipo “formale” (in concreto,la valutazione da parte di un esaminatore del KIPO della documentazione prodotta dal richiedente)senza alcun “esame sostanziale” per determinate categorie di beni, inserite nelle c.d.“Classificazioni Nazionali di Prodotti”, come di seguito indicate:

A1: prodotti alimentari e bevande;B1: abbigliamento;B2: accessori;B5: calzature;C1: coperte e lenzuola, tende, ecc. F1: materiali didattici;F2: forniture per ufficio;F3: carta da ufficio, materiali stampati, ecc. F4: etichette, contenitori per imballaggi, ecc. M1: tessuti, ecc.

Di recente, un emendamento al DA ha aggiunto alle categorie precedenti 10 classi ulteriori al finedi favorire una tutela sempre più ampia dei modelli di design (B3, B4 e B9 per l’abbigliamento; C4e C7 per casalinghi e prodotti sanitari; D1 per arredamenti da interno; E1 per giocattoli; F5 perprodotti pubblicitari; H5 per calcolatori elettronici; J2 per orologi da tavolo e da polso).

3.3.2 Disegno segretoChi presenta domanda di registrazione può altresì richiedere che il disegno venga mantenutosegreto per un periodo massimo di tre anni dopo la registrazione. Quest’ultima di solito si verificacirca un anno dopo la presentazione della domanda al KIPO. La richiesta di segretezza potràessere formulata in un qualsiasi momento compreso tra il deposito della domanda ed il pagamentodella prima tassa di registrazione.

3.3.3 Similar designQuando un richiedente deposita una domanda di registrazione per un design simile ad unoprecedentemente registrato o per il quale è già stata presentata domanda di registrazione dallastessa persona, il richiedente dovrà specificare all’interno della domanda che si tratta di unasimilar design application. In questi casi il DA prevede che la registrazione di un “designsomigliante” seguirà quella del design principale, ovvero essa terminerà quando giungerà aconclusione la registrazione del principal design.

3.3.4 Design di un coordinato di articoliQuando due o più articoli vengono utilizzati insieme come un coordinato di prodotti (per esempio,un set di accessori, un set da caffé, ecc.), il design può essere registrato se il set costituisceappunto un complesso coordinato di prodotti.

3.3.5 Design di parte di un prodottoQuando parte di un prodotto viene distintamente apprezzata per il suo valore estetico (c.d.“disegno ornamentale”), allora essa potrà essere oggetto di registrazione, distinta e separata dalresto del prodotto, di fronte al KIPO. Ovviamente anche per il design ornamentale valgono glistessi requisiti di registrabilità di un design.

21

3.3.6 Motion designSe la forma, il motivo o il colore di un design è mutevole per ragioni funzionali o strutturali, ildisegno è registrabile di fronte al KIPO come motion design. In questo caso occorrerà allegare alladomanda sei diverse immagini più una prospettiva del design, in condizioni statiche ed inmovimento (cc.dd. posizione standard e traccia del movimento).


4.1. RegistrazioneCome già indicato, il tempo necessario per giungere alla registrazione di un design è di circa un annodalla presentazione della domanda al KIPO a patto che l’esaminatore non riscontri motivi perrespingere la domanda. Il richiedente dovrà versare al KIPO il pagamento anticipato delle prime treannualità entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione (“Notice of Allowance”),quindi il KIPO emetterà un certificato di registrazione del disegno pochi giorni dopo (“Certificate ofDesign Registration”). A registrazione avvenuta, i riferimenti dettagliati della stessa ed i disegniverranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale (“Design Registration Gazette”). Una qualsiasi parteinteressata potrà avviare un’azione per far dichiarare nulla una registrazione in contrasto con il DA.

4.2. Vita di un design Il diritto di design ha una durata di 15 anni dalla data di registrazione di fronte al KIPO e conferisce alsuo titolare un diritto esclusivo di sfruttamento di un disegno identico o simile a quello registrato.

4.3. Cessione e licenzaIl titolare di un design può liberamente trasferire il suo diritto sul disegno, come pure concederlo inlicenza esclusiva o non esclusiva. Vige inoltre l’obbligo di registrare ogni atto di cessione o diconcessione di licenza di fronte al KIPO.

4.4. Ricorsi

4.4.1. Contro la decisione di rifiuto definitivo Se il KIPO respinge la domanda di design, il richiedente può avviare un ricorso davanti alTribunale della Proprietà Intellettuale (TPI) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazionedi rifiuto definitivo (“Notice of Final Rejection”).

4.4.2. NullitàDopo la registrazione di un design, solo una qualsiasi parte interessata o gli esaminatori del KIPOpossono presentare ricorso per farlo dichiarare nullo. In caso di registrazione di design multiplo,l’azione di nullità può essere condotta rispetto ad ogni singolo disegno.

4.4.3. Domanda di accertamento Ci si avvale di questo genere di ricorso ogniqualvolta si voglia definire esattamente l’estensionedel diritto di design.

4.5. AppelloLa decisione adottata dal TPI può essere impugnata davanti alla Patent Court giungendo, laddovepossibile, sino alla Corte Suprema (“Supreme Court”).

22

5. Tutela

5.1. Violazione diretta e indiretta del dirittoL’uso di un disegno identico o affine a quello registrato da un altro soggetto si considera un illecitodiretto.

Come pure, la produzione, la cessione, il leasing, l’importazione o l’offerta di articoli, il cui design èregistrato, impiegati in un processo produttivo per la realizzazione di altri beni, rappresentano parimentiuna violazione (indiretta) del diritto di design.

5.2. Rimedi civiliIn caso di violazione di un diritto di design, il DA prevede tre tipologie di strumenti attivabili in sede digiurisdizione civile davanti ad una Corte distrettuale: (i) provvedimento ingiuntivo (“Injunctive Relief”),preliminare e/o permanente; (ii) risarcimento del danno (“Compensation for Damages”); e (iii)pubblicazione della sentenza (“Restoration of Injured Business Goodwill and Reputation”).

5.3. Sanzioni penali L’autore di un reato contro un diritto di design detenuto da terzi è soggetto ad una pena detentiva sinoa 7 anni di reclusione o al pagamento di una sanzione pecuniaria che può raggiungere la somma di100 milioni di Won. Il procedimento penale è attivabile su istanza di parte (il titolare del diritto o il suolicenziatario registrato presso il KIPO).

23

MARCHIO

1. Premessa

Nozioni generali e consigli pratici*

Il principio del “first-to-file”Mentre, in Italia, l’uso del marchio già conferisce un discreto margine di tutela, prima ancora che siadepositata la domanda di registrazione, in Corea del Sud, vige il principio del first to file: chi per primodeposita la domanda di marchio per primo acquisisce il diritto alla registrazione.

È quindi indispensabile registrare il marchio con congruo anticipo rispetto all’effettivo inizio delle attivitàcommerciali in Corea del Sud, diversamente può risultare assai difficile e talvolta addirittura impossibilerecuperare i propri diritti.

Non richiedere per tempo la registrazione significa esporsi al rischio che altri vi provvedano, conconseguenze pregiudizievoli come l’impossibilità di registrare od usare il proprio marchio in Corea delSud, il blocco dei propri prodotti sul mercato locale, il vedersi costretti ad acquistare il proprio marchioda chi lo ha illecitamente registrato e ad un corrispettivo ben più elevato rispetto al costo dellaregistrazione, l’affrontare costose battaglie legali per il recupero del marchio ed il risarcimento deidanni.

La registrazione rappresenta dunque il titolo più semplice, efficace e sicuro per azionare i propri diritti dimarchio in Corea del Sud. Esiste una tutela particolare per il marchio non registrato - a condizione chesia famoso - ed esistono i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale, che peraltro non sempresono di agevole applicazione e comportano oneri probatori ed investigativi ben più dispendiosi.

Come e dove registrare un marchio in Corea del Sud?Esistono due procedure per registrare un marchio in Corea del Sud: (i) la Registrazione Internazionale,presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (l’agenzia dell’ONU più comunementenota come OMPI o WIPO) con sede a Ginevra e (ii) la Registrazione presso l’Ufficio Coreano per laProprietà Intellettuale (KIPO).

Se il richiedente è italiano, la Registrazione Internazionale presenta una serie di vantaggi in sostanzariconducibili alla semplificazione della procedura e alla riduzione dei costi. Da quando la Corea del Sudha aderito al Protocollo di Madrid, ormai dal 2003, la Registrazione Internazionale è senz’altro lastrategia di tutela di norma piu indicata per i soggetti italiani.

Per richiedere la Registrazione Internazionale estesa alla Corea del Sud, occorre essere muniti di unadomanda di base italiana o comunitaria. Se si è già titolari di una Registrazione Internazionale, ma nonsi è ancora coperta la Corea del Sud, è sufficiente richiedere all’OMPI la cosiddetta “Estensione

* Nella Premessa, il paragrafo Nozioni generali e consigli pratici è a cura di Emanuela Verrecchia, avvocato e

consulente in Marchi (Italiano ed Europeo), presso de Simone & Partners, Roma.

24

Territoriale” alla Corea del Sud. Non occorre nominare un rappresentante professionale, sebbene ciòsia sempre raccomandato laddove il richiedente non abbia dimestichezza con i profili tecnico-giuridicidelle procedure.

Per depositare una Domanda di Registrazione presso l’Ufficio Coreano per la Proprietà Intellettuale, disolito i cittadini stranieri o le imprese straniere non registrate in Corea del Sud devono avvalersi di unrappresentante professionale abilitato dinanzi all’Amministrazione locale (quantomeno e non solo perovviare, nel corso dell’iter procedurale davanti al KIPO, alle oggettive difficoltà linguistiche).

Prima di procedere alla registrazione, è preferibile confrontarsi con il proprio consulente in marchi inItalia, ben specificando quali siano i Paesi di interesse, oltre all’Italia ed alla Corea del Sud, i prodotti eservizi che si intendono proteggere, la versione del marchio che si intende usare e registrare. Conun’unica Registrazione Internazionale, infatti, è possibile coprire oltre ottanta Paesi (84, al 27 ottobre2008), tra cui Corea del Sud e del Nord, Cina, Giappone, Singapore, Vietnam, Australia, Stati Uniti,Russia, UE, ecc.

Cosa fare prima e dopo la registrazione?Prima di richiedere la registrazione, è assolutamente raccomandata una ricerca di anteriorità peraccertarsi che non vi siano in Corea del Sud marchi identici o simili a quello di interesse.

Inoltre occorre verificare che il marchio possa essere validamente registrato ai sensi della leggecoreana (vd. infra).

Una volta depositata la domanda di registrazione, è buona norma monitorare costantemente il mercato,affinché terzi non registrino marchi identici o simili. Il servizio di sorveglianza viene svolto, senecessario, anche su scala mondiale, mediante apposite banche dati di cui si avvalgono gli studispecializzati in Proprietà Industriale. Esso consente di attivarsi immediatamente, affinché lacontroparte, che abbia richiesto un marchio violando i diritti altrui, non ne ottenga la registrazione.

Onere d’uso: una volta ottenuta la registrazione, il marchio deve essere effettivamente usato in locodal titolare o da soggetto autorizzato, pena la decadenza dai diritti di esclusiva. In altri termini se, inassenza di giustificato motivo, il marchio non è usato in Corea del Sud entro tre anni dalla registrazioneo se l’uso è interrotto per oltre tre anni, i diritti sul marchio diventano inazionabili. Si raccomanda quindidi conservare sempre le prove d’uso relative al marchio in Corea del Sud, quali - ad esempio -partecipazione a fiere, sponsorizzazioni, cataloghi, pubblicità, corrispondenza, fatture, foto anchedigitali di prodotti e packaging, estratti da siti coreani, listini prezzi, ecc.

Durata della registrazione: La durata della registrazione in Corea del Sud è di dieci anni, rinnovabiliogni volta per altri dieci, decorrenti dalla data di concessione.

Traslitterazioni: data la ancora scarsa diffusione dell’inglese in Corea, può essere opportunoconsiderare di registrare ed usare il marchio anche in caratteri coreani.

Rivendicazione della priorità: entro sei mesi dalla data di deposito di un marchio italiano, comunitarioo in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione d’Unione di Parigi, si può estendere la tutela del marchioalla Corea del Sud, rivendicando la priorità e facendo cosi decorrere gli effetti dell’estensione dellatutela alla Corea sino a sei mesi prima.

Per coloro che partecipano ad esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della

25

Convenzione sulle Esposizioni Internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, è possibilerivendicare la cosiddetta “priorità di esposizione” e richiedere che la tutela decorra dalla data in cui iprodotti contraddistinti dal marchio sono stati introdotti nell’esposizione. In tal caso, occorreràrivendicare la priorità nella domanda di registrazione, corredata da idonea documentazione, entro seimesi dalla data in cui i prodotti sono stati presentati all’Esposizione.

1.1. Riferimenti normativi In Corea vigono più normative destinate a consentire la tutela esclusiva dei marchi: il Trademark Act(TMA), l’Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (per i marchi rinomati, ma nonregistrati) e le Convenzioni Internazionali sottoscritte dalla Corea in materia, in primis il Protocollo diMadrid sulla Registrazione Internazionale dei Marchi, l’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondialeper la Proprietà Intellettuale, la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale el’Accordo TRIPS, che sono equiparati in tutto e per tutto alle leggi nazionali.

Il TMA è stato emanato nel 1949 e sino ad oggi ha subito più di venti modifiche. L’ultima (la 23a) risaleal 29 febbraio 2008 ed è entrata in vigore quello stesso giorno.

1.2. Cosa è registrabileIl termine di protezione di un marchio è di 10 anni dalla data di registrazione, rinnovabileindefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo a scadenza decennale. Il TMA definisceil marchio come uno segno distintivo che viene utilizzato da una persona, fisica o giuridica, perdistinguere la propria attività di produzione, trasformazione, certificazione e/o vendita di prodotti (beni oservizi) dall’attività altrui. In concreto il marchio, inteso come un qualcosa visivamente riconoscibile, siidentifica con un segno, un carattere, un simbolo, un’immagine tridimensionale, un colore, unologramma o una combinazione di questi elementi.

1.3. Sistema di registrazioneL’uso effettivo di un marchio non è una condizione sufficiente per far valere un proprio diritto su unsegno distintivo. Occorre procedere alla sua formale registrazione davanti al KIPO nel rispetto delleprocedure previste dal TMA.

2. Documenti a corredo della domanda

2.1. Presentazione di una domanda di registrazione Per i richiedenti italiani è certamente più comoda la procedura di Registrazione Internazionale, che siattua e si gestisce dall’Italia, interfacciandosi con una sola Amministrazione Internazionale a Ginevra;peraltro, ove per qualsiasi ragione fosse utilizzata la registrazione locale, l’interessato, nel presentare alKIPO la Domanda di Registrazione, dovrà fornire quanto segue:

(i) nome, indirizzo e nazionalità; (ii) procura (POA, “Power of Attorney”);(iii) descrizione dei prodotti e/o servizi, a cui il marchio si riferisce, con indicazione delle classi

Tipologia

Marchi, costituiti solo da parole (“marchi verbali”), solo da immagini (“marchi figurativi”), da parole edimmagini (“marchi complessi”), marchi tridimensionali

Possono essere validamente registrati anche i cd. “motion marks”, gli ologrammi o colori particolari(come da Emendamento introdotto il 1° luglio 2007)

[Tavola 1] Marchi registrabili in Corea

26

designate secondo “Classificazione di Nizza” del 1998;(iv) un esemplare del marchio;(v) un documento di priorità (se necessario).

2.2. Domanda multiclasseCon una sola registrazione - sia essa del tipo domestico che del tipo internazionale - possono coprirsipiù classi merceologiche. Ove per qualsiasi ragione fosse preferita una separata registrazione per ogniclasse, sarà necessario moltiplicare le procedure e i costi per il numero delle classi merceologiche.

2.3. Domanda di registrazione secondo il Protocollo di MadridLa Registrazione Internazionale secondo il Protocollo di Madrid consente di tutelare il marchio in Corea(e, volendo, in uno o più degli 84 Paesi attualmente aderenti all’Unione di Madrid) con un’unicaregistrazione, un’unica scadenza e scegliendo una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese ospagnolo, anziché le singole lingue locali dei Paesi prescelti).

Per depositare la Domanda di Registrazione Internazionale occorre essere titolari di una domanda oregistrazione di base italiana (soluzione preferibile) o di una domanda o registrazione comunitaria(soluzione più rischiosa e costosa). Se si è già titolari di una Registrazione Internazionale per il marchiodi interesse, è possibile estenderla alla Corea del Sud in qualsiasi momento, depositando la richiesta diestensione territoriale e pagando all’OMPI le relative tasse, che variano a seconda dei Paesi e delleclassi (vd. http://www.wipo.int/madrid/en/fees/ e in particolare il fee calculator).

I moduli per la presentazione della Domanda di Registrazione o di Estensione Territoriale possonoessere scaricati da Internet al sito http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ o richiesti alle Camere diCommercio.

Per la Registrazione Internazionale non è obbligatorio farsi rappresentare da un rappresentanteprofessionale, tuttavia, visti i tecnicismi della procedura, se il richiedente non è un esperto dellamateria, è preferibile che si faccia assistere da un professionista, regolarmente iscritto all’Albo deiConsulenti in Proprietà Intellettuale o all’Albo degli Avvocati.

3. Iter d’esame

3.1. Esame formale ed esame sostanzialeAnzitutto il KIPO controlla la correttezza dei requisiti formali (ad esempio, il rispetto dei termini dipresentazione della domanda, la completezza della documentazione, il pagamento delle tasse). È beneevidenziare che tutte le domande di registrazione di marchi sono soggette ad un duplice controllo(formale e sostanziale) prima di una qualsiasi decisione (registrazione o rifiuto) da parte del KIPO. Iltempo solitamente necessario perchè si possa conoscere l’esito di una domanda di registrazione di unmarchio di fronte al KIPO oscilla tra i sei e gli otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

Se l’esaminatore individua dei motivi per respingere la domanda, invia una comunicazione di rifiutopreliminare al richiedente (“Notice of Preliminary Rejection”), il quale a sua volta ha facoltà di replicareper superare il rifiuto (“Response”). Verificata la risposta fornita dal richiedente, l’esaminatore potrà:

(i) emettere una comunicazione di rifiuto definitivo (“Notice of Final Rejection”), se la replica nonè stata tale da superare le obiezioni sollevate nella comunicazione di rifiuto preliminare. In talcaso, il richiedente potrà presentare un ricorso amministrativo di fronte al Tribunale della

27

Proprietà Intellettuale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;(ii) accogliere la replica e pubblicare la domanda di registrazione sull’apposito Bollettino.

Se l’esaminatore non ravvisa motivi per respingere la domanda, questa viene immediatamentepubblicata e qualsiasi parte interessata può opporsi alla registrazione del marchio entro due mesisuccessivi alla pubblicazione della domanda sul Bollettino. Decorso tale periodo di tempo, senza chesiano sollevate opposizioni, il marchio viene definitivamente registrato.

3.2. OpposizioneSe, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda, viene sollevata opposizione dinanzi al KIPO,l’esaminatore valuterà i contenuti del ricorso. (a) Se l’esaminatore trova fondate le ragionidell’opponente, può emettere una comunicazione di rifiuto preliminare. (b) Se l’opposizione è respintadall’esaminatore, l’opponente non può appellarsi contro tale decisione. Piuttosto, potrà presentarericorso per ottenere una dichiarazione di nullità solo dopo la registrazione del marchio (“InvalidationAction”).

3.3. Impedimenti assoluti e relativi alla registrazioneNell’esaminare una domanda di registrazione, il KIPO valuta se sussistano impedimenti assoluti orelativi alla registrazione del marchio. Costituiscono, ad esempio, un impedimento assoluto allaregistrazione:

(i) l’assenza di carattere distintivo del marchio;(ii) il fatto che il marchio consista esclusivamente in un segno o indicazione di uso comune nel

linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;(iii) i nomi geografici; (iv) i cognomi comuni.

Fanno eccezione quei marchi che, pur rientrando nelle categorie sopraindicate, potranno essereregistrati laddove essi siano ampiamente riconosciuti dai consumatori grazie al loro continuo e diffusoutilizzo anche prima della presentazione della domanda di registrazione.

Altre ipotesi particolari che costituiscono un impedimento assoluto alla registrazione sono:(i) un marchio identico o simile a emblemi di Stati e Organizzazioni Internazionali;(ii) un marchio falsamente rappresentativo di una relazione con stati, razze, nazioni, religioni;(iii) un marchio contro la morale e l’ordine pubblico;(iv) un marchio identico o simile alle onorificenze concesse dal Governo;(v) un marchio che si identifica col nome di una persona famosa;(vi) un marchio ingannevole per i consumatori e fuorviante sulla qualità dei prodotti o servizi

contraddistinti; (vii) un marchio tridimensionale con esclusive finalità funzionali.

Vengono considerati impedimenti relativi:(i) un marchio identico o simile a marchi già da altri registrati;(ii) un marchio identico o simile ad uno registrato e scaduto qualora non sia trascorso almeno un

anno dalla sua scadenza;(iii) un marchio identico o simile ad un marchio famoso o ampiamente conosciuto in Corea o

all’estero.

28

[Figura 1] Iter di una domanda di registrazione di un marchio

▶ TempisticaDomanda ~ pubblicazione: 6~8 mesiDomanda ~ registrazione: 8~10 mesiPresentazione appello ~ decisione TPI: 6~8 mesiPresentazione ricorso ~ decisione Patent Court: 3~4 mesiPresentazione ricorso ~ decisione Corte Suprema: 12~18 mesi

Application

Formality Exam

If examiner finds rejectiongrounds

If rejection is overcome

If not

By third party

Within 2 months

If rejection isovercome

Within 2 months

If not

Appeal within 30 days

Remand if rejection isovercome

Remand if rejection isovercome


Within 2 months


If not

Substantive Exam Notice of Preliminary Rejection

Amendment & ResponsePublication of Application

Decision for Registration

Request for Opposition

Decision on Opposition

Request for Invalidation orCancellation

Payment of registration fee

Final Rejection

Registration

IPT

Patent Court

Supreme Court

29

Fasi procedurali


Predisposizionee deposito della domanda

Nota: le tasse indicate con ★ sono quelle applicate per documenti inoltrati in formato elettronico. Se

essi vengono invece compilati ed inviati in modo convenzionale, si dovrà aggiungere il pagamento di

una tassa supplementare.


Domanda per ogni classe Tassa di base ★

KRW 56.000

KRW 700.000(KRW 500.000 per ogni classe aggiuntiva)

Risposta al rifiuto preliminare

Priorità per ogni classeKRW 20.000

KRW 150.000

Rinnovo (per la registrazione) KRW 0

Elaborazione della risposta Free

Deposito di un emendamento Tassa di base ★

KRW4.000

KRW 600.000

KRW 400.000~900.000

Opposizione Deposito dell’opposizioneKRW 50.000

KRW 2.500.000~3.000.000

RicorsoDeposito ricorso contro il rifiuto finale davanti al TPI (per ogni classe) Tassa di base ★

KRW 240.000

KRW 3.000.000

Registrazione

Tassa per classe designataKRW 211.000

KRW 200.000(KRW 150.000 per ogni classe aggiuntiva)

Tassa di rinnovo della registrazione KRW 310.000

Tassa di registro KRW 4.560

KRW 200.000

Deposito di un emendamento in caso di registrazione internazionale

KRW10.000

KRW 400.000~900.000

Tasse da pagare al KIPO

Descrizione Totale

Onorari

(valori medi)

Per un confronto con i costi della Registrazione Internazionale è opportuno consultare il “FeeCalculator” alla voce “Tools” sul sito ufficiale dell’OMPI (http://www.wipo.int/madrid/en/fees/), che indicale tasse di registrazione. Non sono ovviamente compresi gli onorari del rappresentante, il quale non èobbligatorio anche se di norma consigliato.

A titolo esemplificativo, se si dispone già di una domanda o registrazione di base italiana, le tasse per ildeposito di una domanda di Registrazione Internazionale estesa alla Corea del Sud sono di CHF 950(circa € 620) per un marchio verbale in una classe, CHF 1.544 (circa € 1.000) per tre classi. Se già si è titolari di una Registrazione Internazionale, è sufficiente richiedere all’OMPI l’estensioneterritoriale. Le tasse per l’estensione alla Corea di un marchio verbale in una classe sono di CHF 597(circa € 390), in tre classi sono di CHF 1.191 (circa € 800).

30

Da notare che, a differenza della procedura di registrazione nazionale, nessuna tassa di registrazione edovuta per la Repubblica di Corea se si richiede la Registrazione Internazionale.


4.1. RegistrazioneQuando il KIPO comunica la concessione della registrazione (“Notice of Grant”), il richiedente dovràeffettuare il pagamento in un’unica soluzione anticipata della tassa di registrazione valevole per 10 annientro due mesi dalla notifica della comunicazione. Quindi, effettuato il pagamento, il KIPO rilascerà uncertificato di registrazione (“Certificate of Registration”) all’avente diritto.

4.2. Durata ed estensione del dirittoCome sopraindicato, il termine di protezione di un marchio è di 10 anni dalla data di registrazione,rinnovabile indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo a scadenza decennale.

4.3. Rinnovo di un marchio e riclassificazione dei prodottiPer rinnovare la registrazione di un marchio il titolare potrà presentare la domanda a partire da un annoprima della scadenza o nei sei mesi successivi alla scadenza stessa (in tal caso è dovuta una tassa peril rinnovo nel periodo di mora). La domanda di rinnovo non sarà soggetta ad esame sostanziale daparte del KIPO.

Se la registrazione di un marchio dinanzi al KIPO è avvenuta prima del 1998, il titolare dovrà procederead una “riclassificazione del proprio marchio”, indicando a quali classi di prodotti il marchio è riferito, inbase alla “Classificazione di Nizza” (sino al 1998, infatti, la Corea ha utilizzato il proprio sistema diclassificazione nazionale). La domanda di riclassificazione segue le stesse procedure e scadenze diquella per il rinnovo della registrazione.

4.4. Diritto di utilizzo di un marchio identico o simile ad uno registratoQuando un marchio viene utilizzato in buonafede senza porre in essere azioni di concorrenza sleale erende chiaramente identificabile chi lo sta usando, il pre-utente potrà continuare ad usare in Corea quelmarchio del tutto simile o identico ad uno altrove già registrato.

4.5. Ricorsi

4.5.1. Contro la decisione di rifiuto definitivoSe il KIPO respinge la domanda di registrazione, il richiedente può proporre ricorso dinanzi alTribunale della Proprietà Intellettuale (TPI) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazionedi rifiuto definitivo (“Notice of Final Rejection”).

4.5.2. NullitàLa registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla laddove ricorra una delle cause(generali o particolari) di impedimento sopracitate. Un ricorso per nullità non potrà esserepromosso qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla data di registrazione.

4.5.3. Cancellazione del marchio(i) Per “non-uso” - Se, senza un giustificato motivo, un marchio registrato non viene utilizzato dal

titolare o dal suo licenziatario per un periodo di almeno tre anni, una qualsiasi parteinteressata può promuovere un’azione per la cancellazione del marchio. Al richiedente viene

31

riconosciuto un diritto di priorità valevole per un periodo di sei mesi dalla data dicancellazione, grazie al quale potrà inoltrare domanda al KIPO di registrazione per unmarchio simile o identico a quello cancellato.

(ii) Per “uso sleale ad opera del titolare” - Se il titolare utilizza intenzionalmente un marchio similead uno già registrato, ingenerando confusione nei consumatori, una terza parte interessatapuò promuovere un’azione per la sua cancellazione.

(iii) Per “uso sleale ad opera dal licenziatario” - L’uso scorretto sopradescritto si applica anche allicenziatario di un marchio. A differenza dall’uso sleale da parte del titolare, la registrazionepuò essere cancellata anche quando il licenziatario utilizzi, in modo sleale, il marchioregistrato sui prodotti designati.

(iv) Per “registrazione sleale da parte dell’agente” - Un agente o rappresentante non puòregistrare un marchio simile o identico a quello dell’avente diritto. Se una persona presentadomanda di registrazione per un marchio per cui sta svolgendo la sua attività di “agente” o“rappresentante” ed ottiene la registrazione da parte del KIPO, sarà possibile esperire unricorso per cancellazione entro un anno a far data dalla registrazione.

4.5.4. Domanda di accertamentoCi si avvale di questo genere di ricorsi ogniqualvolta si voglia definire esattamente l’estensione deldiritto su un marchio.

4.6. AppelloLa decisione adottata dal TPI può essere impugnata davanti alla Patent Court, giungendo sino allaCorte Suprema (“Supreme Court”).

5. TutelaCostituito il diritto su un marchio, al suo titolare viene riconosciuto il diritto esclusivo di sfruttare ilmarchio registrato sui prodotti designati e sui prodotti affini e di impedire a terzi il suo utilizzo.

5.1. Violazione diretta e indiretta del dirittoL’uso di un marchio identico o simile a quello da altri registrato per prodotti identici o affini si consideraun illecito diretto.

Sono considerati illeciti indiretti le seguenti ipotesi: (a) il trasferimento, la vendita, la riproduzione,l’imitazione o la modifica di un marchio identico o simile ad uno già da altri registrato; (b) la produzione,il trasferimento, la vendita o il possesso di strumenti impiegati per imitare un marchio registrato da terzi;(c) la disponibilità di un marchio simile o identico ad uno registrato con lo scopo di trasferirlo ad unaterza parte.

5.2. DiffidaSe un soggetto viola un diritto su un marchio, il titolare del segno può inviare al trasgressore una diffida(“Warning Letter”) con la quale intima l’immediata cessazione della violazione. Tale strumento puòessere utilizzato anche prima della registrazione del marchio. È sufficiente che l’avente diritto abbiadepositato domanda di registrazione del marchio di fronte al KIPO. In questo modo, il titolare delmarchio potrà richiedere un risarcimento pari alle perdite incorse nel periodo compreso tra la data delladiffida e quella della registrazione del marchio.

5.3. Rimedi civiliIn caso di violazione di un marchio, il TMA contempla alcuni strumenti attivabili in sede di giurisdizione

32

civile al cospetto di una Corte distrettuale: (i) provvedimento ingiuntivo (“Injunctive Relief”), preliminaree/o definitivo; (ii) risarcimento del danno (Compensation for Damages”); (iii) pubblicazione dellasentenza (“Restoration of Injured Business Goodwill and Reputation”). Tali strumenti possono essererichiesti congiuntamente all’interno di un medesimo procedimento.

Qualora il trasgressore venda prodotti in violazione del diritto su un marchio, l’ammontare di danniviene calcolato dal giudice moltiplicando il numero degli articoli venduti per il profitto unitario che iltitolare del marchio avrebbe realizzato in assenza dell’illecito. Più precisamente, il risarcimento nonpotrà mai eccedere una somma pari al profitto marginale unitario moltiplicato per la differenza tra ilnumero di articoli che il titolare del marchio avrebbe venduto in assenza dell’illecito ed il numero diarticoli effettivamente venduto dall’avente diritto sino a quel momento.

5.4. Sanzioni penaliSebbene la procura distrettuale e la polizia possano autonomamente disporre descrizioni e sequestri diprodotti contraffatti, le azioni penali vengono solitamente avviate previa denuncia depositata dal titolareo dal licenziatario esclusivo di un marchio.

L’autore di un reato commesso a danno del titolare o del licenziatario esclusivo è soggetto ad una penadetentiva sino a 7 anni di reclusione e/o al pagamento di una sanzione pecuniaria che può raggiungerela somma di 100 milioni di Won, indipendentemente dall’avvio o meno di un’azione civile.

6. Marchi geografici collettivi

6.1. PremessaSi definisce “marchio geografico” “quell’indicazione che evidenzia la provenienza di un prodotto da undato territorio, un’area particolare o una data regione di un paese e viene solitamente impiegatoogniqualvolta determinate qualità, caratteristiche notorie o altre proprietà del prodotto risultinostrettamente collegate alla sua specifica origine geografica. Un marchio geografico, data la sua affinitàai marchi d’impresa, trova protezione nell’alveo dei diritti di proprietà intellettuale con il vantaggioaggiuntivo di indicare/riflettere specificamente l’origine e la qualità di un prodotto. A seguitodell’Emendamento al TMA del 1° luglio 2005, oggi i marchi geografici possono essere registrati inCorea come “Marchi Geografici Collettivi” (“Collective Geographic Marks”)3.

Un “marchio geografico collettivo” potrà essere registrato solo dal soggetto giuridico che rappresentaformalmente i suoi membri e l’area geografica di appartenenza/provenienza.

6.2. Documenti a corredo della domandaIl soggetto giuridico, che intenda procedere alla registrazione di un “marchio geografico collettivo” inCorea, dovrà presentare al KIPO la seguente documentazione:

(i) una domanda di registrazione dalla quale emergano con chiarezza le ragioni per le qualiviene richiesto il riconoscimento di un “marchio geografico collettivo”;

(ii) lo statuto o l’atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente;(iii) tutta la documentazione attestante la conformità della domanda di marchio collettivo ai

3Un “marchio collettivo” si definisce tale quando viene utilizzato da un’associazione, un consorzio o una società

consortile i cui membri sono tra loro strettamente collegati per la comune attività di business in relazione allatipologia ed alle caratteristiche dei prodotti offerti e/o servizi erogati.

33

requisiti previsti per un’indicazione geografica (non ultima una mappa che definisca e delimiticon precisione l’estensione dell’area geografica di produzione/trasformazione interessata).

6.3. Ipotesi particolari di rifiuto della domandaUna domanda di registrazione di un “marchio geografico collettivo” subirà il rifiuto del KIPO in una delleipotesi seguenti:

(i) quando le caratteristiche del segno, per il quale è formulata una domanda di registrazionecome “marchio collettivo”, non corrispondono a quelle previste per il riconoscimento di unaindicazione geografica;

(ii) quando lo statuto o l’atto costitutivo del soggetto giuridico richiedente impedisce ad un altroproduttore e/o trasformatore di quei beni, per cui viene richiesta la registrazione di marchiocollettivo, di aderire all’entità giuridica richiedente, oppure quando esso prevede unaprocedura eccessivamente restrittiva per poter aderire;

(iii) quando gli articoli statutari mancano, in tutto o in parte, della disciplina relativa all’impiego delmarchio collettivo (c.d. “Disciplinare” o “Production Specifications”).

6.4. Effetti della registrazioneUn “marchio geografico collettivo” può essere opposto solo contro quei prodotti che sono identici aquelli designati. Inoltre, esso non può essere fatto valere contro coloro che producono e/o trasformanoprodotti identici a quelli designati all’interno della regione geografica di riferimento o contro marchianteriori che includono un’indicazione geografica simile o identica.

6.5. Ipotesi particolare di nullitàSe la protezione di un’indicazione geografica viene sospesa per una qualsiasi ragione all’interno delpaese di origine, il “marchio geografico collettivo” corrispondente può essere dichiarato nullo in Corea.Tale disposizione del TMA riflette i contenuti dell’articolo 29 par. 9 dell’Accordo TRIPS.

6.6. Ipotesi particolari di cancellazioneUn “marchio geografico collettivo” può essere cancellato se (a) la persona giuridica che effettua laregistrazione non vigila adeguatamente sull’utilizzo del marchio; (b) le condizioni di adesione alsoggetto giuridico richiedente diventano più stringenti dopo la registrazione del marchio; (c) si ingeneraconfusione nel consumatore per l’uso di omonimi fuorvianti del marchio.

6.7. Marchio geografico collettivo omonimoSe un marchio risulta l’omonimo di un “marchio geografico collettivo” precedentemente registrato, adesso si dovrà associare un elemento distintivo per non ingenerare confusione nel consumatore. Lamancanza di distintività è motivo di cancellazione del marchio omonimo.

7. Trasferimento e licenza

7.1. TrasferimentoIn linea di principio, un marchio può essere liberamente trasferito (Art. 54 TMA). Tuttavia il TMAprevede, a carico del titolare, alcuni limiti. Ad esempio, i marchi identificativi di una determinata attivitàeconomico-commerciale o i marchi geografici collettivi devono essere trasferiti, rispettivamente, conl’azienda o previa fusione tra due o più persone giuridiche in una nuova entità (Art. 54 parr. 7 e 9 delTMA).

34

7.2. LicenzaIl titolare del diritto può concedere una licenza esclusiva o non esclusiva sul proprio marchio. La licenzaregistrata presso il KIPO produce particolari effetti giuridici a seconda che essa sia esclusiva o nonesclusiva. Nell’ipotesi di “licenza esclusiva registrata”, il TMA riconosce al “licenziatario esclusivoregistrato” i seguenti diritti:

(i) concedere sub-licenze a terzi, previo accordo con il titolare del marchio;(ii) agire autonomamente per via giudiziale in caso di violazione, anche senza il consenso del

titolare;(iii) utilizzare il marchio in via esclusiva su un determinato mercato.

Il “licenziatario non esclusivo registrato” (presso il KIPO) può rivendicare il diritto di continuare adutilizzare un marchio sia contro la volontà del nuovo titolare del diritto sullo stesso marchio che questiha acquisito in data posteriore alla registrazione della licenza non esclusiva, sia contro il licenziatarioesclusivo che ha ottenuto l’esclusività successivamente alla registrazione della licenza non esclusiva.

8. Protezione territoriale di un marchio: le Dogane coreane

8.1. Requisiti per la registrazione presso le Dogane coreane e spese legali Al fine di scoraggiare e contrastare fenomeni contraffattivi di marchi, il Korean Customs Act prevede lafacoltà del titolare di registrare il proprio marchio presso le Dogane coreane (Korea Customs Service oKCS) dopo la necessaria e preventiva registrazione del marchio di fronte al KIPO. La documentazionerichiesta dall’Agenzia delle Dogane in Corea è la seguente:

(i) un rapporto documentato sul marchio (“Report of Trademark Rights”);(ii) almeno due copie autenticate del certificato di registrazione (“Certificate of Registration”)

rilasciato dal KIPO; (iii) due set di cataloghi che dimostrino l’uso corrente del marchio sui beni designati; (iv) una procura (“Power of Attorney”).

Mediamente, le spese legali per registrare un marchio presso le dogane coreane oscillano tra i 300 e i500 USD per marchio, come pure le spese legali per registrare una licenza esclusiva, al fine dicontrastare fenomeni di “importazione parallela”, oscillano tra i 300 e i 500 USD per marchio. Da notareche le dogane coreane non prevedono il pagamento di alcuna tassa di registrazione.

8.2. Tutela dei marchi secondo la Legge Fiscale DoganaleLa Legge Fiscale Doganale (Customs Tax Law) e i suoi regolamenti applicativi (“Notifications”)autorizzano le Dogane coreane a sequestrare temporaneamente beni di provenienza illecita, negando irelativi permessi di importazione ed esportazione (“Permits”) per tali prodotti.

Perchè le Dogane coreane possano porre sotto sequestro beni che, per asserzione del titolare delmarchio, sembrerebbero essere di (presunta e non ancora acclarata) provenienza illecita, il titolare delmarchio dovrà effettuare il versamento di un deposito, pari al 120% del “prezzo tassabile” dei benibloccati, entro sette giorni dalla ricezione dell’avviso delle Dogane coreane. Tale somma verràcomunque restituita al titolare una volta che i prodotti siano rilasciati (o distrutti se il titolare ha esperitol’azione con successo). Inoltre, dal punto di vista procedurale, il titolare del diritto su un marchio dovràavviare un procedimento civile nei dieci giorni successivi al pagamento del deposito, affinché leDogane mantengano in custodia i beni sequestrati.

35

9. Il fenomeno delle importazioni paralleleÈ generalmente riconosciuto quanto non sia agevole impedire casi di importazione parallela. In Coreatale fenomeno, comunque, può essere contenuto a patto che vengano rispettate alcune procedurepreviste dal Border Enforcement Regulation (vere e proprie linee-guida doganali) del 1995, come diseguito indicate:

(i) registrazione presso il KIPO dell’accordo di licenza esclusiva riguardante il marchio inquestione;

(ii) i beni, protetti dal marchio registrato con il KIPO, devono essere prodotti in Corea; (iii) il licenziatario esclusivo non dovrà:

(a) essere una filiale o una società legata alla titolare del marchio; (b) avere la stessa personalità giuridica del titolare del marchio;(c) avere una rete di distribuzione con la società straniera cui il marchio appartiene.

Laddove uno o più dei requisiti sopradescritti non vengano rispettati, sarà ancora più difficile impedireche si realizzino fenomeni di importazione parallela. Ciò, comunque, non significa che il titolare di unmarchio non possa agire in giudizio per violazione delle norme sulla concorrenza sleale.

36

CONCORRENZA SLEALE

1. PremessaL’ Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (UCPA) è stato varato in Corea conlo scopo di favorire lo sviluppo di rapporti commerciali improntati alla correttezza ed alla serietàprofessionale, come pure nell’intento di prevenire il ricorso a metodi di concorrenza sleale e diappropriazione indebita di segreti commerciali.

2. La concorrenza sleale nel “Unfair Competition Prevention and Trade SecretProtection Act”

L’UCPA prevede diverse tipologie di concorrenza sleale così declinabili:

(i) confusione sull’origine dei prodotti;(ii) confusione sull’identificazione delle strutture produttive o della sede principale dell’attività di

business;(iii) diluizione del marchio; (iv) falsa rappresentazione del luogo di origine dei prodotti; (v) rappresentazioni ingannevoli dei luoghi di produzione, manifattura o trasformazione;(vi) pubblicità o rappresentazioni ingannevoli del luogo di origine dei prodotti; (vii) uso scorretto del marchio straniero da parte dell’agente o del rappresentante locale; (viii) attività di cybersquatting;(ix) trasferire, prestare, mostrare, importare o esportare prodotti “dead copy”.

3. Provvedimenti specifici: “Dead Copy” e “Anti-Cybersquatting”

3.1. Dead CopyCedere, prestare, esporre, importare o esportare prodotti che imitano l’aspetto di prodotti altrui (nellaforma, nel disegno, nel colore o attraverso una combinazione di questi elementi) costituisce un illecito.Tuttavia questa disposizione, introdotta con un Emendamento all’UCPA del dicembre 2003, non siapplica quando (a) il prodotto imitato è manufatto da più di tre anni rispetto alla data di produzionedell’originale o (b) la forma di un prodotto è quella che viene comunemente impiegata per la produzionedi quella particolare categoria di beni.

Dal momento che il design di un prodotto originale non deve essere rinomato, né tanto menoidentificare la sua origine, a differenza di altre cause di ricorso per violazione della normativa sullaconcorrenza sleale, la disposizione sulla “dead copy” fornisce nuovi e più semplici strumenti di azioneal ricorrente contro l’imitazione dei propri prodotti.

3.2. Anti-Cybersquatting Questa disposizione, introdotta - come la precedente - con un Emendamento all’UCPA del dicembre2003, proibisce la registrazione, il mantenimento, il trasferimento o l’utilizzo di un “nome a dominio”simile al nome, al marchio o al segno distintivo, largamente conosciuto in Corea, di un soggetto terzocon lo scopo di (a) vendere o concedere in prestito il nome a dominio al suo legittimo proprietario; (b)impedire la registrazione e l’uso del nome a dominio al legittimo proprietario; (c) ottenere un illecitoprofitto.

37

Se in passato il ricorrente poteva solo richiedere la cancellazione del nome a dominio secondo laprocedura prevista dalla Politica Uniforme di Risoluzione delle Controversie sui Nomi a Dominio(“Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, UDRP) o attraverso procedure amministrativeequivalenti, oggi l’emendamento “Anti-Cybersquatting” consente al ricorrente di attivare un vero eproprio procedimento civile, sulla base dell’UCPA emendato, per richiedere l’emanazione di unprovvedimento ingiuntivo (“Injunctive Relief”) e/o il risarcimento del danno (“Compensation forDamages”).

4. TutelaSecondo l’UCPA gli strumenti attivabili, in sede di giurisdizione civile e penale, dall’avente diritto sono:

(i) una richiesta di provvedimento ingiuntivo;(ii) una domanda di risarcimento del danno (nell’ipotesi di diluizione del marchio solo dei danni

cagionati da atti intenzionali);(iii) il ripristino dell’immagine e della reputazione danneggiata;(iv) l’avvio di un procedimento penale.

Il soggetto dichiarato colpevole per attività di concorrenza sleale è condannabile ad una pena detentivasino a 3 anni di reclusione o al pagamento di una sanzione pecuniaria che può raggiungere la sommadi 30 milioni di Won. Fanno eccezione le disposizioni sulla Dead Copy e sull’Anti-Cybersquatting chenon prevedono l’applicabilità di sanzioni di carattere penale.

38

SEGRETO COMMERCIALE

1. PremessaIl “segreto commerciale” è disciplinato dall’Unfair Competition Prevention and Trade Secret ProtectionAct (UCPA).

2. Requisiti e condizioni L’UCPA definisce il “segreto commerciale come un’informazione di natura tecnica o manageriale chepuò essere utilizzata per attività imprenditoriali comprendenti processi di produzione e metodologie dimarketing”. Tali informazioni, la cui segretezza rappresenta un prerequisito essenziale, sonogeneralmente sconosciute al pubblico e sono dotate di un intrinseco valore economico. Perchè si sia inpresenza di un “segreto commerciale” sarà necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

(i) “non divulgazione al pubblico”: assenza di diffusione o comunicazione a terzi delleinformazioni;

(ii) “intrinseco valore economico”: determinato (1) dall’ammontare che può essere ottenuto incaso di alienazione delle informazioni segrete; (2) dal tempo, dal costo e dallo sforzo profusoper il conseguimento di tali informazioni; e (3) dal valore concorrenziale delle informazionisegrete;

(iii) “obbligo di segretezza”: divieto di accesso nel luogo in cui vengono custodite le informazionisegrete o regolamentazione interna ad un’azienda che disciplina gli obblighi di riservatezzaper i suoi dipendenti in merito al trattamento delle informazioni segrete;

(iv) “utilità” delle informazioni tecniche ed imprenditoriali per il management aziendale.

3. Tutela

3.1. Rimedi civili Secondo l’UCPA gli strumenti attivabili, in sede di giurisdizione civile, dall’avente diritto contro laviolazione del segreto commerciale sono: (a) una richiesta di un provvedimento ingiuntivo; (b) unadomanda di risarcimento del danno; (c) il ripristino dell’immagine e della reputazione danneggiata.

3.2. Sanzioni penali L’ipotesi di appropriazione indebita di un segreto commerciale è penalmente perseguibile così come diseguito indicato:

(i) la persona che rivela un segreto commerciale ad un terzo, con l’obiettivo di ottenerne unbeneficio improprio o danneggiare il legittimo detentore del segreto e con la consapevolezzache chi usufruirà di tali rivelazioni potrebbe usare il know-how acquisito al di fuori della Corea,è soggetto ad una pena detentiva sino a 7 anni di reclusione o ad una sanzione pecuniarianon inferiore a due e non superiore a dieci volte l’illecito profitto ricavato (Art. 18 par. 1dell’UCPA, emendato il 20 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 21 luglio successivo).

(ii) la persona che riceve, utilizza o rivela a sua volta un segreto commerciale ad una terza parte,con l’obiettivo di ottenerne un beneficio improprio o danneggiare il legittimo detentore delsegreto, è soggetto ad una pena detentiva sino a 5 anni di reclusione o ad una sanzione

39

pecuniaria non inferiore a due e non superiore a dieci volte l’illecito profitto ricavato (Art. 18par. 2 dell’UCPA, emendato il 20 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 21 luglio successivo).

3.3. Uso in buonafedeL’UCPA prevede che il soggetto che, inconsapevolmente ed in buonafede, abbia prima acquisito nelcorso di una transazione e successivamente utilizzato per la sua attività di business informazioni la cuirivelazione costituisce violazione di un segreto commerciale, non è perseguibile a patto che la suainconsapevolezza non discenda da colpa grave.

3.4. Termini per un provvedimento ingiuntivoEsiste un termine entro il quale l’avente diritto potrà formulare richiesta di provvedimento ingiuntivocontro l’autore dell’illecito. Ai sensi dell’UCPA emendato nel 2004, tale termine sarà di 3 anni dalmomento in cui l’avente diritto è venuto a conoscenza dell’illecito o di 10 anni dalla data d’inizio dellamedesima attività illecita.

40

DIRITTO D’AUTORE

1. PremessaDal 1987 il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo (MCST) gestisce le politiche ed i progettirelativi alla tutela del diritto d’autore nella Repubblica di Corea. In quello stesso anno, il paese haaderito alla Universal Copyright Convention (UCC) ed alla Convention for the Protection of Producersof Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms. Da allora la Corea ha compiutoconsiderevoli passi in avanti per contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla tutela del dirittod’autore, garantendo l’applicazione di strumenti normativi e strategie sempre più efficaci con l’obiettivodi salvaguardare, premiandola, la creatività e l’originalità di un’opera e del suo autore.

Occorre evidenziare che il primo trattato internazionale in materia al quale la Repubblica di Corea haaderito, il 1° marzo 1979, è stata la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della ProprietàIntellettuale (WIPO Convention). Quindi la Corea, dopo la sua adesione alle due citate Convenzioni del1987, ha sottoscritto altri cinque accordi internazionali parzialmente o integralmente dedicati allaprotezione del diritto d’autore: l’Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs, dal 1° gennaio 1995), la Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(Convenzione di Berna, dal 21 agosto 1996), il WIPO Copyright Treaty (WCT, dal 24 giugno 2004),l’International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and BroadcastingOrganizations (Convenzione di Roma, dal 18 dicembre 2008) e la WIPO Performances andPhonograms Treaty (WPPT, dal 18 dicembre 2008).

Dal punto di vista nazionale, il Korean Copyright Act è stato approvato per la prima volta nel 1957. Daallora, questo atto normativo è stato emendato diciassette volte, incluse le due riscritture integraliavvenute nel 1986 e nel 2006. Ciò al fine di disporre di un testo di legge aggiornato ed al passo con itempi, in particolare a seguito dell’avvento della tecnologia digitale e dei cambiamenti nell’utilizzo diopere e lavori tutelati, sempre nel rispetto della crescente sensibilità a livello internazionale verso laprotezione del diritto d’autore.

Il Korean Copyright Act ha subito un cambiamento significativo con un emendamento, introdottonell’aprile del 2009 (entrato poi in vigore dal 1° luglio dell’anno scorso), con il quale il Copyright Act e ilComputer Programs Protection Act sono stati trasfusi nel nuovo ed unificato Korean Copyright Act e siè contestualmente provveduto ad istituire la Korea Copyright Commission. La trasformazione piùimportante che discende da questo emendamento riguarda, senza alcun dubbio, l’introduzione dellaThree-Strikes Rule al fine di contrastare, con misure sempre più severe, il down- e l’up-load dicontenuti digitali illegali in rete. Come pure, merita di essere segnalato - per la sua rilevanza sociale -un altro emendamento (del marzo 2009) volto a tutelare i diritti di accesso alla consultazione edall’utilizzo di opere protette da parte di persone con disabilità.

2. Opere protetteIl CA tutela (a) opere letterarie, (b) composizioni musicali, (c) lavori teatrali, (d) opere di contenutoartistico e architettonico, (e) lavori fotografici, (f) prodotti cinematografici, (g) grafici e diagrammi, (h)programmi per computer, (i) altre opere creative frutto della genialità dell’uomo.

41

3. Registrazione del diritto

3.1. Effetti della registrazioneIl diritto d’autore nasce nel momento in cui l’opera viene creata. Dunque la registrazione del copyrightnon è obbligatoria, né costituisce un prerequisito indispensabile per la protezione del diritto d’autore.Ciononostante, la registrazione del copyright di un’opera produce delle presunzioni legali. Ad esempio,il soggetto, il cui nome viene registrato, sarà considerato autore dell’opera. Come pure, la data di primapubblicazione, comunicazione, diffusione o creazione di un’opera sarà fatta coincidere,presuntivamente, con quella della sua registrazione.

Allo stesso modo, chiunque violi un copyright registrato si dovrà ritenere autore di un illecito e quindipresuntivamente colpevole. Il titolare di un copyright registrato sarà esente da qualsiasi onere di doverdimostrare l’origine dei suoi diritti. Tale onere incomberà, invece, su chi intendesse dimostrare unadiversa paternità dell’opera. La cessione di un copyright dovrà essere registrata perchè sia opponibile aterzi.

3.2. Aspetti proceduraliIl CA prevede che del diritto d’autore si occupi il Ministero coreano della Cultura, dello Sport e delTurismo (MCST). Il MCST ha delegato le sue competenze in materia di registrazione del copyright allaCommissione Coreana sul diritto d’autore (“Korea Copyright Commission”), organismo preposto alricevimento delle domande relative. Di solito, la Commissione impiega circa un paio di settimane dalladata di deposito della domanda per il rilascio della dichiarazione di avvenuta registrazione.

La domanda di registrazione del copyright dovrà contenere le seguenti informazioni:

(i) riferimenti dell’autore:(a) nome;(b) indirizzo;(c) nazionalità o cittadinanza;

(ii) informazioni sull’opera:(a) titolo;(b) data di creazione;(c) data della prima pubblicazione o diffusione;(d) sintesi o descrizione dei contenuti;(e) indicazione del paese dove l’opera è stata pubblicata o diffusa per la prima volta.

La Commissione sul diritto d’autore richiede una lettera di consenso per la trasposizione dell’opera informato digitale (“Letter of Consent on the Computerization of Work”) sulla base della quale laCommissione procede alla digitalizzazione ed alla pubblicazione dell’opera.

La Commissione richiederà anche la conferma sulla titolarità dell’opera (“Confirmation on Ownership ofWork in the Name of Organization”), qualora la data di prima pubblicazione o diffusione non sia inclusatra le informazioni registrabili oppure laddove l’opera sia stata resa pubblica in forma anonima o sottoun altro nome.

42

3.3. Costi di registrazioneSpese legali (valori medi): KRW 650.000~1.000.000Tassa ufficiale: Procedura Off-line KRW 30.000

Procedura On-line KRW 20.000Tassa di registro: KRW 1.800Tasso base di cambio KRW/EUR= 1570,49 (al 14 marzo 2011 da “Korea Exchange Bank”)

4. Sfera dei dirittiCome anche evidenziato all’interno del CA, il “diritto d’autore” distingue due diverse categorie di diritti: i“diritti personali o morali” dell’autore, che comprendono il diritto di decidere se diffondere o meno unproprio lavoro, il diritto di apparire nell’opera con il proprio nome ed il diritto a vedere preservatal’integrità della propria creazione, e i “diritti di proprietà” dell’autore sull’opera, che prevedono il diritto diriproduzione, il diritto di diffusione al pubblico, il diritto di esposizione, il diritto di distribuzione e il dirittodi predisporre ed utilizzare un estratto dell’opera protetta.

Mentre i “diritti di proprietà” possono essere del tutto o parzialmente trasferiti, i “diritti morali”appartengono esclusivamente all’autore dell’opera e sono quindi intrasferibili.

In Corea i diritti di proprietà dell’autore di un’opera sussistono per un periodo comprendente l’interoarco della sua vita e per ulteriori 50 anni successivi alla sua morte. Quando un’opera vienediffusa/pubblicata a distanza di più di 40 anni dalla morte del suo autore ma prima dello scadere del50° anno, i diritti di proprietà (degli eredi) permangono per un periodo di ulteriori 10 anni dalla data didiffusione/pubblicazione dell’opera. Per converso, nel caso di lavoro realizzato su commissione, sel’opera non viene pubblicata entro 50 anni dalla sua creazione, i diritti di proprietà relativi rimangonocomunque di 50 anni dalla data della sua creazione.

5. Diritti connessiMerita inoltre evidenziare che il CA prevede la tutela di “diritti connessi” al diritto d’autore, ovvero dirittidi pubblicazione e diffusione di opere cinematografiche, audiovisive e performance dal vivo.

Ad esempio, agli artisti, interpreti ed esecutori, viene riconosciuto il diritto di registrare, videoregistrare,trasmettere e diffondere le proprie esibizioni, come pure il diritto di ricevere un compenso ogniqualvoltaun terzo intenda trasmettere registrazioni audiovisive riguardanti loro esibizioni. Agli stessi artistiappartengono anche i “diritti morali”.

I produttori di opere cinematografiche ed audiovisive hanno il diritto di riprodurle, trasmetterle edistribuirle, come pure ricevere un ragionevole compenso da terzi per la diffusione delle loro produzioni.Altrettanto dicasi per le emittenti radiotelevisive che hanno il diritto di riprodurre e diffonderesimultaneamente le loro trasmissioni.

La protezione prevista dal CA per i “diritti connessi” di artisti, produttori ed emittenti si estende per 50anni dal momento della prima esibizione, registrazione del fonogramma o trasmissione radiotelevisiva.

6. Protezione delle opere straniereAlla luce dei trattati e degli accordi internazionali ai quali la Repubblica di Corea ha aderito, le operestraniere vengono protette nel caso in cui tali lavori vengano pubblicati in Corea sin dall’inizio oppureentro trenta giorni dalla data della loro prima pubblicazione avvenuta in un altro paese.

43

Da principio il CA del 1987 ed i benefici derivanti dall’adesione coreana alla Convenzione Universalesul Diritto d’Autore non prevedevano un effetto retroattivo per le opere straniere protette da copyright.Quindi, opere straniere pubblicate inizialmente all’estero e prima del 1° ottobre 1987 non eranoproteggibili ai sensi del Korean Copyright Act. Per fortuna la situazione è cambiata a seguitodell’adozione del nuovo Copyright Act nel 1997. Tale testo normativo prevede il principio dellaretroattività per la protezione delle opere straniere pubblicate prima del 1° ottobre 1987 (piùprecisamente, per quelle create a partire dal 1° gennaio 1957 da un individuo ancora in vita o giàdeceduto oppure per quelle opere pubblicate a nome di un’entità giuridica a decorrere dalla stessadata).

7. Enforcement del diritto d’autoreSono molteplici gli organismi coreani che operano congiuntamente per contrastare e reprimere leviolazioni dei diritti d’autore: la Copyright Protection Division (che si compone di quattro uffici regionalicon 32 ufficiali di polizia giudiziaria) e l’Illegal Reproduction Crackdown Team del Ministero dellaCultura, dello Sport e del Turismo, la Korea Copyright Commission e il Copyright Protection Centerdella Korea Federation of Copyright Organizations (più semplicemente noto come il CopyrightProtection Center).

La Korea Copyright Commission (KCC), creata nel luglio del 2009, è frutto della fusione di dueprecedenti organismi, la Copyright Commission e il Korea Software Copyright Committee. Attualmente,la KCC svolge un ruolo propulsivo e di primaria importanza a livello nazionale per la tutela del dirittod’autore e la promozione di un uso legale delle opere protette. Nondimeno, la KCC delibera in materiadi diritto d’autore, media nelle controversie, effettua ricerche sulle politiche e sulle legislazioni (nazionalie non) in materia, attua programmi formativi e promuove campagne educazionali, oltre ad operarecome agenzia nazionale di registrazione per i diritti d’autore.

Il Copyright Protection Center, che vigila sul rispetto dei copyrights assieme al MCST e alla KCC,persegue e reprime le riproduzioni illegali on- e off-line, come prescritto dall’art. 133 del KoreanCopyright Act. Le sue attività comprendono l’implementazione di un sistema informatizzato dimonitoraggio della rete, l’identificazione di “Clean Sites” (siti sicuri) che operano nel rispetto del dirittod’autore e l’organizzazione di campagne promozionali di sensibilizzazione e di contrasto della pirateriadigitale.

8. Tutela contro la violazione del diritto d’autore

8.1. Rimedi civiliIl CA prevede che il titolare del copyright possa avviare un procedimento civile di fronte ad una cortecoreana per ottenere un provvedimento ingiuntivo volto alla sospensione o alla prevenzione dell’illecito,come pure un risarcimento dei danni sia maturati che calcolati. Inoltre, qualora esistano esemplari fruttodi riproduzione illecita, sarà pieno diritto del titolare del copyright richiedere la loro distruzione. Se iltrasgressore non adempie, il titolare potrà adire una corte per ottenere un’ingiunzione con la quale ilgiudice ordina al trasgressore di porre fine e desistere da ulteriori atti illeciti.

Il titolare del copyright potrà anche richiedere i danni alla persona che, con dolo o colpa grave, abbiaviolato i suoi diritti sull’opera protetta. L’ammontare dei profitti illecitamente percepiti, si presume,corrisponderà all’ammontare dei danni subiti dal titolare del copyright. Quest’ultimo potrà richiederealtresì la liquidazione di danni pari alla somma che avrebbe normalmente guadagnato in assenza

44

dell’illecito. Laddove sia praticamente impossibile giungere ad un vero e proprio calcolo dei danni sullabase di quanto appena indicato, il giudice elaborerà una stima ragionevole dei danni subiti e quindiliquidabili.

8.2. Sanzioni penaliIl CA emendato prevede sanzioni di carattere penale, comminabili su istanza del detentore del dirittod’autore, quali la condanna del trasgressore ad una pena detentiva sino a 5 anni di reclusione o alpagamento di una sanzione pecuniaria sino a 50 milioni di Won.

Inoltre, il CA del 1997 prevede che il titolare del copyright possa agire giudizialmente per richiedereall’autore del reato un risarcimento dei danni pari ad una somma corrispondente ai profitti illecitiderivanti dal reato commesso o pari alla somma che il titolare del diritto d’autore avrebbe potutoincassare in assenza del comportamento illecito. Le stesse sanzioni si applicano anche alle ipotesi diviolazione del copyright di programmi per computer.

45

NOMI A DOMINIO

1. Registrazione di un nome a dominio

1.1. Iter proceduraleL’Agenzia Coreana per lo Sviluppo di Internet (“National Internet Development Agency of Corea”,NIDA) è l’organismo nazionale responsabile per la registrazione dei nomi a dominio. A questo fine ilrichiedente dovrà anzitutto produrre una certificazione attestante la residenza (“Residential RegistrationCertificate”) o la propria attività di business (“Business Registration Certificate”) in Corea. Come pure,dovranno essere fornite al NIDA le seguenti informazioni riguardanti:

(i) sia chi effettua la registrazione (“registrant”) che i riferimenti tecnici ed amministrativi per nomia dominio di primo livello (“general top-level domains”, gTLDs) che usano i suffissi < .com,.net, .org, .biz, .info, ecc. >, ovvero:(a) nomi, (b) indirizzi, (c) indirizzi e-mail, (d) numeri telefonici, (e) numeri di fax, (f) ID e password (“login information”) del registrant registrato con un local registrar in

Corea;

(ii) sia chi effettua la registrazione (“registrant”) che il contatto amministrativo per nomi a dominiodi livello nazionale/locale (“country/local-level domain names”) che usano il suffisso < .kr >,ovvero:(a) nomi (in inglese e coreano), (b) indirizzi (in inglese e coreano),(c) indirizzi e-mail,(d) numeri telefonici,(e) ID e password (“login information”) del registrant registrato con un local registrar in

Corea.

Il detentore di un nome a dominio .kr dovrà essere stabilmente residente in Corea o avere una propria attività imprenditoriale regolarmente registrata in Corea.

1.2. Costi di registrazioneMediamente le spese legali (“Attorney Fee”) per la registrazione di un nome a dominio sono compresetra i 300 ed i 500 USD. Le spese ufficiali di registrazione (“Official Fee”) con il NIDA, aventi validitàannuale, ammontano a circa 20 USD (tasso base di cambio KRW/USD=1.318 al 22 ottobre 2008 da“Korea Exchange Bank”).

46

2. Controversie relative ai nomi a dominio .com

2.1. Previsioni normative

2.1.1. L’Anti-Cybersquatting nell’Unfair Competition Prevention and TradeSecret Protection Act (UCPA)

Questa disposizione, introdotta con un Emendamento all’UCPA del dicembre 2003, proibisce laregistrazione, il mantenimento, il trasferimento o l’utilizzo di un “nome a dominio” simile al nome, almarchio o al segno distintivo, largamente conosciuto in Corea, di un soggetto terzo con lo scopo di(a) vendere o concedere in prestito il nome a dominio al suo legittimo proprietario; (b) impedire laregistrazione e l’uso del nome a dominio al legittimo proprietario; (c) ottenere un illecito profitto.

2.1.2. Politica Uniforme per la Risoluzione delle Controversie sui Nomi aDominio (UDRP)

Tutti gli organismi (“Registrars”) preposti alla registrazione di nomi a dominio di primo livello(“general top-level domain names”, gTLDs), come < .com, .net, .org, .biz, .info, .name, ecc. >,seguono la Politica Uniforme per la Risoluzione delle Controversie sui Nomi a Dominio (“UniformDomain Name Dispute Resolution Policy”, UDRP), adottata dalla Internet Corporation for AssignedNames and Numbers (ICANN) il 26 agosto 1999. Secondo l’UDRP la maggior parte dellecontroversie sui nomi a dominio riguardanti marchi dovrà trovare soluzione attraverso accordo tra leparti, arbitrato o pronuncia giudiziale prima che il “registrar” possa cancellare, sospendere otrasferire un nome a dominio. A tale proposito, controversie derivanti da atti illeciti come il“cybersquatting” potranno usufruire di una procedura accelerata che il titolare del marchio dovràattivare depositando elettronicamente una domanda con un “service provider”, riconosciuto a livellonazionale ed internazionale, per la risoluzione delle controversie (ad esempio l’Asian Domain NameDispute Resolution Centre, ADNDRC, il coreano National Arbitration Forum, l’OMPI, ecc.).

Secondo l’articolo 4 lett. a) dell’UDRP, il “registrar” potrà cancellare, sospendere o trasferire unnome a dominio se (1) il domain name è identico o talmente simile ad un marchio, nei confrontidelquale il ricorrente vanta un diritto, da ingenerare una pericolosa confusione; (2) il titolare di unnome a dominio non ha alcun diritto o interesse legittimo sul domain name; (3) il nome a dominioregistrato viene usato in malafede.

2.2. Ipotesi di tutelaIl titolare di un marchio potrà (a) depositare un ricorso davanti ad un giudice coreano al fine di ottenereun’ingiunzione preliminare e/o la cancellazione (“deregistration”) del nome a dominio oppure (b) seguirela procedura sopradescritta di fronte a un “service provider” ufficialmente riconosciuto.

2.3. Risoluzioni delle controversie secondo l’UDRPL’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) ha iniziato la sua attività in Corea,aprendo una sede a Seoul, in veste di organismo per la risoluzione delle controversie internazionali inmateria a seguito dell’accordo con il Ministero coreano dell’Informazione e delle Comunicazioni.L’Ufficio di Seoul dell’ADNDRC è gestito dal Comitato Coreano per la Risoluzione delle Controversiesugli Indirizzi Internet (“Korean Internet Address Dispute Resolution Committee”, IDRC) ed eroga unservizio di risoluzione delle controversie, attraverso l’adozione di decisioni da parte di “panel” individuali(1 membro) o collegiali (3 membri), ad un costo inferiore a quello di qualsiasi altro “dispute resolutionprovider” internazionale, come di seguito indicato.

47

Numero dei nomi a dominio

Panel individuale Panel di tre membri

da uno a due USD 1.000 USD 2.500da tre a cinque USD 1.200 USD 3.000da sei a nove USD 1.600 USD 3.600

più di nove USD 3.000 USD 7.000

[Tavola 1] Riepilogo delle spese

3. Controversie relative ai nomi a dominio .kr

3.1. Previsioni normative

3.1.1. L’Anti-Cybersquatting nell’Unfair Competition Prevention and TradeSecret Protection Act (UCPA)

Come appena visto per i domini .com, tale previsione normativa, inserita all’interno dell’UCPA, valeanche per le controversie relative alla registrazione di nomi a dominio .kr. Ancora una volta è benericordare che l’anti-cybersquatting proibisce la registrazione, il mantenimento, il trasferimento ol’utilizzo di un “nome a dominio” simile al nome, al marchio o al segno distintivo, largamenteconosciuto in Corea, di un soggetto terzo con lo scopo di (a) vendere o concedere in prestito il nomea dominio al suo legittimo proprietario; (b) impedire la registrazione e l’uso del nome a dominio allegittimo proprietario; (c) ottenere un illecito profitto.

3.1.2. Internet Address Resources Act Questo è il testo normativo che disciplina le controversie relative alla registrazione dei nomi adominio .kr. L’articolo 12 par. 1 proibisce ad una persona di interferire con il diritto del legittimotitolare ad avere il proprio nome a dominio o di registrarne uno con lo scopo di ottenere unarricchimento illecito a danno del titolare. L’articolo 12 par. 2 riconosce il diritto del titolare di unnome a dominio di adire le vie legali per far cancellare (“deregistration”) un nome a dominioregistrato in violazione al comma precedente.

Questo atto normativo differisce sostanzialmente dalla Legge sulla Concorrenza Sleale per il fattoche esso non richiede prova di notorietà del marchio evocato dal domain name registrato. Piuttosto,il ricorrente dovrà dimostrare (a) di essere il legittimo titolare del nome o del marchio che appareall’interno del domain name oggetto della controversia e (b) che la registrazione del domain name èavvenuta in malafede.

3.1.3. Politica di Risoluzione delle Controversie sui Nomi a DominioIl Korean Internet Address Dispute Resolution Committee (IDRC) è nato nel 2002 con l’obiettivo difornire uno strumento efficace di risoluzione delle controversie sulla registrazione dei c.d. “countrycode top-level domains” (ccTLDs), ovverosia nomi a dominio di primo livello che terminano con ladesinenza .kr. Secondo l’articolo 9 della Politica di Risoluzione delle Controversie sui Nomi aDominio dell’IDRC, la titolarità della registrazione di un nome a dominio “contestato” dovrà esseretrasferita al ricorrente o cancellata, in mancanza di un interesse legittimo del “registrant” nelregistrare e utilizzare il domain name, per ognuno dei casi di seguito indicati:

(i) quando l’uso del domain name da parte del “registrant” viola i diritti del ricorrente rispetto adun marchio da quest’ultimo registrato in Corea;

48

(ii) quando l’uso del domain name da parte del “registrant” ingenera confusione con i prodotti ol’attività imprenditoriale del ricorrente, ampiamente conosciuti in Corea;

(iii) quando l’uso del domain name da parte del “registrant” arreca un danno alla capacitàdistintiva, all’immagine ed alla reputazione del nome e/o del marchio, ben conosciuto inCorea, del ricorrente;

(iv) quando la registrazione e/o l’uso del domain name da parte del “registrant” avvengono inmalafede.

3.2. Ipotesi di tutelaIl titolare di un marchio potrà (a) depositare un ricorso davanti ad un giudice coreano al fine di ottenereun’ingiunzione preliminare e/o la cancellazione (“deregistration”) del nome a dominio oppure (b)ricorrere davanti all’IDRC.

3.3. Risoluzione delle controversie di fronte all’IDRC Il Korean Internet Address Dispute Resolution Committee (IDRC), istituito con l’Internet AddressResources Act, è un’agenzia nazionale incaricata della registrazione dei domain names. Unprocedimento davanti all’IDRC è generalmente ritenuto più efficace ed efficiente, in termini di costi e ditempo, di un’azione legale tradizionale, perchè l’IDRC consente alle parti di presentare non più di duememorie scritte e di solito non prevede udienze. Ciò consente all’IDRC di decidere su una controversia,attraverso panel individuali o collegiali (di uno o tre membri), entro tre mesi dalla presentazione delladomanda del ricorrente.

(i) Deposito della domanda di ricorsoUn soggetto, i cui diritti siano violati dalla registrazione di un nome a dominio locale (“local-leveldomain names”), potrà presentare un ricorso di fronte all’IDRC contenente:

(a) le motivazioni; (b) l’obiettivo che intende perseguire (cancellazione e/o trasferimento del nome a dominio); (c) la documentazione formale necessaria (ad esempio “la Copy of Corporate Registry” per

un’azienda);(d) le prove che sostengono ed avvalorano l’accusa; (e) la scelta tra un panel individuale ed uno collegiale (di 3 membri).

Una medesima domanda di ricorso potrà riguardare più domain names a patto che essi appartenganoallo stesso titolare.

(ii) Iter procedurale del ricorsoUna volta presentato, l’IDRC notifica l’esistenza del ricorso al “registrant”. In assenza digiustificabili motivi per il riconoscimento di una proroga (solitamente di trenta giorni), il “registrant”convenuto deve sottoporre all’IDRC una risposta in merito al ricorso. Se il convenuto non rispetta iltermine stabilito, l’IDRC procede sulla base degli elementi disponibili, presentati dal ricorrente, neldecidere sulla controversia. Le Regole IDRC prevedono, inoltre, che il convenuto non possacambiare o trasferire “registrar” a ricorso avviato.

(iii) Panel per la risoluzione della controversiaDepositata la risposta da parte del “registrant” convenuto o comunque decorso infruttuosamente iltermine previsto, l’IDRC istituisce un panel per la risoluzione del caso, composto di uno o tremembri a seconda dell’indicazione delle parti. Le Regole IDRC prevedono che il panel completi

49

l’esame e renda pubblica la sua decisione entro 14 giorni dalla ricevimento della risposta. Se ilpanel non emette una decisione entro il predetto termine, esso comunica all’IDRC le ragioni delritardo e la nuova data prevista.

(iv) Pubblicazione della decisioneEmessa la decisione del panel, l’IDRC la pubblica sul proprio sito web e ne notifica copia adentrambe le parti, evidenziando che la decisione produrrà i suoi effetti a meno che la partesoccombente non presenti un’obiezione entro 14 giorni dal ricevimento della stessa. Se non vienedepositata alcuna obiezione entro detto termine, copia della decisone del panel viene inviata al“registrar” per l’esecuzione.

(v) Tasse Il ricorrente deve pagare le spese di mediazione prestata dall’IDRC al momento del deposito delricorso. Il loro ammontare può variare, a seconda del numero dei nomi a dominio oggetto dellacontroversia e dei membri del panel giudicante, come di seguito indicato.

Se il ricorrente non effettua il pagamento delle spese di mediazione entro 14 giorni dallapresentazione del ricorso, quest’ultimo verrà rigettato. Il ricorrente è tenuto a pagare tutte le spesedi mediazione davanti all’IDRC, fatto salvo il caso in cui questi abbia scelto un panel compostosolo da un membro ed il convenuto ne abbia scelto uno di tre elementi. In questo caso ladifferenza nella spesa verrà equamente ripartita tra le parti.

Numero dei nomi a dominio

Panel individuale Panel di tre membri

Uno KRW 880.000 KRW 1.760.000

KRW 880.000 per il primo + KRW 110.000 per ogni nome a dominio successivo al primo

KRW 1.760.000 per il primo + KRW 220.000 per ogni nome a dominio successivo al primo

Più di uno

[Tavola 2] Riepilogo delle spese


50

NUOVE VARIETÀ VEGETALI

1. PremessaIl Ministero coreano per l’Agricoltura, l’Alimentazione, le Foreste e la Pesca ha implementato il Sistemadi Protezione delle Varietà Vegetali (“Plant Variety Protection”, PVP) il 31 dicembre 1997 e laRepubblica di Corea è diventato il 50° paese-membro dell’Unione internazionale per la Protezione dellaNuove Varietà Vegetali (“International Union for the Protection of New Varieties of Plants”, UPOV,secondo la nuova Convenzione del 1991) il 7 gennaio 2002.

Una varietà vegetale può essere protetta, secondo i casi, sia dal Seed Industry Act che dal KoreanPatent Act. Le varietà vegetali proteggibili dal Seed Industry Act sono quelle di specie o di genere. 223sono le varietà oggi protette ed indicate all’interno dell’ordinanza del 1° marzo 2008 del Ministerodell’Agricoltura che, in un piano varato di recente, si è dato l’obiettivo particolarmente ambizioso diproteggere tutte le specie vegetali entro il 2009.

2. Documenti a corredo della domandaRequisiti per la protezione di una varietà vegetale sono la novità, la distintività, l’uniformità, la stabilità ela sua denominazione varietale.

La domanda di protezione per una nuova varietà vegetale (“PVP application”) deve essere sottopostaal Korea Seed and Variety Service (KSVS), organismo sussidiario del Ministero dell’Agricoltura, e dovràfornire le seguenti informazioni:

(i) nome, indirizzo e nazionalità del richiedente, agente o orticoltore;(ii) identificazione della tassonomia botanica;(iii) denominazione della varietà;(iv) descrizione delle caratteristiche varietali e descrizione della selettocoltura varietale;(v) fotografie e campioni dei semi;(vi) una procura (“Power of Attorney”);(vii) copia autenticata della domanda straniera, identificazione del paese di priorità, numero e data

della domanda di priorità se rivendicata.

3. TutelaSecondo il Seed Industry Act, la durata della protezione per una varietà vegetale è di 20 anni dalla datadi registrazione ed arriva sino a 25 anni per gli alberi da frutta e da foresta.

In caso di violazione sono attivabili, su istanza di parte, procedimenti sia in sede civile che penale.

51

TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

1. Requisiti Il Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act definisce convenzionalmente i design di circuitiintegrati di semiconduttori come disegni bi- o tri-dimensionali utili per realizzare topografie di prodotti asemiconduttori. Tale Legge prevede l’obbligo di registrazione di un “layout design” per il riconoscimentodella relativa protezione. In carenza del requisito della “creatività”, il “layout design” registrato puòessere cancellato.

2. TutelaIl termine di protezione è di 10 anni dalla data di registrazione e la Legge riconosce al titolare del“layout design” registrato il relativo diritto di sfruttamento in esclusiva. Qualunque strumento, cheincorpori una topografia simile o identica a quella registrata, verrà considerato un illecito a meno che ilsuo autore non riesca a dimostrare che il “layout design” è stato il risultato di un suo atto creativoindipendente. In caso di violazione sono attivabili, su istanza di parte, procedimenti sia in sede civileche penale.

52

TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

Quest’ultimo capitolo presenta una panoramica riepilogativa sugli strumenti attivabili, in sedeamministrativa, civile e penale, per la protezione di un diritto di proprietà intellettuale in Corea del Sudcon particolare attenzione al momento sanzionatorio giuridicamente previsto nelle ipotesi di violazionedi un brevetto, un marchio o un diritto d’autore.

1. Ricorso amministrativoCome precedentemente indicato, il Tribunale della Proprietà Intellettuale (TPI) è l’organismo direvisione all’interno del Korean Intellectual Property Office cui è possibile appellarsi contro il rifiutodefinitivo di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale, emesso da un esaminatore del KIPO.Occorre aggiungere che il TPI opera, a tutti gli effetti, in qualità di tribunale di prima istanza in materiadi tutela della proprietà industriale, ad esempio, per richiedere la nullità, la cancellazione o la confermadell’estensione di un brevetto, un modello di utilità, un disegno o un marchio.

Le decisioni del TPI e degli esaminatori del KIPO possono a loro volta essere oggetto di appello difronte alla Corte coreana dei Brevetti (“Patent Court”). In quanto collegio giudicante, la Patent Court ècomposta di tre panels, ognuno dei quali formato da tre giudici. Questi ultimi sono persone di elevataesperienza e competenza giuridica, corrispondente a quella dei giudici dell’Alta Corte di Giustiziacoreana (“High Court”), organo giurisdizionale di secondo grado o di appello.

Supreme Court

Patent Court

Examiner

Intellectual Property Tribunal

High Court

District Court

� Invalidation/Cancellation Actions� Scope Confirmation Action� Appeal against Final Rejection

� Final Rejection

Infringement Actions� Civil (Main Action or

Preliminary Injunction Action)

� Criminal

KIPO

53

Infine, data la discrezionalità della Corte Suprema (“Supreme Court”) di decidere se esaminare o menocasi già deliberati dalla Patent Court, quest’ultima continuerà a svolgere un ruolo sempre più incisivo,quale sostanziale (anche se non formale) giurisdizione di ultima istanza in Corea, per la crescita e losviluppo della giurisprudenza coreana sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare in tema dibrevettabilità di un trovato o di registrabilità di un marchio.

2. Procedimento civileSe i ricorsi amministrativi in materia di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale sono dicompetenza esclusiva della Patent Court, per converso le ipotesi di attività illecita commessa inviolazione di un diritto di PI vengono sottoposte alla giurisdizione civile ordinaria.

Le decisioni delle Corti distrettuali coreane (giurisdizione ordinaria di primo grado) per attività illecite,connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, sono appellabili davanti all’Alta Corte diGiustizia coreana (“High Court”).

Avviando un’azione civile, il ricorrente potrà richiedere ad una Corte distrettuale coreana l’emissione diun provvedimento che disponga l’interruzione e la proibizione dell’illecito attraverso un’ingiunzione (a)“preliminare” o (b) “permanente”. I vantaggi di una procedura volta ad ottenere una “ingiunzionepreliminare” consistono in contenute spese di bollo e, soprattutto, in tempi rapidi per giungere ad unadecisione. Un’azione simile si basa sul presupposto dell’urgenza a fronte di una violazione evidente diun diritto. Pertanto, se la violazione non appare sufficientemente chiara e manifesta (come nel casodella “dead copy”), è preferibile richiedere una “ingiunzione permanente” piuttosto che unprovvedimento preliminare.

Diversamente dai provvedimenti ingiuntivi, nelle azioni per risarcimento del danno è necessario provareil dolo o la colpa dell’autore dell’illecito. Nonostante non sia sempre facile provare la negligenza ol’intenzionalità dei comportamenti illeciti, il legislatore coreano ha previsto una serie di presunzionigiuridiche a favore dei titolari di diritti di proprietà intellettuale, quali, ad esempio, in alcune circostanzela colpa o il dolo presunti di chi pone in essere comportamenti illeciti, i benefici presunti per l’autoredell’illecito a danno del legittimo titolare di un diritto o la discrezionalità della Corte di stabilirel’ammontare dei danni liquidabili sulla base delle prove raccolte e dell’evidenza fattuale.

3. Azione penale

3.1. Aspetti procedurali di carattere generaleLa polizia coreana potrà avviare un’indagine investigativa “informale” a seguito di una denuncia o allaluce di acclarati comportamenti illeciti. Un’indagine informale si sostanzia nel riscontro di fattimanifestamente illeciti o nell’interrogatorio di persone informate su ipotesi di reato.

Terminate le indagini “informali”, la polizia rimette il caso esaminato alla procura distrettuale esponendole proprie considerazioni. Quindi, la procura darà avvio alle sue indagini investigative al termine dellequali dovrà decidere se porre o meno in stato di fermo l’accusato.

La persona in stato di fermo ed incriminata, entro sei mesi dal giorno dell’arresto, verrà sottoposta aprocesso di fronte alla Corte distrettuale competente. Se l’accusato non è soggetto a misure cautelari,non è previsto un termine entro il quale il relativo processo debba essere celebrato.

54

Entrambe le parti possono ricorrere in appello avverso la decisione della Corte distrettuale competente.Ciò dovrà avvenire entro sette giorni dalla sentenza emessa dalla Corte distrettuale e la domanda diappello dovrà essere presentata all’Alta Corte di Giustizia (“High Court”), organo giurisdizionale disecondo grado, per il tramite della Corte distrettuale competente. La sentenza della High Court potràessere impugnata di fronte alla Supreme Court, giurisdizione di massima istanza, nei termini o con lemedesime procedure previste per l’appello di secondo grado.

3.2. Specificità per Brevetti, Marchi e Diritto d’autore

3.2.1. BrevettiChi viola un diritto o infrange una licenza esclusiva su un brevetto è perseguibile penalmente su istanzadi parte (il detentore del titolo), indipendentemente dal fatto che venga o meno avviata un’azione civile.L’autore di un reato è soggetto ad una pena detentiva sino a 7 anni di reclusione o al pagamento di unasanzione pecuniaria che può raggiungere la somma di 100 milioni di Won.

3.2.2. Marchi Sebbene la procura distrettuale e la polizia possano autonomamente disporre descrizioni e sequestri diprodotti contraffatti, le azioni penali vengono solitamente avviate previa denuncia depositata dal titolareo dal licenziatario esclusivo di un marchio.

L’autore di un reato commesso a danno del titolare o del licenziatario esclusivo è soggetto ad una penadetentiva sino a 7 anni di reclusione e/o al pagamento di una sanzione pecuniaria che può raggiungerela somma di 100 milioni di Won, indipendentemente dall’avvio o meno di un’azione civile.

3.2.3. Diritto d’autoreIl CA emendato prevede sanzioni di carattere penale, comminabili da una Corte su istanza di chidetiene il diritto d’autore, quali la condanna del trasgressore ad una pena detentiva sino a 5 anni direclusione o al pagamento di una sanzione pecuniaria sino a 50 milioni di Won.

이탈리아 지식재산권 사무소∙이탈리아 무역공사 서울무역관IPR DESK at the Italian Trade Commission, Seoul Office

서울특별시 중구 서소문동 135번지 올리브타워 23층

23rd Fl., Olive Tower, 135 Seosomun-dong, Chung-ku, Seoul, 100-737Tel. (822) 757-3102/3 Fax (822) 757-3104

E-mail: [email protected] - [email protected]

Date post:	14-Feb-2019
Category:	Documents
Upload:	lenhan
View:	214 times
Download:	0 times

GUIDA PRATICA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN … · Quando il documento di priorità è in...

Documents