Guida Unindustria Reggio

LA TUTELA DELLA PROPRIETÁ INDUSTRIALE NEI BRICST

UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

http://www.unindustriareggioemilia.it

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Iniziativa promossa da:

In collaborazione con

in occasione di Expo Milano 2015

Con il contributo di

Autori:

Nadia Adani

Caterina Caizzone

Giovanni Casadei

Chiara Colò

Siona EngelFabrizio Gagliardelli

Aldo Paparo

Dorotea Passalacqua

Nicola Tarantini

Simone Verducci Galletti

Coordinamento redazionale:

Silvia Margaria e Giorgia Manenti

Area Internazionalizzazione Unindustria Reggio Emilia

Nadia Adani e Aldo Paparo

Bugnion S.p.A. – sede Modena e Reggio Emilia

Nessuna responsabilità deriva dall’utilizzo improprio del contenuto della presente guida e/o da eventuali modifiche che interverranno nella nor-mativa I.P. dei Paesi indicati.La presenta guida è solo informativa e desidera illustrare in maniera sintetica tematiche generali di tutela di marchi e brevetti in Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa e Turchia, da approfondire, in caso di interesse, con enti e studi specializzati in I.P.


http://www.bugnion.it/


http://www.credem.it/Privati/Pagine/Home_Privati.aspx

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Indice

Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

BRASILEBrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

RuSSIABrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

INDIABrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

CINABrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SuDAFRICABrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

TuRCHIABrevetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Marchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Glossario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

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lla manifestazione Expo - che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 - hanno aderito 144 paesi, in rappresen-

tanza del 94% della popolazione mondiale e sono stati stimati circa 20 milioni di visitatori durante i sei mesi di apertura.

I Paesi partecipanti visiteranno l’Expo e promuoveranno missioni di sistema, istituzionali ed imprenditoriali: un’occasio-

ne straordinaria che porterà l’Italia per sei mesi alla ribalta di tutto il mondo. Questa sarà anche una prestigiosa vetrina per le tan-

te piccole e medie imprese che potranno così beneficiare di un palcoscenico internazionale per promuovere le loro eccellenze .

Unindustria Reggio Emilia ha realizzato una serie di progetti per rendere l’evento a “misura d’azienda” e per creare occasio-

ni di business a lungo respiro, che vadano oltre l’arco temporale della manifestazione, e che siano finalizzate ad incrementare

la presenza delle nostre imprese su nuovi mercati e ad aiutarle ad aprirne di nuovi.

Inoltre, sempre in previsione di flussi di delegazioni di operatori stranieri (fra i quali ci saranno anche competitors da tutto il mondo),

abbiamo ideato e realizzato questa Guida, che è stata pensata come un utile strumento informativo e di tutela per le nostre

Associate.

La Guida completa ed integra la proposta di iniziative che Unindustria Reggio Emilia propone alle Associate, affinché possano

realmente trarre tutti i vantaggi che questa occasione, in parte unica e irripetibile, può offrire, suggerendo - sui principali mercati

di riferimento - i migliori strumenti di difesa della proprietà industriale (in particolare marchi e brevetti) e rappresentando

un importante strumento per garantire la salvaguardia della competitività internazionale delle nostre Associate e delle nostre

eccellenze.

La pubblicazione è stata redatta in collaborazione con Bugnion S.p.A. - società leader nella tutela della proprietà industriale - con

la quale collaboriamo da diversi anni e alla quale vanno i nostri ringraziamenti.

Paolo Bucchi

Vicepresidente Unindustria Reggio Emilia

con delega all’Internazionalizzazione

Presentazione

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esidero ringraziare Unindustria Reggio Emilia per averci invitati a partecipare alla realizzazione di questo opuscolo e, ancor

prima, per avere pensato di realizzarlo: un agile e semplice strumento di informazione da destinare alle aziende del suo

territorio e in particolare alle micro, piccole e medie imprese.

Queste tipologie di aziende, che sono come sappiamo la spina dorsale dell’economia italiana, spesso non hanno il tempo e le

risorse per fermarsi a considerare le ricadute economiche positive che un’attenta identificazione e gestione dei propri beni imma-

teriali può arrecare.

La Proprietà Intellettuale viene spesso a torto percepita come un mondo astruso e complicato dove solo le grandi aziende, magari

addirittura solo le multinazionali, posso avventurarsi.

Eppure, parlando di gestione della Proprietà Intellettuale, noi ci riferiamo alla possibilità di garantirsi l’esclusiva sul proprio nome

e su quello dei propri prodotti o sul loro aspetto estetico, e sui frutti della ricerca e dell’innovazione e delle modalità per renderli

strumenti efficaci di crescita del business.

Negli ultimi anni abbiamo visto che le aziende che con meno fatica sono sopravvissute alla crisi economica o che addirittura da

questa crisi sono uscite rafforzate e vincenti sono state spesso quelle che si sono trovate nuovi sbocchi e nuovi mercati.

Ecco quindi perché pensiamo che questa semplice Guida dedicata alla proprietà Intellettuale nei Paesi in maggiore sviluppo, or-

mai conosciuti come BRICST, possa accompagnare e aiutare gli imprenditori nel loro viaggio sui mercati esteri.

Un viaggio non facile dove il successo dipende dalla grinta, la determinazione, l’inventiva e il coraggio che gli imprenditori di questo

territorio di eccellenze hanno sempre caparbiamente dimostrato.

Imprenditori che, ne sono certa, sapranno trarre vantaggio anche dalla centralità e dalla visibilità che il nostro Paese avrà in questo

2015 appena iniziato.

Renata Righetti

Presidente Bugnion S.p.A.

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Brasile

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Come si tutelano i ritrovatiIl Brasile è membro della WIPO (World Intellectual Property Organization), della Convenzione di Unione di Parigi e del TRIPS .La legge sulla proprietà intellettuale del 1996 consente di proteggere le invenzio-ni attraverso il deposito di domande di brevetto per invenzione, per modello di utilità industriale, per design .

La procedura di brevettazioneLe domande di brevetto, sia per inven-zione, sia per modello di utilità, possono essere presentate sia da una persona fi-sica, sia da una persona giuridica .È consentito il deposito di un brevetto entro un anno dalla data di prima divul-gazione dell’invenzione ad opera dell’in-ventore .Da notare che per le invenzioni realizzate da un dipendente di un’azienda che non è retribuito per svolgere un’attività inven-tiva, ma che per realizzare l’invenzione si è avvalso dei mezzi dell’azienda, è previ-sta una titolarità condivisa tra dipenden-te ed azienda .La procedura di concessione dei bre-vetto dura in media 9 anni dalla data di deposito. L’Ufficio Brevetti Brasiliano ha assunto l’impegno di ridurre il tempo necessario a quattro anni entro il 2020 . Vale la pena notare che recentemente l’Ufficio Brevetti Brasiliano ha promosso un sforzo collettivo per velocizzare l’e-same dei brevetti riguardanti tecnologie ecologiche . Il settore delle tecnologie ecologiche non è precisamente delimi-tato, ma ogni invenzione che contribu-isca a ridurre l’inquinamento attraverso una maggiore efficienza energetica, una riduzione delle materie necessarie e dei rifiuti è stata ammessa al programma.

Inoltre, l’accesso al programma per le tecnologie ecologiche consente di ridur-re notevolmente i costi della procedura di brevettazione .Sia le domande di brevetto per invenzio-ne, sia le domande di brevetto per mo-dello di utilità sono sottoposte ad esame di merito . L’esame di merito deve essere chiesto entro 36 mesi dalla data di depo-sito, altrimenti la domanda si considera abbandonata .Per essere brevettabile, un’invenzione deve essere nuova, inventiva e suscet-tibile di applicazione industriale . I criteri per valutare i requisiti di brevettabilità sono sostanzialmente analoghi ai criteri di valutazione europei .Per essere brevettabile, un modello di utilità industriale deve essere nuovo, inventivo e suscettibile di applicazione industriale . La valutazione del passo in-ventivo richiesto ad un modello di utilità è meno stringente rispetto ad un’inven-zione . Sostanzialmente come in Italia, perché vi sia un passo inventivo è suf-ficiente che siano riscontrabili una mag-giore comodità di utilizzo o di fabbrica-zione .Una volta concluso l’esame, la domanda di brevetto viene pubblicata nel Bolletti-no Ufficiale.A partire dalla pubblicazione nel Bollet-tino è possibile depositare osservazio-ni sulla validità del brevetto da parte di chiunque sia interessato .La durata massima dei brevetti per in-venzione è 20 anni dalla data di depo-sito . La durata massima dei brevetti per modello di utilità industriale è di 15 anni dalla data di deposito .

Come si fanno valere i diritti legati ad un brevetto

Preliminarmente si segnala che non è obbligatorio marcare i prodotti coperti da brevetto .Le strategie per far valere i propri diritti possono dipendere da vari fattori .Innanzitutto in Brasile è possibile perse-guire un contraffattore sia per via civile, sia per via penale .Se il contraffattore non possiede un bre-vetto sul proprio prodotto e si hanno suf-ficienti prove della contraffazione, con la concessione del brevetto è possibile avviare una causa per contraffazione, richiedendo misure cautelari preventive, al fine di ottenere la cessazione imme-diata delle attività contraffattive, e/o per ottenere discovery e sequestri dei pro-dotti contraffatti, nonché per ottenere il risarcimento dei danni patiti .Nel caso il brevetto non sia ancora stato concesso non è possibile avviare diret-tamente un procedimento giudiziario nei confronti del contraffattore, ma è neces-sario inviare preliminarmente una lettera di diffida al contraffattore. Parallelamen-te è possibile richiedere una procedura di esame accelerata della domanda di brevetto . Quando interviene la conces-sione del brevetto è possibile avviare la procedura giudiziaria .I procedimenti giudiziari per contraffazio-ne si svolgono presso i tribunali di stato . I procedimenti hanno durata diversa nei vari stati . Solo gli stati di San Paolo e di Rio de Janeiro hanno tribunali specializ-zati in proprietà industriale .Un procedimento per contraffazione dura mediamente tra i due ed i quattro anni per il primo grado . È possibile ap-pellarsi contro le decisioni di primo gra-do . I procedimenti di appello durano me-diamente tra uno e due anni . Negli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, grazie alla

Brasile

BREVETTI

Brasile

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presenza dei tribunali specializzati, i pro-cedimenti sono sensibilmente più rapidi della media nazionale .I tribunali brasiliani, in generale, sono disponibili alla concessione di misure cautelari preventive, purché la contraffa-zione sia sostanziata in maniera adegua-ta . La legge brasiliana consente infatti di ottenere provvedimenti cautelari preven-tivi al fine di cessare la contraffazione e bloccare i prodotti accusati fino al rag-giungimento di una sentenza finale.Un procedimento giudiziario piuttosto

famoso in Brasile ha recentemente vi-sto contrapposti il colosso internazio-nale Weatherford, titolare di numerose licenze di trivellazione e sfruttamento di giacimenti petroliferi sul suolo brasiliano, e la società brasiliana IPB GR Industria Mecanica .Nel 2008 IPB GR ha citato in giudizio Weatherford per contraffazione di un brevetto relativo ad una pinza meccanica utilizzata nelle trivellazioni in alto mare . Dopo una fase iniziale di contradditorio tra le parti, il giudice designato (presso la

5a Corte Civile di Serra, Stato di Espirito Santo) ha designato un esperto tecnico il quale ha rilasciato una relazione a fa-vore di IPB GR, sottolineando la pratica contraffattiva messa in opera da Wea-therford . Nel 2013 Weatherford è stata condannata per contraffazione in primo grado alla cessazione dell’attività con-traffattiva ed al risarcimento dei danni subiti da IPB GR . Un successivo appello presentato da Weatherford è stato riget-tato, con la conseguente conferma della condanna .

L’Ufficio Brevetti Brasiliano ospita una camera di mediazione della WIPO. Rivolgendosi a tale camera di mediazione è possibile risolvere rapidamente (circa 6 mesi) le controversie di brevetto (o marchio), ad un costo notevolmente inferiore se paragonato al costo di un procedimento giudiziario.L’Ufficio Brevetti Brasiliano è fortemente impegnato nel tentativo di allineare i tempi delle proprie procedure di conces-sione a quello dei paesi occidentali. A testimonianza di tale impegno si possono portare l’elevato numero di assunzioni di personale specializzato, effettuate negli ultimi anni, e l’implementazione di un servizio di deposito telematico delle domande di brevetto, operativo dall’inizio del 2014.

Curiosità

MARCHINormativa di riferimentoIndustrial Property Law entrata in vigore il 15 .05 .1997, che ha portato alcuni cam-biamenti nella legge marchi (tra gli altri, uso obbligatorio da 2 a 5 anni, riconosci-mento del prior use) .Nel 2010 l’INPI ha emesso una nuova edizione della GUIDELINES FOR TRA-DEMARK ANALYSIS . Il Brasile - come l’Italia - è firmatario di vari trattati internazionali, tra cui la Con-venzione di Berna, l ́Accordo TRIPS, la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Roma e, per questa ragione, gli italia-ni godono in Brasile degli stessi diritti di tutela uguali a quelli che avrebbero nel proprio paese di origine in riferimento alla tutela dei diritti in P .I .Il Brasile aderisce ai seguenti accordi in-ternazionali: • 1965 - Convenzione di Parigi per la

protezione della Proprietà Industria-le (CUP), in vigore in Brasile dal lu-glio 1884;

• 1975 - Convenzione istitutiva del-la WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) in vigore in Brasile;

• 1973 - Accordo di Vienna sulla clas-sificazione internazionale degli ele-menti figurativi dei marchi;

• 1995 - Accordo TRIPs Tuttavia va sottolineato che il Brasile non aderisce al Sistema di Madrid per la re-gistrazione internazionale dei marchi, né all’Accordo né al Protocollo (ai fini della

tutela del proprio marchio sul territorio brasiliano occorre quindi procedere di-rettamente attraverso una registrazione nazionale presso l’INPI (Istituto Naziona-le di Proprietà Industriale) .

Tipologie di marchio Secondo la Legge Brasiliana, solo i se-gni che possono essere riprodotti grafi-camente e siano percepibili visivamente possono essere registrati . Sono ammes-si marchi:• verbali (denominativi/nominativi)• misti (contenenti elementi nominativi

e figurativi) • figurativi (solo immagine)• tridimensionali (aventi carattere di-

stintivo e dissociato da qualsiasi ef-fetto tecnico)

• marchi individuali di prodotto o di servizio

• marchi di colore • marchi collettivi che identificano i

prodotti ed i servizi offerti dei mem-bri di una stessa organizzazione, as-sociazione o ente

• marchi di certificazione, che attesti-no la conformità di determinati pro-dotti/servizi a determinate regole o specifiche tecniche, in particolare con riferimento alla qualità, alla na-tura, al materiale usato ed alla meto-dologia impiegata .

Non sono ammessi: • marchi olfattivi, • marchi di fragranza/gusti • marchi sonori• marchi tattili

Chi può registrare un marchio Chiunque, persona fisica o giuridica, en-tità pubbliche .La legislazione brasiliana esige un rap-porto diretto tra il ramo di attività del ti-tolare del marchio e le classi merceologi-che alle quali il marchio si riferisce . Tale requisito viene soddisfatto presentando contestualmente al deposito della do-manda di registrazione, una dichiarazio-ne giurata denominata «Affidavit». Ciò significa, ad esempio, che non è possibile per un imprenditore che produ-ce scarpe da trekking richiedere una re-gistrazione di marchio per barche a vela .Solo per i marchi di certificazione il tito-lare può essere una persona che non ha nessun collegamento industriale/com-merciale diretto rispetto ai prodotti che certifica.Per i marchi collettivi la registrazione potrà essere richiesta solamente da per-sona giuridica che rappresenta la collet-tività .

Protezione e Portata territoriale La tutela del marchio si acquisisce sola-mente con la registrazione e l’uso esclu-sivo vale su tutto il territorio nazionale .Il marchio è tutelato unicamente in rela-

Brasile

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zione ai prodotti e/o servizi per i quali è registrato, fatta eccezione, per i marchi notori in Brasile, cui è riconosciuta una tutela ultra merceologica e i marchi noto-riamente conosciuti all’estero, anche se non registrati in Brasile .

Modalità di registrazione del marchioDal momento che il Brasile non aderi-sce al Sistema di Madrid è necessario procedere al deposito attraverso l’INPI e ad ogni classe di prodotti/servizi deve corrispondere una differente domanda; la procedura brasiliana, infatti, non am-mette il deposito cosiddetto multiclasse .Normalmente l’iter di procedura di regi-strazione dura circa 24 mesi, i tempi si al-lungano e possono arrivare fino a 4/5 anni nel caso in cui una domanda di marchio subisce opposizioni di terzi o contesta-zioni da parte dell’Ufficio (azioni ufficiali).

Procedura di esameL’ufficio marchi brasiliano - INPI - a de-posito effettuato, esamina la domanda dal punto di vista formale . A seguito di esame, il marchio viene pubblicato sulla Rivista di proprietà Indu-striale (RPI) ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione terzi possono presenta-re opposizione . Il titolare della richiesta di registrazione potrà a sua volta depo-sitare una memoria difensiva all’opposi-zione entro altri 60 giorni . In assenza di opposizioni e di esito favorevole dall’en-te preposto, l’INPI rilascia il certificato di registrazione, previo il pagamento delle tasse finali di registrazione.

Esame di Novità L’INPI svolge l’esame di novità al termine dei 60 giorni dalla pubblicazione, è quin-di possibile che una domanda di regi-strazione di marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori .

Opposizione È prevista in Brasile una procedura am-ministrativa che permette a terzi titolari di diritti anteriori, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, di presentare op-posizione . È anche possibile opporsi sulla base di un diritto acquisito in altro Stato membro della Convenzione di Parigi, ma ancora privo di registrazione in Brasile .Attraverso tale procedura - prevista dall’art .6 bis CUP - lo Stato membro del-la Convenzione si impegna a rifiutare od invalidare la richiesta di registrazione ed a vietare l’uso di un marchio che ripro-duca un segno notoriamente conosciuto e registrato in altro stato membro . Tutta-via chi presenta opposizione dovrà entro 60 giorni dal deposito dell’opposizione, depositare anche il proprio marchio in Brasile .

Certificato di registrazioneSuperato l’iter procedurale di esame e di

pubblicazione e a seguito di esito favo-revole alla concessione, l’INPI rilascia il certificato di registrazione, previo il pa-gamento delle tasse finali di registrazio-ne .

Classificazione Il Brasile aderisce alla classificazione in-ternazionale di Nizza, ma non prevede il sistema di deposito cosiddetto “multi-classe” . È richiesta pertanto la presenta-zione di una domanda separata per ogni classe .È consigliabile depositare il marchio, ol-tre che nelle classi di riferimento per la propria attività e per i propri prodotti, an-che nella classe di servizio 35 (relativa a commercio e distribuzione di tutti i beni ovvero relativa alla commercializzazione di prodotti altrui).Può accadere infatti che soggetti terzi in malafede tentino la registrazione so-lamente in classe 35 (es. attività di ven-dita del prodotto XXX appartenente alla classe 30), evitando così il rifiuto da parte dell’INPI per presenze di anteriorità iden-tiche ma depositate in classi differenti (es. classe di prodotto 30). Negli ultimi anni la classe 35 risulta esse-re la classe più “attiva” per le registrazio-ni di marchi in Brasile .

Durata e uso del marchioIl marchio dura 10 anni dalla data di regi-strazione, rinnovabile, con efficacia de-cennale, per un numero illimitato di volte . Il marchio deve essere oggetto di uso ef-fettivo entro cinque anni dalla data della registrazione, altrimenti diventa vulnera-bile di decadenza per non uso e quindi cancellato su richiesta di terzi interessati .

In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?In Brasile vale il principio per cui la tutela dei marchi si ottiene con la loro registra-zione .Il marchio cosiddetto “di fatto” non è tutelato e non costituisce un diritto di privativa . Nel sistema brasiliano la tute-la dipende esclusivamente dal deposito del marchio e non dal mero utilizzo del segno .

Diritto di preusoLa legge brasiliana prevede il diritto di re-gistrare il marchio, per qualunque perso-na lo abbia usato in buona fede, nei sei mesi antecedenti la data in cui una do-manda di registrazione per un marchio identico o simile per prodotti e/o servizi identici o simili, sia stata depositata da un terzo .

MarchiaturaFacoltativa, ma consigliabile . Si usa “Marca Registrada”, “M . R .” oppure “®” per i marchi che hanno raggiunto la registrazione; se il marchio è ancora in stato di domanda il richiedente può

utilizzare il simbolo “TM” acronimo di TRADEMARK che significa marchio in inglese .

Accordi di coesistenza - Lettere di consensoLetters of Consent - Un segno simile ad un marchio anteriore può essere registra-to con il consenso del titolare del diritto anteriore . Nonostante la procedura sia prevista l’Ufficio Brasiliano non è obbli-gato ad accettare le lettere di consenso .

Cessione di marchio Il marchio potrà essere oggetto di ces-sione, tuttavia la cessione dovrà com-prendere tutte le eventuali registrazioni a nome del cedente, di marchi uguali o simili, relativi al prodotto/servizio identi-co/affine.Il contratto di cessione deve essere tra-scritto e solo con l’avvenuta pubblicazio-ne della registrazione della trascrizione sulla Gazzetta Officiale, il contratto di cessione produce i suoi effetti nei con-fronti di terzi .Anche una domanda di marchio può es-sere oggetto di cessione .

Licenza di marchio L’art .139, che disciplina la licenza d’uso del marchio, stabilisce che il contratto di licenza, per essere opponibile ai ter-zi, deve essere registrato presso l’INPI . Deve inoltre specificare se si tratta di li-cenza in esclusiva o non esclusiva; oc-corre inoltre ricordare, che il termine di validità della licenza di marchio, non può superare la durata del diritto di privativa . La trascrizione della licenza non è obbli-gatoria, salvo il caso di licenza che pre-vede il pagamento di royalties e per far valere il contratto nei confronti di terzi .Perché trascrivere le licenze/accordi?• Opponibilità della licenza a terzi• Deduzione dalle tasse da parte della

parte brasiliana dell’importo versato alla parte straniera (è richiesta an-che la registrazione alla Banca Cen-trale del Brasile)

• Effettuazione di pagamenti all’este-ro (è richiesta anche la registrazione alla Banca Centrale del Brasile)

• Creazione di una presunzione di non violazione dell’ordine economico, in quanto l’INPI è considerato un’a-genzia ausiliaria delle autorità di di-fesa economica

Cosa fare in caso di violazione del pro-prio marchioLa protezione può essere ottenuta av-viando azioni penali avverso i contraf-fattori di diritti di proprietà industriale o azioni civili volte a ottenere:• la cessazione dell’illecito• il risarcimento del danno• l’ottenimento di un diritto di P .I .• la cancellazione di un diritto di P .I .

di un terzo

Brasile

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Il caso Apple. Iphone? Não, obrigado!

Battaglia legale APPLE-IGB ELECTRONICAVince la Apple in appello per l’utilizzo del nome iPHONE in Brasile

La sentenza d’appello ribalta la decisione che era stata sfavorevole in un primo momento per la Apple.

Il Giudice brasiliano Eduardo de Brito Fernandes, ha emesso la sentenza che afferma che: i marchi iPHONE delle due aziende Apple-IGB Electronica dovranno coesistere sul mercato brasiliano...iPhone di Apple è un marchio “rinomato” in tutto il mondo ed i consumatori percepiscono ormai un legame indissolubile tra il marchio di Apple ed il prodotto, al quale riconoscono determinate qualità, caratteristiche e prestazioni, sarebbe quindi “ingiusto” – ha osservato il giudice- permettere l’uso esclusivo del termine iPHONE a IGB Elettronica per il suo Gradiente iPHONE sistema Android - anche se titolare - dal 2000 - di marchio anteriore brasiliano Gradiente iPHONE.

La storia potrà non aver fine, infatti la società brasiliana IGB Electronica potrà impugnare la sentenza per ottenere i diritti di esclusiva sul proprio marchio anteriore.

Curiosità

Sono previste anche azioni amministrati-ve davanti alle Dogane per accertarne la contraffazione.Le azioni di contraffazione sono trattate da tribunali competenti in materia . Le azioni di primo grado durano di norma

da uno a due anni e vengono promosse dinnanzi Low Court. Le sentenze di gra-do successivo vengono promosse all’Hi-gher Court e anche queste hanno una durata che va da uno a due anni . I tribunali di solito concedono azio-

ni cautelari (preliminary injunction) con la finalità di sospendere la violazione dei diritti del marchio e impedire danni irreparabili cui sarebbe difficile porre ri-medio .

Russia

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Come si tutelano i ritrovatiLa prima legislazione brevettuale russa nasce nel 1812 .La Federazione Russa fa parte di tutte le principali convenzioni mondiali a livello brevettuale tra le quali:• Convenzione di Parigi (Unione Inter-

nazionale) 1883-1967;• Convenzione dell’Organizzazione

Mondiale della Proprietà Intellettua-le (WIPO Convention 1967);

• Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970 .

In Russia è possibile proteggere i ritro-vati mediante brevetti per invenzione e brevetti per modello di utilità .

La procedura di brevettazioneLe domande di brevetto, sia per inven-zione, sia per modello di utilità, possono essere presentate sia da una persona fi-sica, sia da una persona giuridica .Inoltre è possibile ottenere protezio-ne in Russia tramite la convenzione sul Brevetto Eurasiatico i cui Paesi aderenti sono Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, la Federazione Russia, Tagikistan, Turkmenistan . La durata dei brevetti per invenzione in Russia è di 20 anni dal deposito del-la domanda . La durata dei brevetti per modello di utilità è 10 anni dalla data di deposito . Per essere brevettabile, sia l’invenzione, sia il modello di utilità devono essere nuovi e suscettibili di applicazione indu-striale .In Russia vige il criterio della novità as-soluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può rende-re non valido il brevetto . Una domanda di brevetto viene comunque considera-

ta nuova se l’invenzione viene divulgata dall’inventore entro sei mesi dalla data di deposito . A partire dal 1° Gennaio 2015, anche le domande di brevetto per modello di utilità saranno sottoposte ad esame di novità .Per essere brevettabile, un’invenzione, oltre ad essere nuova e suscettibile di applicazione industriale, deve anche es-sere inventiva .Le domande di brevetto depositate ven-gono prima sottoposte ad un esame for-male per quanto concerne la conformità ai requisiti formali oltre che al requisito di unità dell’invenzione .È inoltre necessario richiedere l’esame di merito presso l’Ufficio Brevetti Russo entro un periodo di tre anni dalla data di deposito della domanda o dalla data di deposito della domanda di brevetto in-ternazionale d’origine . L’esame di merito prevede una ricerca di novità .La procedura di concessione, dal depo-sito della domanda alla emissione della decisione di concessione, dura media-mente 1-3,5 anni .Durante l’intera durata di un brevetto è possibile proporre opposizione alla vali-dità del brevetto .

Come si fanno valere i diritti di brevet-toUna volta ottenuto un brevetto in Russia vale innanzitutto la pena ricordarsi che, anche se non è obbligatorio, è consiglia-bile la marchiatura dei prodotti brevettati in quanto può facilitare la presentazione di prove di uso illecito davanti alla Corte .Inoltre è importante ricordarsi che se un brevetto non viene attuato in Russia per un legittimo motivo entro un periodo di quattro anni dalla concessione, terzi possono chiedere presso la Corte licen-

ze obbligatorie .La risoluzione di controversie in merito alla violazione dei diritti (inclusi i diritti morali dell’autore) sulle invenzioni e sui modelli industriali è conferita alla com-petenza del Tribunale, il quale può altresì adottare misure di carattere cautelare quali il sequestro . Competente a risolvere in via ammini-strativa le controversie riguardanti la registrazione delle invenzioni e dei mo-delli industriali (con l’eccezione delle controversie sui diritti morali dell’autore) è la Camera arbitrale per le controversie sulla proprietà intellettuale presso il Ro-spatent (Ufficio Brevetti Governativo Fe-derale Russo) . Il ricorso in via amministrativa costituisce un tentativo obbligatorio di risoluzione della controversia, all’esito del quale Ro-spatent si pronuncia con un atto deciso-rio impugnabile in Tribunale .In via preliminare, una volta accertata la contraffazione, il titolare del brevetto può inviare una lettera di diffida al presunto contraffattore chiedendo la cessazione immediata della contraffazione e cercan-do di raggiungere un accordo .Nel caso non si raggiunga un accordo, il titolare di un brevetto presso il Tribunale può chiedere:• il riconoscimento dei suoi diritti;• il sequestro dei prodotti in contraf-

fazione;• il rimborso di danni .Queste procedure durano mediamente da 1 a 2 anni .

Russia

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Con la recente costituzione delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale e con la legge del 12 marzo 2014 n . 35FZ, entrata in vigore il 1° ottobre 2014, il le-gislatore russo intende “sconfiggere” de-finitivamente l’opinione diffusa che nella Federazione Russa non venga garantita un’adeguata tutela giuridica della pro-prietà Industriale e Intellettuale .

Da ora in avanti, grazie alle recenti modi-fiche del Codice Civile e della normativa in proprietà industriale contenuta all’in-terno dello stesso, per le imprese che intendono raggiungere il mercato russo e tutelare sul territorio i propri diritti di Proprietà industriale è tempo di farlo, avviando una strategia di valorizzazione e di protezione, attraverso procedure ad

“hoc” messe a disposizione dalle nuove normative .

Normativa di riferimento In Russia il codice civile, parte IV, è la principale fonte di norme in materia di Proprietà Industriale, la Legge Marchi Russa è infatti contenuta nella parte IV del Codice Civile (normativa di riferimen-

Il brevetto è sinonimo di innovazione. Più precisamente il brevetto è un documento che descrive una innovazione, di prodotto o di processo, raggiunta da uno o più inventori durante un processo di ricerca e sperimentazione.L’innovazione costa fatica, tempo e denaro e la conseguente richiesta di risorse umane, economiche e materiali porta mol-to spesso l’individuo (l’inventore o il titolare d’impresa) a un atto di rinuncia o a preferire una soluzione di compromesso (non in grado di risolvere il problema tecnico affrontato) o, peggio ancora, a copiare una soluzione altrui assumendo la veste, in quest’ultimo caso, di follower (e in alcuni casi anche di contraffatore).Posto che per sopravvivere nel mercato è necessario innovare, esiste allora un modo efficace di fare innovazione?Una risposta molto interessante viene dalla teoria TRIZ.TRIZ è l’acronimo del russo Teorija Resheniya Izobretatelskikh Zadatch, traducibile in italiano come “Teoria per la So-luzione Inventiva dei Problemi”. TRIZ è un metodo ed un insieme di strumenti sviluppati in Russia, a partire dal 1946, da Genrich Altshuller (1926-1998).Lavorando all’interno della marina militare russa (dipartimento brevetti), Altshuller ha la possibilità di analizzare più di duecentomila brevetti e tra questi selezionarne alcune migliaia per delineare profili di sistematicità dell’innovazione e più in particolare per definire alcune leggi generali alla base dell’evoluzione dei sistemi tecnici.Arriva quindi a determinare tre postulati:1) I sistemi tecnici evolvono secondo leggi oggettive e tendono a massimizzare il loro grado di idealità, espressa come rapporto tra le funzioni utili fornite dal sistema e le funzioni dannose insite nel sistema.2) Qualsiasi problema tecnico specifico può essere ricondotto, mediante un processo di astrazione, ad un modello genera-le, ed i processi logici di risoluzione possono essere raggruppati in un numero finito di principi risolutivi.3) Dato il numero finito di modelli del problema e di principi risolutivi, soluzioni concettualmente identiche possono essere applicate a problemi tecnici apparentemente diversi. Ne deriva che la conoscenza svolge un ruolo centrale e fon-damentale nell’attività inventiva.Su questa impalcatura concettuale Altshuller e i suoi collaboratori hanno costruito nel corso degli anni un insieme di strumenti per:analizzare un sistema tecnico ed estrarne un modello;applicare al modello del problema i principi risolutivi più efficaci;ricercare fra i modelli di soluzione conosciuti quelli più idonei per il problema analizzato.La forza di questo metodo sta nella rigorosa “modellazione” di un qualsiasi problema tecnico nel mondo reale: tale modellazione porta il problema su un piano metafisico, nel quale operano strumenti operativi estremamente potenti che generano in modo quasi automatico/univoco una rosa di possibili soluzioni di concept.TRIZ permette di individuare, anche a medio-lungo termine, soluzioni tecniche che scavalcano il normale rateo di pro-gresso tecnico tipico di un settore, passando oltre alle normali soluzioni “di compromesso” tipiche dei processi by trial and error. TRIZ in sostanza offre un bagaglio di tools per eliminare i rischi di innovazione alla cieca.TRIZ è estremamente flessibile, sia per la varietà dei campi applicativi che per la diversa dimensione di aziende o proble-mi che si vogliono affrontare.Con questa metodologia si affrontano (e si superano!) problemi tecnici con concetti e soluzioni, le quali devono “sola-mente” essere verificate dal punto di vista della fattibilità tecnica: in altre parole, il metodo TRIZ va “dentro” il prodotto ed alle sue funzionalità, lasciando poi al normale lavoro di engineering l’affinamento dei dettagli di struttura.

Curiosità

MARCHI

Russia

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to legge della Federazione Russa “Sui marchi di fabbrica, sui marchi di servizio e sulle denominazioni dei luoghi d’origine delle merci” del 23.09.1992 n. 3520-1).Nonostante sia datata 1992, solo dagli ultimi anni il legislatore russo ha dato qualche segnale di “attività”, elaborando un processo di adeguamento del siste-ma normativo russo agli “ordinamenti” delle principali economie occidentali, in tema di P .I . I primi seri segnali di cambiamento si re-gistrano dal 2006 con una serie di riforme ad hoc fino a giungere nel 2013, con l’i-stituzione della Corte Specializzata del-la Proprietà Industriale (legge federale costituzionale nr. 4-FKZ del 6 dicem-bre 2011) esclusivamente competente a giudicare in materia e nel 2014, legge 12 marzo 2014 n . 35FZ, entrata in vigore il 1° ottobre 2014 con la revisione del Co-dice Civile Russo . Un graduale cammino che ha comportato una serie di modifi-che anche alla Legge Marchi e ha “raf-forzato” la tutela della P .I . adeguandola a quelli che sono i canoni internazionali .Tra le principali novità introdotte nella normativa segnaliamo:Procedure di deposito, pubblicazione e opposizione amministrativa dei marchiSono state introdotte una serie di di-sposizioni di natura tecnica riguardanti le procedure di deposito e opposizione amministrativa di Marchi (incluse le de-nominazioni di origine), che ridefiniscono l’attuale sistema, al fine di renderlo più efficiente e più rapido. Sostanzialmente la modifica riguarda la pubblicazione del-le domande di marchio e la conseguente possibilità, concessa a terzi, di presenta-re opposizione alla registrazione.Divieto di Trasferimento a titolo gratuito dei diritti di proprietàÈ stato introdotto il divieto di trasferi-mento a titolo gratuito dei diritti di pro-prietà tra società, previsto dagli articoli 1234 e 1235 del Codice Civile . Obbligo di informativa al RospatentCon gli Articoli 1232, 1369 e 1490 del Codice Civile è stato introdotto l’ob-bligo di informativa all’ Ufficio Marchi e Brevetti Russo (RosPatent) dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento di diritti di proprietà industriale cosiddetti “titolati” (Brevetti, Marchi, Modelli e Di-segni). La Federazione Russa, chiamata co-munemente anche Russia, per quanto riguarda i marchi, aderisce ai principali accordi internazionali relativi alla P . I .• 1965 - Convenzione di Parigi per la

protezione della Proprietà Industria-le (CUP), in vigore in Russia dal lu-glio 1965;

• 1970 - Convenzione istitutiva del-la WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) in vigore in Russia da marzo 1970 (periodo ancora sotto l’Unione Sovietica) e poi riconfermata dalla Federazione

Russa;• 1976 - Accordo di Madrid• 1997 - Protocollo di Madrid

Tipologie di marchioÈ possibile depositare qualunque segno che sia idoneo a distinguere i prodotti/servizi di una impresa da quelli di un’altra impresa . Sono ammessi marchi verbali, figurativi, tridimensionali, sonori, marchi a colori (qualsiasi colore o combinazione di colori) .Non sono ammessi marchi olfattivi e marchi di certificazione che sono tuttavia accettati come marchi collettivi - accom-pagnati da regolamento di uso - o marchi individuali concessi in licenza di uso . Il marchio collettivo può essere trasforma-to – nel tempo – in marchio individuale e viceversa .Ricordiamo che in Federazione Russa sono utilizzati i caratteri cirillici . Un mar-chio in caratteri latini non protegge la versione in caratteri cirillici e viceversa; di conseguenza, è consigliabile proteg-gere il proprio marchio in entrambe le versioni, sia in caratteri latini che in ca-ratteri cirillici .MARCHIO - ТОРГОВАЯ МАРКА

Chi può registrare un marchio La registrazione può essere effettuata da tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività imprenditoriale . A regi-strazione avvenuta, il titolare ha il diritto di uso esclusivo dello stesso (impeden-done quindi l’utilizzo a terzi) .Non è ammessa la titolarità congiunta, non sono quindi ammessi marchi inte-stati a più persone fisiche e giuridiche (art.1510), è possibile ovviare a questo “divieto” intestando il marchio ad una società o depositando un marchio col-lettivo a nome di un’associazione .

Portata territorialeIn Federazione Russa il diritto sul mar-chio nasce solo ed esclusivamente con l’avvenuta registrazione presso l’Ufficio nazionale brevetti e marchi “Rospatent” e la tutela copre l’intero territorio della Federazione Russa .

Modalità di registrazione del marchioLa Federazione Russa fa parte dell’Euro-pa ma non aderisce all’Unione Europea, occorre quindi ricordare che un deposito di marchio comunitario, non fornisce una tutela in Federazione Russa .Per tutelare il proprio marchio in Federa-zione Russa è possibile procedere attra-verso due modalità:• Deposito diretto di una domanda di

registrazione nazionale presso il Ro-spatent,

• oppure • Deposito di una domanda di regi-

strazione, attraverso il sistema di Madrid, presso l’OMPI di Ginevra, che prevede la possibilità di depo-

sitare una sola domanda di registra-zione - attraverso la quale è possi-bile richiedere la tutela - oltre che in Federazione Russa, anche in altri Stati d’interesse, aderenti a tale trat-tato (Accordo e/o Protocollo).

Procedura d’esameL’ufficio marchi russo - Rospatent - a de-posito effettuato, esamina la domanda sia dal punto di vista formale che sostan-ziale, cioè verifica dei requisiti assoluti (descrittività, genericità, ingannevolezza ecc) e relativi (eventuali conflitti con mar-chi anteriori) ed in base ai risultati dell’e-same, il Rospatent decide se respingere la domanda oppure ammettere il mar-chio a registrazione .La durata della procedura di registrazio-ne è di circa 12–15 mesi se la domanda di registrazione è avvenuta attraverso un deposito nazionale, oppure di 12 mesi circa se effettuata attraverso la procedu-ra internazionale presso l’OMPI .

Esame di novità RUPTO svolge l’esame di novità, è quin-di possibile che una domanda di regi-strazione di marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori .

Opposizione – Azione di cancellazioneA seguito della procedura di esame, il marchio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e terzi potranno presentare op-posizione alla registrazione .Dal 1°ottobre 2014 (di cui parte delle disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015) vi sono state alcune mo-difiche al Codice Civile della Federazio-ne Russa. Tali modifiche dispongono la pubblicazione delle domande di marchio e la conseguente possibilità concessa a terzi, di presentare opposizione alla regi-strazione del marchio a seguito della sua pubblicazione .Segnaliamo che il marchio registrato deve essere obbligatoriamente usato entro tre anni dalla data di registrazio-ne, l’uso non deve essere sospeso per più di tre anni consecutivi, e deve essere utilizzato esattamente come registrato, diversamente il marchio è “passibile” di azione di cancellazione per non uso .

Certificato di registrazioneSuperato l’iter procedurale di esame e di pubblicazione e a seguito di esito favo-revole alla concessione, viene rilasciato dall’Ufficio Russo, il certificato di regi-strazione

Russia

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ClassificazioneAnche la Federazione Russa aderisce alla classificazione internazionale di Niz-za (costituita da n.45 classi tra prodotti e servizi) ed al sistema multi classe, per-tanto con la medesima domanda si può richiedere la protezione in più classi di prodotti e/o servizi.

Durata della protezioneLa validità del marchio decorre dalla data di deposito della domanda ed ha una du-rata di dieci anni rinnovabile, con effica-cia decennale, per un numero illimitato di volte .

uso del marchio Il marchio registrato deve essere obbli-gatoriamente usato entro tre anni dalla data di registrazione, l’uso non deve es-sere sospeso per più di tre anni consecu-tivi, e deve essere utilizzato esattamente come registrato, diversamente il marchio è “passibile” di azione di cancellazione per non uso .A tale proposito, segnaliamo che un marchio può essere utilizzato, in Russia come in altri territori, in una forma grafica differente da quella depositata, tuttavia le modifiche non devono essere tali da alterare i caratteri distintivi del segno . Contrariamente a quanto normalmente noto, il deposito di un marchio denomi-nativo, usato in versione figurativa estre-mamente caratterizzata, potrebbe non essere idoneo a preservare il marchio registrato da un’azione di decadenza per non uso .

MARCHIO – MARCHIO

Per corretto uso del marchio si intende uso del marchio come depositato ed ap-plicato a:

prodotti, packaging o imballi di merci, bolle di trasferimento, uso nella pubblici-tà (stampa locale), fiere e manifestazioni, o altre attività commerciali sul territorio russo; fatture di vendita, accordi com-merciali ed altro materiale documentabi-le e datato utile a dimostrare un uso del proprio marchio in Federazione Russa . In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?In Russia si ottiene un diritto di esclusiva su un marchio solo attraverso la registra-zione .Il marchio “di fatto” non è tutelato, non costituisce un diritto di privativa, né co-stituisce il presupposto per la cessione di tale diritto o la concessione di licenze .

MarchiaturaFacoltativa, ma consigliabile . Se il mar-chio è stato registrato, è possibile appor-re sul proprio marchio il simbolo “®” ; se il marchio è ancora in stato di domanda il richiedente può utilizzare il simbolo “TM” acronimo di TRADEMARK che significa marchio in inglese .

Accordi di coesistenzaLetters of Consent - Un segno simile ad un marchio anteriore può essere re-gistrato con il consenso del titolare del diritto anteriore . Nonostante la procedu-ra sia prevista l’Ufficio Russo non è ob-bligato ad accettare le lettere di consen-so, tra l’altro la tendenza è abbastanza restrittiva su questo aspetto . Tuttavia in caso sia possibile le letters of consent devono essere irrevocabili e a tempo in-determinato .

Cessione di marchioIn Russia è ammessa la cessione del marchio indipendentemente dall’azienda e la cessione può essere totale o parzia-le, ma dalla cessione non deve derivare inganno per il pubblico dei consumatori .

Se il marchio è ancora allo stato di do-manda può essere ceduto solo per tutti i prodotti e servizi per i quali è stato de-positato . La trascrizione della cessione del marchio è obbligatoria, altrimenti il contratto di cessione è nullo .

Registrazione accordi di licenzaDal momento in cui avviene il deposito della domanda di registrazione di mar-chio, il titolare del marchio può disporne direttamente oppure indirettamente, tra-mite contratti di licenza . In caso di man-cata registrazione presso il Rospatent, la licenza non produrrà effetti e sarà nulla.Nel contratto di licenza devono essere indicati riferimenti temporali e spaziali, in assenza di tali requisiti si prevede un’ef-ficacia di 5 anni in tutto il territorio della Federazione Russa .

Protezione dei diritti – Azioni ammini-strative e giudiziarieDal 1° febbraio 2013 è stata istituita la Cor-te Specializzata della Proprietà Industriale Il titolare del marchio o il suo licenziatario esclusivo possono agire in giudizio da-vanti alle Corti IP per far valere il proprio diritto contro la violazione posta in esse-re da un terzo .Tra i rimedi possibili (art. 1252 del Codice Civile della Federazione Russa)1 . provvedimento cautelare;2 . risarcimento del danno;3 . pubblicazione della decisione;4 . rimozione del marchio usato illegal-

mente dai prodotti;5 . distruzione dei prodotti contraffatti.La Corte specializzata della Proprietà Industriale si occupa delle controver-sie relative alla protezione del diritto in-dustriale in qualità di tribunale di prima istanza nonché come giudice di legitti-mità in grado di cassazione . Avverso le decisioni della Corte Specializzata della Proprietà Industriale si potrà ricorrere in cassazione .

(RZD) Российские железные дороги (РЖД)Nel 2012-2013 i noti marchi di JSC “Russian Railways” sono stati illegittimamente utilizzati nel nome a dominio rzd-shop.ru e anche sul rispettivo sito web www.rzd-shop.ru, per l’offerta in vendita e la vendita di beni simili ed illegal-mente contrassegnati con il marchio Russian Railways.

Curiosità

Russia

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Come risultato della sentenza nel giudizio di primo grado, confermata dai giudici in sede di appello e cassazione, i diritti esclusivi di JSC “Russian Railways” sono stati difesi con successo, il nome a dominio in oggetto è stato trasferito a JSC “ Russian Railways “ e l’autore della violazione è stato condannato al risarcimento danni per una somma pecuniaria di circa 4000 euro.

Beiersdorf AG (DE), proprietaria dei marchi NIVEA ha intentato una causa legale contro la registrazione del marchio n ° 240053 LIVIA (classi 3, 35 e 42) in nome del BRK-cosmetics LLC (RU).La prima decisione è stata emessa il 28.05.2004. La Corte ha dichiarato che i marchi non erano confondibili e ha mante-nuto la registrazione in vigore.Beiersdorf AG (DE) ha presentato diversi ricorsi e il 18 luglio 2006 la Sezione Commerciale della Corte Suprema ha emesso una decisione stabilendo che i marchi erano suscettibili di creare rischio di confusione nel consumatore e richie-dendo la cancellazione del marchio n ° 240053 LIVIA. La Corte ha sottolineato che i marchi devono essere confrontati nel loro complesso e non considerandone i singoli elementi. Nel caso in cui i marchi non siano identici, gli elenchi dei prodotti e servizi devono essere confrontati in modo molto preciso. Inoltre nella sentenza la Corte ha anche citato una possibile concorrenza sleale in quanto BRK-cosmetics LLC (RU) può aver tratto indebito vantaggio dalla reputazione del marchio NIVEA.

India

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Come si tutelano i ritrovatiL’India aderisce alla Convenzione di Pa-rigi (1883-1976), è membro del WIPO (1967), aderisce al trattato PCT (1970) e al trattato di Budapest per il ricono-scimento Internazionale dei depositi di microorganismi per scopi brevettuali del 1977 .A livello nazionale esiste in India una leg-ge brevetti (Patent Act risalente al 1970 con ultimo emendamento del 2005) e un regolamento brevetti (Patent Rules del 1972 con ultimo emendamento del 2006) .

La procedura di brevettazioneLegge e regolamento brevetti ammetto-no in India i brevetti e i cosiddetti “patent of addition” . Così come nei più importanti istituti na-zionali brevettuali anche in India i requisi-ti di validità per una domanda di brevetto sono: novità, passo inventivo (In Italia nota come attività inventiva) e applica-zione industriale .L’India segue il concetto della novità as-soluta e pertanto ciò che è noto, in India o all’estero, non può più essere oggetto di domanda di brevetto . Solo in capo al titolare, o al suo avente causa, è ammes-so un periodo di grazia di 12 mesi solo nel caso in cui l’attività divulgativa sia stata per fini sperimentali del trovato.Un brevetto risponde al requisito di pas-so inventivo se almeno una caratteristi-ca dell’invenzione, in comparazione con la tecnica nota, sviluppa un progresso tecnologico o raggiunge un particolare traguardo economico e non risulta ov-via per il tecnico del ramo che conosce il campo di applicazione dell’invenzione .L’applicazione industriale è riconosciuta se l’invenzione è realizzabile, o utilizzabi-

le, all’interno dell’azienda .Il titolare di un brevetto o di una doman-da di brevetto (di seguito brevetto padre) può depositare una ulteriore domanda (patent of addition) a tutela di un miglio-ramento o modifica dell’invenzione con-tenuta nel brevetto padre . La seconda domanda, se raggiunge la concessione, avrà come durata il periodo di vita rima-nente del brevetto padre . La seconda domanda non può raggiungere la con-cessione prima del brevetto padre e in caso in cui il brevetto padre sia revocato il titolare può richiedere la conversione della seconda domanda da patent of ad-dition a brevetto indipendente con vita utile pari a quella rimanente del brevetto padre revocato .Se quindi in India non sono riconosciuti i brevetti per modelli di utilità, i patent of addition possono costituirne un valido sostituto tenendo presente la necessità di avere un’invenzione di base tutelata con un regolare deposito .La durata di un brevetto in India è di 20 anni dalla data di deposito mentre, come anticipato sopra, la durata per un patent of addition è pari agli anni rimanenti del brevetto padre .La superficie territoriale dell’India (circa 3,2 milioni di km²²) è servita dall’ufficio indiano brevetti (IPO) attraverso quattro sedi ubicate in Kolkata (Calcutta), Mum-bai, Delhi e Chennai . Mentre un indiano ha l’obbligo di depositare una domanda di brevetto presso l’ufficio più vicino alla propria residenza (o sede dell’attività in caso di persona giuridica), un richie-dente straniero può veicolare la scelta dell’ufficio eleggendo un mandatario che abbia la propria sede operativa più vicina all’ufficio prescelto.Statistiche elaborate da colleghi locali

quotano l’ufficio di Mumbai il più effi-ciente per le pratiche aventi per oggetto soluzioni elettriche (o elettroniche), mec-caniche e chimiche. L’ufficio di Chennai si dimostra il più rapido per domande re-lative a soluzioni biotecnologiche . Recenti emendamenti all’Indian Patent Rules hanno introdotto e identificato una nuova figura di richiedente: la cosiddet-ta SMALL ENTITY . Se infatti nel passato la distinzione tra i titolari di brevetto era esclusivamente persona fisica o persona giuridica, quest’ultima categoria è stata appunto suddivisa in LARGE ENTITY e SMALL ENTITY . La neonata categoria di titolare consente di ottenere uno sconto del 50% su tutte le tasse necessarie alla coltivazione e mantenimento di un bre-vetto .Sono identificabili come SMALL ENTITY:• In ambito manifatturiero quelle

aziende i cui investimenti in impianti e macchinari siano maggiori di 50 milioni di rupie ma non eccedano i 100 Milioni di rupie (che corrisponde in Euro ad un investimento compre-so tra 650 mila Euro fino a 1,3 milioni di Euro) .

• In ambito terziario (servizi) quelle aziende i cui investimenti in equi-paggiamenti siano maggiori di 20 milioni di rupie ma non eccedano i 50 milioni di rupie (ovvero superiori a circa 270 mila Euro ma inferiori a 650 milia Euro) .

In India è possibile depositare la doman-da di brevetto in una delle due lingue uf-ficiali di procedura: Hindi o inglese.Nel caso in cui l’invenzione non sia del tutto definita ma sia necessario avere una data di deposito in India è possibi-le depositare la cosiddetta provisional application (domanda provvisoria) . La

India

BREVETTI

India

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provisional application può contenere esclusivamente una descrizione prov-visoria (illustrante solo la natura dell’in-venzione senza le rivendicazioni) e deve essere seguita entro dodici mesi dalla data di deposito da un deposito regolare di brevetto .I tempi di concessione di un brevetto in India variano dai 3 ai 5 anni a seconda della complessità del caso, del carico di lavoro che ha l’ufficio brevetti e dalla volontà del titolare di ottemperare alle richieste dell’ufficio e/o alle scadenze procedurali il prima possibile e comun-que non a ridosso del termine previsto dalla legge .Una volta depositata la domanda, l’Uf-ficio svolge un primo rapido esame per constatare il soddisfacimento dei requi-siti formali (ad esempio se l’inventore ha consegnato i documenti di assignment necessari al deposito, se la domanda contiene tutte le parti previste dal Rego-lamento, se non ha per oggetto qualcosa di esplicitamente non tutelabile, etc .) . Aspetto particolare per il titolare di bre-vetto in India è l’obbligo, a mezzo del mandatario locale eletto, di depositare, entro sei mesi dalla data di deposito, una dichiarazione indicante in dettaglio le corrispondenti domande parallele de-positate all’estero (collegate a quella ap-pena depositata) appartenenti quindi alla stessa famiglia brevettuale . Prima fase procedurale successiva al deposito della domanda è la richiesta d’esame sostanziale (anche nota come RFE Request For Examination) . Questa richiesta può essere effettuata entro il termine limite di 48 mesi dalla data di de-posito della domanda . Per questo moti-vo la variabilità dei tempi di concessione delle domande in India dipende anche dai tempi di richiesta della RFE (molti corrispondenti consigliano al deposito

della domanda in India anche la conte-stuale richiesta della RFE) .Alla richiesta d’esame sostanziale l’Esa-minatore provvede a elaborare e fornire al titolare della domanda un report (an-che noto come FER First Examination Report) contenente osservazioni sul sod-disfacimento della novità dell’invenzione e più estensivamente della brevettabilità della stessa . I tempi di elaborazione e consegna dell’opinione sono circa di due anni dalla data di RFE .Ricevuto il rapporto di esame, il titola-re della domanda di brevetto ha tempo (improrogabile!) 12 mesi per superare le obiezioni dell’Esaminatore . Dal momento che non è escludibile che l’Esaminatore possa, a una prima replica, emettere un nuovo rifiuto provvisorio, è nell’interesse del titolare della domanda provvedere a rispondere al FER quanto prima (anche in questo casi i corrispondenti consiglia-no di rispondere al FER entro tre mesi da ricevimento) . La concessione del brevet-to viene emessa una volta superate con successo tutte le obiezioni contenute nella FER .

Come si fanno valere i diritti di brevettoL’illecito contraffattorio si manifesta in India ogni qualvolta un soggetto produ-ce, vende o importa un prodotto brevet-tato o, nel caso di brevetto di processo, produce, vende o importa un prodotto direttamente ottenuto dal processo .In questo caso la situazione migliore per contrastare l’attività contraffattoria è quella di attivare una causa . La causa può iniziare solo con il brevetto conces-so e all’interno di un periodo di 3 anni dalla data dell’episodio di contraffazione (in altre parole entro tre anni da quando il titolare del brevetto è venuto a cono-scenza dell’illecito contraffattorio).Le cause in India hanno una durata pro-

cessuale variabile dai tre ai cinque anni a seconda della complessità del caso .La causa può essere instaurata presso le Corti Distrettuali (District Court) o presso l’Alta Corte (High Court). La causa può essere radicata:• Nel tribunale limitrofo al posto dove

il contraffattore ha la sede d’affari, la sede di un ramo d’azienda, o dove svolge l’attività .

• Nel tribunale limitrofo al posto dove i prodotti in contraffazione sono rea-lizzati o venduti .

Comunque, nel caso in cui la parte chiamata in causa richieda la nullità del brevetto, la causa viene allora trasferita presso l’Alta Corte .I rimedi per il titolare di un brevetto espe-ribili durante una causa per contraffazio-ne sono:• Ex parte Interim Injunction – a se-

conda della giurisdizione del tri-bunale, le corti indiane possono concedere inibitorie nel corso della causa per le quali è inibito al con-traffattore la realizzazione del pro-dotto contraffatto;

• Misure cautelari per le quali il Tri-bunale può richiedere la ricerca nei locali della controparte dei prodotti contraffatti o il sequestro degli stes-si .

Dal momento che le richieste di inibitorie capitano con maggiore frequenza, per competenza territoriale, presso Le Corti Distrettuali è consigliato seguire un rito ordinario richiedendo una procedura accelerata piuttosto che l’inibitoria . Ciò in virtù del fatto che le Corti Distrettuali sono spesso portate a lunghe conside-razioni su contesti giuridico/legali con relative decisioni (di ammissione o riget-to dell’inibitoria) emesse molto spesso senza entrare nel merito tecnico della violazione brevettuale .

In India, dopo la concessione del brevetto, ogni 31 Marzo il titolare del brevetto ha un appuntamento fisso: lo statements of working. Lo statements of working è un resoconto dello sfruttamento del brevetto da parte del titolare o, in caso contrario, della consapevolezza del titolare di mettere a disposizione di terzi il proprio brevetto per la richiesta di una licenza.Questa dichiarazione deve indicare se l’invenzione è stata prodotta in India; in caso affermativo è necessario specifica-re il numero di prodotti venduti nel Paese, il prezzo unitario e se i prodotti sono stati fabbricati in India o in altri Paesi (specificando quali). Di converso è necessario specificare le ragioni per cui l’invenzione non è stata prodotta in India (ad esempio: prodotto troppo costoso per il mercato locale, bene equipollente e più vecchio presente sul mercato a prezzo inferiore, etc. etc.)La dichiarazione prosegue indicando se il brevetto è stato concesso in licenza o sub-licenza e termina con la formulazione di un giudizio sul soddisfacimento della domanda di mercato indiana: il titolare del brevetto deve valutare se la domanda nazionale è stata soddisfatta parzialmente, adeguatamente o completamente e a un prezzo ragionevole.Un brevetto che per tre anni consecutivi non è sufficientemente prodotto diventa vulnerabile e passibile di richiesta da parte di terzi di licenza obbligatoria.

Curiosità

India

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La normativa indiana sui diritti di proprie-tà intellettuale, ed in particolare sui mar-chi registrati, e il quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale in India sono già da alcuni anni conformi agli standard internazionali e in regola con gli obblighi TRIPs (Accordi sui diritti di pro-prietà intellettuale relativi al commercio) dell’OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio), e sono previsti rimedi am-ministrativi, civili e penali per la tutela dei relativi diritti .Mentre in Italia la normativa è raggrup-pata in un unico testo in India ci sono testi legislativi specifici per ognuno dei diritti di proprietà industriale .

L’India rappresenta un mercato poten-ziale enorme, con più di un miliardo di consumatori, sul quale è importante es-sere presenti . La registrazione del mar-chio rappresenta un’opportunità unica, da sfruttare tempestivamente, per evi-tare che siano altri a farlo prima anche grazie alla possibilità di ottenere una re-gistrazione validamente estesa all’India, attraverso il semplice e poco costoso sistema del Marchio Internazionale . Il governo indiano prevede infatti che il Marchio Internazionale porterà ad un sensibile incremento delle domande di registrazione da parte di ditte estere, con conseguente riduzione dei marchi dispo-nibili per la registrazione .La violazione dei marchi registrati è un reato perseguibile in India, e il codice penale indiano può essere usato contro

i contraffattori. Le autorità locali di Polizia Giudiziaria, Vice Sovrintendente della Polizia o l’As-sistente Commissario, possono avviare investigazioni e sequestrare merce re-cante marchi contraffatti, secondo la sezione 103 del codice penale indiano . Il contraffattore può essere punito con pene da 6 mesi a 3 anni di reclusione e/o una multa di INR 50 .000,00 .

Le altre sezioni del Codice Penale india-no che sono utilizzabili contro la violazio-ne dei marchi di fabbrica sono la numero 104 e 105 . A tutela dei marchi registrati e degli altri titoli di Proprietà Industriale, il Governo Indiano ha creato dipartimen-ti speciali chiamati dipartimenti IPR che monitorano il rispetto dei titoli di Proprie-tà Industriale e le attività contraffattive regolarmente .Pertanto, prima di effettuare qualsia-si operazione sul mercato Indiano, sia questa una partecipazione a fiere o con-vegni, o si tratti di intrattenere rapporti d’affari o presentazioni commerciali, è bene essere consapevoli del fatto che tali occasioni, oltre a costituire importanti opportunità, possono presentare aspetti critici, primi fra tutti quelli legati alla tute-la dei diritti di proprietà intellettuale .

Normativa di riferimento La Trademark Law attualmente in vigore in India è costituita dal Trade Marks Act [Legge 47 del 1999] ratificata il 15 Set-tembre del 2003 e completata dai rego-

lamenti attuativi del 2002 . [Trade Marks Rules] . L’India oggi aderisce ai principali accordi internazionali in materia di marchi:• Convenzione di Parigi (CUP) per la

protezione della Proprietà Industria-le;

• Accordo di Madrid per la registra-zione di marchi internazionali;

• Accordo di Nizza sulla classificazio-ne di prodotti e servizi;

• Protocollo di Madrid per la registra-zione di marchi internazionali;

• Convenzione dell’Aja sull’abolizione delle legalizzazioni Consolari sui do-cumenti pubblici provenienti dall’e-stero [cd . Apostille] .

Tipologie di marchioIn India sono considerati registrabili qua-le marchio tutti i segni distintivi, inclu-dendo in tale nozione non solo i segni rappresentabili graficamente, ma anche i segni distintivi formati da suoni, odori, colori o combinazioni degli stessi tra loro e/o con elementi letterali o figurativi.

Oltre al marchio in caratteri latini, costi-tuito da lettere e/o numeri è opportuno provvedere alla registrazione anche del marchio in caratteri indiani .

È utile tener presente che in India NON sono considerati registrabili non solo i segni che vengano considerati dall’esa-minatore Indiano osceni, contrari all’ordi-ne pubblico od alla moralità, ingannevoli,

MARCHI

Ignorare questa dichiarazione può comportare al titolare una multo fino a 1 milione di Rupie (circa 13.000 €) mentre fornire indicazioni false può comportare al titolare una reclusione fino a sei mesi o una multa o entrambe.L’unico caso in India di richiesta di licenza obbligatoria è quella che ha visto coinvolte, tra il 2011 e il 2013, la nota casa farmaceutica Bayer Corporation e la casa farmaceutica Natco Pharma Ltd (http://www.ipab.tn.nic.in/045-2013.htm). Bayer Corporation aveva inventato (e brevettato) un farmaco chiamato SORAFENIB TOSYLATE, usato nel trattamento del cancro ai reni e nel trattamento del cancro al fegato, commercializzato con il marchio NEXAVAR. La Natco chiese una licenza di brevetto a Bayer ma quest’ultima rifiutò. La Natco vedendo rifiutata la propria richiesta depositò una domanda alla Corte Brevetti per la richiesta di una licenza obbligatoria.Il funzionario della Corte Brevetti trovò che tutti e tre i criteri per concedere una licenza obbligatoria, secondo la legge brevetti indiana, erano soddisfatti dal momento che:• Bayer aveva somministrato il farmaco solo al 2% della popolazione affetta dalla specifica tipologia di cancro e che

pertanto non poteva ritenersi soddisfatta la domanda in India.• Bayer aveva previsto un prezzo della cura di 280,428 Rupie (più di 3500 Euro) al mese per paziente e pertanto il

prezzo non poteva essere ritenuto ragionevole.• Bayer non aveva sufficientemente realizzato il brevetto in India.Natco riuscì quindi ad ottenere una licenza obbligatoria per produrre e vendere una versione generica del farmaco NE-XAVAR versando a Bayer una royalty del 6% sulle vendite nette. Ciò consenti a Natco di applicare un prezzo di circa 115 euro per il trattamento mensile e la donazione di trattamenti gratuiti a circa 600 pazienti all’anno. I successivi sforzi della Bayer volti a trasferire la questione all’Alta Corte non hanno dato gli esiti sperati dal momento che l’Alta Corte di Bombay ha confermato la decisione precedentemente emessa.

India

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ma anche quei segni che vengano con-siderati suscettibili di recare offesa alla sensibilità religiosa . Sarà quindi sempre necessaria una preventiva analisi di que-sto profilo attraverso il coinvolgimento di un Professionista Indiano .

Chi può registrare un marchio Possono richiedere la registrazione di marchio in India le persone fisiche, giu-ridiche o altre organizzazioni di diritto pubblico o privato .È inoltre possibile richiedere la protezio-ne di marchio da parte di più soggetti in comunione . In India sono riconosciuti sia il marchio Collettivo che il marchio di Certificazio-ne .

Portata territorialeÈ bene tenere presente che la tutela del marchio in India ha valore esclusivamen-te nella Repubblica Indiana, e non nello Sri Lanka o nei territori appartenenti al Pakistan anche se oggetto di rivendica-zione indiana .

Modalità di registrazione del marchioOltre al deposito diretto è possibile pro-cedere alla registrazione di un marchio in India anche attraverso il Sistema di Ma-drid, presentando quindi all’OMPI di Gi-nevra una sola domanda di registrazione con la possibilità di designare più nazioni tra quelle aderenti al Sistema di Madrid .

Una volta effettuato l’esame formale della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi designati l’avvenuta richiesta di registra-zione di marchio .Un marchio oggetto di registrazione in-ternazionale secondo il Sistema di Ma-drid gode degli stessi diritti di cui godono le registrazioni nazionali ed è soggetto alle disposizioni delle leggi nazionali in vigore nei Paesi designati. L’Ufficio Mar-chi Indiano avrà quindi la possibilità di emettere eventuali rifiuti alla registrazio-ne di marchio oppure di confermare la registrazione . L’India oggi aderisce ai principali accordi internazionali in materia di marchi:• Convenzione di Parigi (CUP) per la

protezione della Proprietà Industria-le dal 07 .12 .1998;

• Protocollo di Madrid per la registra-zione di marchi internazionali dal 08 .07 .2013

Per i marchi internazionali già registrati alla data di ingresso dell’India al Proto-collo di Madrid (luglio 2013) non è possi-bile effettuare una estensione territoriale della protezione a questo Paese .

Procedura d’esameL’esame viene svolto dall’Ufficio marchi Indiano secondo una tempistica non ra-pida .In mancanza di obiezioni, il tempo medio

intercorrente tra il deposito e la registra-zione è di 18/24 mesi.Nel caso in cui siano state eccepite ir-regolarità, il tempo medio tra il deposito e la registrazione può essere stimato in un minimo di 3 ed un massimo di 5 anni . Spesso l’Ufficio Marchi Indiano fissa una udienza (hearing) nel corso della quale ascoltare l’Agente Indiano incaricato al momento del deposito della domanda di marchio per correggere eventuali di-screpanze nella documentazione pre-sentata . Tale formalismo viene anche adottato per verificare l’attuale (ovvero al momento dell’esame) interesse verso l’ottenimento della registrazione, ed in mancanza di partecipazione all’udienza si può incorrere nel provvedimento di rifiuto di protezione, che comporterà la perdita dei diritti sul marchio .

Esame di novità L’Ufficio marchi Indiano svolge l’esame di novità effettuando delle ricerche nel registro nazionale e internazionale, è pertanto possibile che una domanda di marchio sia rifiutata a causa della pre-senza di marchi anteriori, depositati per le medesime categorie di prodotti/servi-zi, ritenuti dall’Ufficio confondibili.Si consiglia quindi l’esecuzione di una ri-cerca di anteriorità, soprattutto se la do-manda di marchio rivendicherà prodotti o servizi che statisticamente sono stati riscontrati essere oggetto del maggior numero di rivendicazioni .In particolare sottolineiamo che in India il maggior numero delle domande di mar-chio rivendica “prodotti farmaceutici”, “articoli di abbigliamento”, “caffè, the”, “servizi di pubblicità e business mana-gement”, “servizi di intrattenimento e di educazione” e quindi in relazione a tali tipologie sarà statisticamente più pro-babile imbattersi nella presenza di regi-strazioni di marchi riconducibili a terzi confondibilmente simili al marchio che si intende registrare .

Opposizione – Azione di cancellazioneUna volta superata la fase di esame, il marchio viene ammesso a pubblicazione ed i soggetti terzi titolari di diritti anterio-ri, hanno la facoltà di presentare opposi-zione alla registrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione .Mentre chiunque può presentare opposi-zione sulla base di impedimenti assoluti, solo i titolari di diritti anteriori o altre parti interessate possono promuovere oppo-sizione per motivi relativi .È importante sapere che in India, a dif-ferenza di quanto avviene in Europa, è possibile richiedere un’estensione di un mese del periodo entro cui depositare opposizione, a condizione di presentare tale richiesta entro il trimestre successi-vo alla data di pubblicazione .Nel caso di marchi già registrati, l’azione di cancellazione basata su impedimenti

relativi, ovvero perché il marchio è lesi-vo di diritti di terzi, può essere promossa solo entro il termine di 5 anni dalla regi-strazione . Tale limite di tempo non si applica in caso di registrazione in mala fede di un marchio notorio . Scaduto tale termine di cinque anni, è possibile esperire una azione di can-cellazione per mancato uso effettivo del marchio nel territorio, invocandone la decadenza .

Apposizione di simboli quali ®, TM, SM.In India l’apposizione del simbolo ® in relazione ad un segno che non sia re-gistrato quale marchio in India o quale marchio Internazionale designante l’In-dia è considerato un reato, e comporta responsabilità penale personale in capo al responsabile legale dell’Azienda ed al responsabile legale della eventuale So-cietà Indiana coinvolta nella distribuzio-ne locale del prodotto .Il simbolo che può essere liberamente utilizzato, anche in mancanza di registra-zione è il simbolo TM (trade mark) per identificare prodotti o SM (service mark) per identificare servizi.

ClassificazioneIn India vige la classificazione internazio-nale di Nizza ed il sistema multiclasse, ovvero la possibilità di richiedere la pro-tezione di più classi di prodotti e servizi con una sola domande .

Durata della protezioneIl marchio ha una validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione ed è rinnovabile indefinitamente per uguali periodi . La richiesta di rinnovo potrà essere pre-sentata entro i 12 mesi precedenti la sca-denza . Trascorso tale periodo, la doman-da di rinnovo potrà essere presentata nei 6 mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa .

uso del marchio Una volta ottenuta la registrazione è ob-bligatorio utilizzare il marchio per un pe-riodo ininterrotto di 5 anni, pena la pos-sibile decadenza del diritto .La decadenza del marchio per non uso non è automatica ma avviene se, a se-guito di istanza di terzi, il titolare del mar-chio registrato da almeno 5 anni non è in grado di fornire sufficienti prove d’uso. Per corretto uso del marchio si intende: uso sui prodotti, il packaging o imballi di merci, bolle di trasferimento, uso nella pubblicità, fiere e manifestazioni o altre attività commerciali .Sulle fatture di vendita deve figurare il marchio, così come presentato nella domanda di registrazione, perché siano prese in considerazione .Le prove devono essere datate e ricon-

India

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ducibili immediatamente al territorio in-diano .

In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?In India è possibile agire nei confronti di terzi lamentando la contraffazione del proprio marchio anche in assenza di una registrazione validamente estesa al terri-torio indiano, invocando la normativa in materia di violazione dei principi di cor-rettezza commerciale e leale concorren-za (cd. “passing-off action”). Ovviamente sarà necessario in tali casi dimostrare di avere una “reputation” (visibilità) da di-fendere sul territorio Indiano .

Diritto di preusoIl titolare di un marchio successivo re-gistrato non può opporsi all’uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all’uso serio ed ef-fettivo, abbia acquisito una certa cono-scenza sul mercato prima del deposito della domanda di registrazione di mar-chio . Il preutente può continuare ad uti-lizzare il marchio nell’ambito dell’uso fino a quel momento effettuato ma il titolare del marchio registrato può chiedere al preutente di inserire nel proprio marchio adeguati segni distintivi, al fine di diffe-

renziare i prodotti o i servizi forniti .A tal proposito, sottolineiamo utilmente che in caso di deposito di domanda di marchio indiano è possibile rivendicare una data di preuso anche molto risalente nel tempo rispetto alla data di deposito della domanda di marchio . Non è inve-ce possibile rivendicare alcuna data di preuso in caso di registrazione Interna-zionale di marchio designante l’India .

Accordi di coesistenzaPer far fronte ad obiezioni sollevate dagli Esaminatori a causa di marchi anteriori riconosciuti simili alla domanda oggetto di deposito e depositati per prodotti/ser-vizi uguali o affini, è possibile presentare in India accordi di coesistenza che con-tengano disposizioni relative al consenso del titolare di diritti anteriori alla registra-zione del marchio successivo che venga considerato identico o simile al proprio .

Cessioni e licenze di marchi Il trasferimento di un marchio in India non ha effetto costitutivo ma ha effetto dichiarativo, e la cessione può riguardare il solo marchio o il marchio e l’avviamen-to commerciale conseguito mediante il suo sfruttamento (goodwill) .Anche la licenza non è soggetta a tra-

scrizione obbligatoria, e l’utilizzo del marchio effettuato dal Licenziatario – anche in mancanza di trascrizione della licenza – viene considerato quale utilizzo effettivo da parte del titolare del marchio stesso .

Protezione dei diritti – Investigazioni In India la burocrazia è molto spesso len-ta e di difficile comprensione e quindi è essenziale impostare strategie a difesa dei propri diritti di marchio con grande tempestività e avendo la massima cura nel verificare con l’ausilio di un Consu-lente locale quali istanze e presso quali Autorità Amministrative o Giudiziali è preferibile adire anche al fine di ottenere decisioni maggiormente tempestive .Stante la vastità e la peculiarità del terri-torio, è assolutamente consigliabile svol-gere attività investigative al fine di verifi-care l’ambito di utilizzo del marchio che si intende contraffattivo, nonché verifica-re sempre mediante investigazioni com-merciali l’ambito produttivo e le risorse del presunto contraffattore, anche al fine di individuare eventuali beni o attività aggredibili su cui indirizzare le richieste risarcitorie .

Ordinanza di sequestro copie non autorizzate di un film di “Bollywood”.L’ordinanza emessa dalla Corte di Mumbai ha inteso tutelare il titolare dei diritti di utilizzazione economica esclusiva (in questo caso trasmissione e duplicazione) di un film della tipica e famosa Mecca indiana del cinema, altrimenti nota come “Bollywood”. L’ordinanza ha sancito la tutelabilità del diritto d’autore in sede penale anche a dispetto del fatto che il “contraffattore” (e quindi, nel presente caso, il soggetto che aveva per primo immesso nel circuito “streaming” il film senza essere autorizzato dalla casa di produzione nonché i soggetti che derivavano un vantaggio economico da tale immissione) non fosse individuabile con certezza, grazie al “solito stratagemma” tipico dei pirati del web consistente nel creare veri e propri cluster internazionali riferibili unicamente a una moltitudine spersonalizzata di ip address. L’ordinan-za “contro ignoti” avvalora anche in India quel principio giuridico di “spersonalizzazione della responsabilità penale che già nei paesi Anglosassoni ha dato origine alle ordinanze definite “John Doe orders”, che alle latitudini indiane vengono definite Ordinanze Ashok Kumar.Utilmente, sottolineiamo che anche l’Amministrazione Penale della Giustizia italiana ha citato ed utilizza i principi sottesi alle ordinanze “Ashok Kumar” per inibire mediante ordinanze immediatamente esecutive la divulgazione delle partite di calcio di Serie A, altrimenti fruibili in streaming gratuito. Nel corso della costante collaborazione tra Bugnion e la Camera di Commercio Indiana in Italia, abbiamo scritto un arti-colo a tal proposito, che è stato pubblicato sulla rivista della Camera di Commercio n° 1/2013.Trans-border reputationNel 1996 la Suprema Corte Indiana in New Delhi ha riconosciuto la reputation sovra nazionale (trans-border) in relazione al marchio Whirlpool, dettando i principi – mai disattesi sino ad oggi – che debbono guidare l’interprete indiano nell’i-dentificazione della reputation anche in mancanza di una registrazione validamente estesa all’India.

Curiosità

Cina

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Come si tutelano i ritrovatiIn materia brevettuale, la legislazione at-tualmente in vigore comprende:• Legge brevettuale della Repubblica

Popolare Cinese, entrata in vigore nel 1985 e modificata ripetutamen-te, l’ultima volta nel 2009;

• Regolamento di attuazione della legge brevettuale della Repubblica Popola-re Cinese, entrato in vigore nel 2001 e modificato nel 2002 e nel 2010.

La Cina ad oggi aderisce ai principali ac-cordi internazionali in materia di brevetti, fra i quali si ricordano:• Convenzione di Parigi per la prote-

zione della Proprietà Intellettuale, dal 1985;

• Convenzione istituente l’Organizza-zione Mondiale per la Proprietà In-tellettuale, dal 1980;

• Trattato di Cooperazione Internazio-nale in materia di brevetti (PCT), dal 1994;

• Accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti, dal 1997;

• Organizzazione Mondiale del Com-mercio / TRIPS (Aspetti correlati al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale) dal 2001 .

La procedura di brevettazioneUna domanda di brevetto per invenzione cinese può derivare da:• un deposito nazionale presso l’Uffi-

cio Brevetti e Marchi Cinese, con o senza rivendicazione di una prece-dente priorità, cinese oppure stra-niera;

o, in alternativa• l’ingresso nella fase nazionale cine-

se di una domanda di brevetto inter-nazionale (PCT) .

Secondo la legge cinese, un’invenzione è qualsiasi nuova soluzione tecnica rela-tiva ad un prodotto, a un procedimento o a un loro miglioramento .I requisiti di brevettabilità sono fonda-mentalmente:• novità: l’invenzione non deve appar-

tenere allo stato della tecnica;• attività inventiva: l’invenzione deve

possedere preminenti caratteristi-che sostanziali e deve assicurare un notevole progresso rispetto allo sta-to della tecnica .

• applicabilità industriale: l’invenzione deve poter essere realizzata o utiliz-zata, e produrre risultati efficaci.

In Cina vige il principio del “first to file”, ossia il brevetto spetta a chi deposita per primo la relativa domanda, indipenden-temente da quando l’invenzione è stata effettivamente concepita. È richiesta la novità assoluta, ossia l’invenzione non può validamente essere brevettata se essa è stata divulgata anteriormente alla data di deposito (o di priorità) del bre-vetto, indipendentemente dal fatto che la divulgazione sia avvenuta da parte di terzi o dello stesso richiedente .

Immediatamente dopo il deposito, una domanda di brevetto è soggetta ad un esame formale da parte dell’Ufficio Sta-tale per la Proprietà Intellettuale .Successivamente, la domanda di bre-vetto è soggetta ad un esame di merito volto a verificare che il suo oggetto sia conforme ai requisiti di brevettabilità . È obbligatorio depositare una richiesta di esame entro tre anni dalla data di depo-sito (o di priorità, se rivendicata) .

Attualmente, il tempo richiesto per ot-

tenere la concessione di un brevetto in Cina è in media di 34-40 mesi dalla data di deposito della domanda .La durata di un brevetto per invenzione è di 20 anni dalla data di deposito in Cina .

È prevista la possibilità, per i terzi, di de-positare osservazioni sulla conformità di una domanda di brevetto ai requisiti di legge, a partire dalla pubblicazione del-la domanda e fino alla concessione del brevetto .Non è invece prevista la possibilità di de-positare un’opposizione contro la con-cessione di un brevetto .Tuttavia, dopo la concessione, chiunque può presentare una richiesta di nullità di un brevetto, che deve essere depositata avanti l’Ufficio Statale per la Proprietà In-tellettuale, dove verrà esaminata da una Camera di Riesame Brevettuale . Le de-cisioni della Camera di Riesame Brevet-tuale possono essere soggette ad appel-lo davanti la prima Corte Intermedia di Pechino e la Corte Suprema di Pechino .

I brevetti concessi in Cina non esplicano effetti ad Hong Kong, Macao o Taiwan, territori per i quali occorre depositare do-mande di brevetto dedicate .In particolare, ad Hong Kong, un brevet-to standard può essere ottenuto richie-dendo l’estensione di una delle seguenti domande di brevetto:• Una domanda di brevetto cinese;• Una domanda di brevetto inglese;• Una domanda di brevetto europeo

designante il Regno Unito .L’estensione ad Hong Kong, che è una procedura puramente formale, avviene in due fasi:1 . Registrazione della domanda di bre-

vetto, entro 6 mesi dalla pubblica-

Cina

BREVETTI

Cina

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zione della corrispondente doman-da cinese, o inglese, o europea;

2 . Registrazione del brevetto, entro 6 mesi dalla concessione del corri-spondente brevetto cinese, o ingle-se, o europeo .

Sono proteggibili mediante brevetto per modello di utilità la forma o la struttura di un prodotto, o la loro combinazione, che siano nuovi, possiedano caratteristiche sostanziali e assicurino un progresso ri-spetto allo stato della tecnica .

I modelli di utilità non sono soggetti ad esame di merito e vengono attualmente concessi in Cina dopo circa 6 mesi dalla data di deposito della domanda .La durata di un modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito in Cina .

I modelli di utilità devono soddisfare re-quisiti meno stringenti per quanto riguar-da l’attività inventiva rispetto ai brevetti per invenzione . In particolare, la trasla-zione di una soluzione nota ad un nuovo campo tecnico è proteggibile tramite un modello di utilità, mentre può incontrare difficoltà nell’ottenere protezione tramite un brevetto per invenzione .

Si assiste di conseguenza ad una pro-liferazione di modelli di utilità di basso livello, che possono mettere in difficoltà

i concorrenti .

Il medesimo richiedente può depositare contemporaneamente una domanda di brevetto per invenzione ed una domanda di brevetto per modello di utilità aventi rivendicazioni identiche .Normalmente, il brevetto per modello di utilità viene concesso in tempi molto più rapidi rispetto al brevetto per invenzione industriale .

Come si fanno valere i diritti di brevet-to

Il titolare di un brevetto cinese che abbia rilevato attività contraffattorie del proprio brevetto può agire secondo tre differenti strategie:• Inviare una lettera di diffida al pre-

sunto contraffattore;• Iniziare un’azione amministrativa

avanti una sede locale dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale;

• Iniziare un’azione legale avanti il tri-bunale competente .

L’invio di una lettera di diffida è senz’altro l’iniziativa più semplice ed economica, ma ha esiti fortemente variabili da caso a caso . Mentre aziende grandi con una buona reputazione possono rispondere in maniera collaborativa, alcune picco-le aziende possono continuare l’attività contraffattoria, senza curarsi neppure di

rispondere alla lettera di diffida. In ogni caso, se la lettera di diffida non esplica effetti, è ancora possibile iniziare un’azione amministrativa o legale .

Prima di iniziare un’azione amministra-tiva o legale, è essenziale che il titolare del brevetto svolga opportune indagini al fine di raccogliere prove della con-traffazione. Si raccomanda che le prove vengano raccolte con l’assistenza di un notaio che ne attesti l’autenticità .

L’azione amministrativa ha il vantaggio di essere meno costosa e più veloce ri-spetto all’azione legale . Tuttavia, l’autori-tà amministrativa non ha la facoltà di di-sporre il risarcimento dei danni e le parti devono ricorrere all’autorità giudiziaria se non sono d’accordo con la decisione dell’autorità amministrativa .

Qualora si decida di intraprendere un’a-zione legale, i tempi per l’ottenimento di una sentenza di primo grado sono normalmente compresi fra 6 mesi e un anno . Una sentenza di secondo grado può richiedere circa altri 6 mesi .

La concessione di misure cautelari è at-tualmente un’eventualità poco frequente .

La prima cosa da conoscere in relazione al mercato cinese è sicuramente il fatto

È opinione diffusa che i brevetti in Cina siano di scarsa utilità, a causa delle difficoltà che possono insorgere quando si tenta di azionarli contro contraffattori locali. Per questa ragione, alcuni imprenditori sono indotti a non depositare doman-de di brevetto in Cina.Si tratta tuttavia di una strategia errata, ed i numeri lo confermano.Nel 2012, il numero delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità depositate in Cina è stato pari a più del doppio del numero di domande di brevetto statunitense, e a più del quadruplo del numero di domande di brevetto europeo depositate nel medesimo anno.Pressoché tutte le domande di brevetto per modello di utilità sono state depositate da richiedenti cinesi. Il rapporto fra il numero di domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità depositate da richiedenti cinesi e quello di domande depositate da richiedenti stranieri è stato in quell’anno quasi di 10:1.In questo panorama, rinunciare fin dall’inizio a cercare di ottenere protezione in Cina significa partire da una situazione di evidente svantaggio rispetto ai concorrenti locali.

La controversia Chint / Schneider costituisce un caso degno di nota che, pur se non esente da errori, è emblematico di come in Cina sia possibile sfruttare i modelli di utilità locali per contrastare i concorrenti stranieri.

Chint è un’importante società cinese che produce componenti elettrici. È stata fondata nel 1984 e la sua sede è nella città di Wenzhou, che è una zona famosa per la produzione – anche in contraffazione – di prodotti elettrici a bassa tensione.Schneider ha tentato più volte, senza successo, di acquisire il controllo di Chint.

A decorrere dal 1999, Schneider ha depositato numerose azioni di contraffazione contro Chint in diversi paesi europei, sostenendo fra le altre cose che Chint copiava i prodotti Schneider delle serie C45 e C60.

Curiosità

Cina

23

che in Cina vige il principio del First to file.Sebbene molti Stati, tra cui l’Italia, ap-plicano tale principio, in Cina è sicura-mente più vero che altrove in quanto la tutela sul marchio è ottenuta dal primo soggetto che ne richiede la protezione avanti l’Ufficio ed esiste il rischio con-creto che un legittimo titolare del segno possa trovarsi escluso dal mercato per avere temporeggiato nella registrazione del marchio ed essere quindi arrivato “secondo” . Pertanto, prima di effettuare qualsiasi operazione sul mercato cinese, sia que-sta una partecipazione a fiere o con-vegni, o si tratti di intrattenere rapporti d’affari o presentazioni commerciali, è bene essere consapevoli del fatto che tali occasioni, oltre a costituire importanti opportunità, possono presentare aspetti critici, primi fra tutti quelli legati alla tute-la dei diritti di proprietà intellettuale .

Normativa di riferimento La Trademark Law nasce in Cina sol-tanto nel 1982 e viene emendata poco più di 20 anni dopo, il 22 Febbraio 1993 quando la Cina entra a far parte dell’Or-ganizzazione Mondiale del Commercio . Sia questa che la seconda modifica alla legge, avvenuta il 27 Ottobre 2001, sono state fortemente volute dal mercato in-ternazionale, mentre la Nuova Legge Marchi, approvata il 30 agosto 2013 ed entrata in vigore il 1° maggio 2014, na-sce dell’esigenza della Cina stessa di of-frire una più efficace tutela alle imprese locali ed avere, al tempo stesso, un si-

stema più snello e più fruibile anche per gli investitori stranieri .

La Cina oggi aderisce ai principali accor-di internazionali in materia di marchi:• Convenzione di Parigi (CUP) per la

protezione della Proprietà Industria-le dal 19 .03 .1985;

• Accordo di Madrid per la registra-zione di marchi internazionali dal 4 .10 .1989;

• Accordo di Nizza sulla classificazio-ne di prodotti e servizi dal 9 .08 .1994

• Protocollo di Madrid per la registra-zione di marchi internazionali dal 1 .12 .1995

Tipologie di marchioOltre al marchio in caratteri latini, costi-

tuito da lettere e/o numeri è opportuno provvedere alla registrazione in Cina an-che del marchio in ideogrammi cinesi .

Tale accorgimento si lega alla necessità di impedire che sia la stessa clientela ci-nese ad attribuire al prodotto un nome corrispondente al suono del marchio, con il rischio peraltro che tale nome ab-bia un significato non consono al prodot-to stesso .

In alcuni casi è inoltre consigliabile re-gistrare più traslitterazioni dello stesso marchio per impedire la registrazione da parte di terzi di traslitterazioni con carat-teri diversi ma che producono il medesi-mo suono e possono essere quindi tali da produrre confusione tra i consumatori .

Nel 2006, Chint ha iniziato un’azione legale avanti la Corte Intermedia di Wenzhou, accusando Schneider di contraffa-zione di un proprio modello di utilità.Schneider ha risposto depositando una richiesta di nullità del modello di utilità in questione avanti l’Ufficio Statale per la Proprietà Intellettuale. La vendita in Cina della serie di prodotti Schneider C60 veniva citata quale evento distruttivo dei requisiti di validità del modello di utilità Chint.Durante il procedimento di nullità, Chint ha modificato in senso limitativo le rivendicazioni del proprio modello di utilità, che è stato mantenuto in forma modificata.Fra i punti chiave della decisione che ha mantenuto in forma modificata il modello di utilità, i seguenti sono degni di nota:• Quando la data di accessibilità al pubblico di una pubblicazione è in dubbio, chi fornisce la pubblicazione ha l’onere

di dimostrare con certezza la data in cui la pubblicazione è stata conosciuta dal pubblico;• Se gli allegati ad un contratto sono apparentemente non coerenti con il contratto stesso, nessuna decisione dovrebbe

essere presa sulla base di tali allegati.

Nel 2007, Schneider è stata riconosciuta colpevole di contraffazione da parte della Corte Intermedia di Wenzhou, e con-dannata a pagare 330 milioni di RMB a Chint.

Nel 2009, la Corte Suprema di Zhehiang ha mediato fra le parti, condannando Schneider ad un risarcimento di 157 milioni di RMB a Chint. In tale sede, le parti hanno inoltre raggiunto un accordo a livello globale, i cui dettagli non sono noti, ma che ha portato Schneider a chiudere tutte le cause pendenti contro Chint al di fuori della Cina.

MARCHI

Alcuni esempi: tradurre il significato:

Pinyin Meaning

Apple 苹果 Ping Guo “apple”

Microsoft 微软 Wei Ruan “micro soft”

Palmolive 棕榄 Zong Lan “palm olive”

Traduzione mista:

Pinyin Meaning

Coca-cola 可口可乐 Ke Ku Ke Le “Allowing the mouth to rejoice” or “delicious and enjoyable”

Pepsi 百事可乐 Bai Shi Ke Le “Everything makes you happy”

BMW 宝马 Bao Ma “Precious Horse”

Cina

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Sono inoltre ammessi alla registrazione di marchio le combinazioni di colori ed i suoni, nonché i marchi di forma .

Chi può registrare un marchio Possono richiedere la registrazione di marchio in Cina le persone fisiche, giu-ridiche o altre organizzazioni di diritto pubblico o privato .È inoltre possibile richiedere la protezio-ne di marchio da parte di più soggetti in comunione .

In Cina sono riconosciuti sia il marchio Collettivo che il marchio di Certificazio-ne .

Portata territorialeÈ bene tenere presente che la tutela del marchio in Cina ha valore esclusivamen-te nella Repubblica Popolare Cinese . Sono quindi escluse dalla registrazione Macao, Hong Kong e Taiwan che richie-dono una protezione a parte .

Modalità di registrazione del marchioLa registrazione di marchio in Cina av-viene tramite il Chinese Trademark Office (CTMO) che dipende dallo State Admi-nistration for Industry and Commerce (SAIC), organo ministeriale le cui funzioni sono da ricondurre al controllo sulla re-golamentazione del mercato cinese .

Oltre al deposito diretto è possibile pro-cedere alla registrazione di un marchio in Cina anche attraverso il Sistema di Ma-drid, presentando quindi all’OMPI di Gi-nevra una sola domanda di registrazione con la possibilità di designare più nazioni tra quelle aderenti al Sistema di Madrid (cfr . Tabella 1) .

Una volta effettuato l’esame formale della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi designati l’avvenuta richiesta di registra-zione di marchio .Un marchio oggetto di registrazione in-ternazionale secondo il Sistema di Ma-drid gode degli stessi diritti di cui godono le registrazioni nazionali ed è soggetto alle disposizioni delle leggi nazionali in vigore nei Paesi designati . Il CTMO avrà quindi la possibilità di emettere eventuali rifiuti alla registrazione di marchio oppu-re di confermare la registrazione .

Procedura d’esameL’esame viene svolto dal CTMO in un tempo massimo di 9 mesi nel caso di presentazione della domanda di marchio direttamente al CTMO o di 12 mesi in caso di designazione attraverso la pro-cedura di registrazione internazionale . Contrariamente ad altri Paesi dove di norma sono previsti alcuni mesi per re-plicare al rifiuto, in Cina il tempo asse-gnato al Richiedente per presentare pro-prie osservazioni è di soli 15 giorni dal ricevimento del rifiuto.

In assenza di obiezioni da parte dell’Uffi-cio un marchio potrebbe quindi giungere a registrazione in meno di 12 mesi dal deposito .

Esame di novità Il CTMO svolge l’esame di novità effet-tuando delle ricerche nel registro nazio-nale e internazionale, è pertanto pos-sibile che una domanda di marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori, depositati per le medesime ca-tegorie di prodotti/servizi, ritenuti dall’Uf-ficio confondibili.

Opposizione – Azione di cancellazioneUna volta superata la fase di esame, il marchio viene ammesso a pubblicazione e terzi hanno la facoltà di presentare op-posizione alla registrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione .Mentre chiunque può presentare opposi-zione sulla base di impedimenti assoluti, solo i titolari di diritti anteriori o altre parti interessate possono promuovere oppo-sizione per motivi relativi .

Nel caso di marchi già registrati, l’azione di cancellazione basata su impedimenti relativi, ovvero perché il marchio è lesi-vo di diritti di terzi, può essere promossa solo entro il termine di 5 anni dalla regi-strazione . Tale limite di tempo non si applica in caso di registrazione in mala fede di un marchio notorio .

Certificato di registrazioneQualsiasi azione si debba intraprendere in Cina richiede l’attestazione della vali-dità del diritto per mezzo del certificato di registrazione . Tale documento deve pertanto essere ritirato e conservato dal Richiedente . Se la richiesta di protezione del marchio è avvenuta attraverso la procedura di re-gistrazione internazionale è necessario fare espressa richiesta di rilascio del cer-tificato al CTMO. Tale operazione richiede un tempo di at-tesa variabile da 3 a 6 mesi .

ClassificazioneIn Cina vige la classificazione internazio-nale di Nizza ed il sistema multiclasse, ovvero la possibilità di richiedere la pro-tezione di più classi di prodotti e servizi con una sola domande . Dal momento che il sistema multiclas-se è stato introdotto solamente con la riforma dall’agosto 2013, attualmente le domande vengono ancora gestite dal CTMO in modo separato e senza un ef-fettivo vantaggio in termini economici . I Certificati di Registrazione sono tutto-ra rilasciati distinti per ogni classe per la quale è stata richiesta la registrazione . Nonostante l’appartenenza alla clas-sificazione di Nizza, la Cina prevede la suddivisione dei prodotti e servizi in

sottoclassi . Ad ogni classe di prodotti e servizi corrispondono diverse sottoclassi ed è l’appartenenza o meno ad una stes-sa sottoclasse a determinare il rischio di confusione tra segni . Pertanto, è consigliabile effettuare il de-posito del marchio quanto più esteso possibile, così da poter agire nei con-fronti di terzi che dovessero richiedere la protezione dello stesso o di analogo marchio per prodotti appartenenti a sot-toclassi diverse .

Durata della protezioneIl marchio ha una validità di 10 anni a partire dalla data di registrazione ed è rinnovabile indefinitamente per uguali periodi . La richiesta di rinnovo potrà essere pre-sentata entro i 12 mesi precedenti la sca-denza . Trascorso tale periodo, la doman-da di rinnovo potrà essere presentata nei 6 mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa .

uso del marchio Una volta ottenuta la registrazione è ob-bligatorio utilizzare il marchio per un pe-riodo ininterrotto di 3 anni, pena la pos-sibile decadenza del diritto .La decadenza del marchio per non uso non è automatica ma avviene se, a se-guito di istanza di terzi, il titolare del mar-chio registrato da almeno 3 anni non è in grado di fornire sufficienti prove d’uso.

Per corretto uso del marchio si intende: uso sui prodotti, il packaging o imballi di merci, bolle di trasferimento, uso nella pubblicità, fiere e manifestazioni, o altre attività commerciali .

Sulle fatture di vendita deve figurare il marchio, così come presentato nella domanda di registrazione, perché siano prese in considerazione .

Le prove devono essere datate e ricon-ducibili immediatamente al territorio ci-nese .

In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?Come detto, in Cina vige il principio del first to file, pertanto, in assenza di mar-chio registrato è estremamente diffici-le agire nei confronti di terzi; tuttavia è possibile promuove opposizione nei confronti di una domanda o richiedere una cancellazione di registrazione nei seguenti casi: 1 . Il deposito è stato fatto da un agen-

te / rappresentante del cliente senza il suo consenso;

2 . il marchio per il quale è stata richie-sta la protezione è identico o simile ad un altro marchio non registrato, in uso da altro soggetto; ed il richie-dente è consapevole dell’esistenza del marchio precedentemente usa-

Cina

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to, a causa di relazioni contrattuali, interazioni commerciali o altre rela-zioni .

3 . il marchio per il quale è stata richie-sta la protezione costituisce copia, imitazione oppure traduzione di un marchio non registrato ma che gode di rinomanza in Cina .

Tuttavia, occorre considerare che la so-glia per la valutazione della rinomanza del marchio è estremamente elevata e le possibilità di successo in un’azione ba-sata su tale motivazione sono piuttosto scarse .

Diritto di preusoIl titolare di un marchio successivo re-gistrato non può opporsi all’uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all’uso serio ed ef-fettivo, abbia acquisito una certa cono-scenza sul mercato prima del deposito della domanda di registrazione di mar-chio . Il preutente può continuare ad uti-lizzare il marchio nell’ambito dell’uso fino a quel momento effettuato ma il titolare del marchio registrato può chiedere al preutente di inserire nel proprio marchio adeguati segni distintivi, al fine di diffe-renziare i prodotti o i servizi forniti .

MarchiaturaI simboli “TM” per i prodotti o “SM” per i servizi indicano qualsiasi marchio indi-pendentemente dal fatto che sia deposi-tato o meno .È opportuno usare tali simboli solo dopo avere condotto una ricerca di anteriorità e congiuntamente all’utilizzo – dimostra-bile- del marchio .

Se il marchio è stato registrato, il titolare può utilizzare il simbolo “®” nell’angolo superiore o inferiore destro; mentre se il marchio non è stato ancora concesso ma solo depositato, il richiedente può utilizzare il simbolo “TM” in alto a destra del marchio . Accordi di coesistenzaSpesso per far fronte ad obiezioni solle-vate dagli Esaminatori a causa di marchi anteriori riconosciuti simili alla domanda oggetto di deposito e depositati per pro-dotti / servizi uguali o affini, si ricorre alla richiesta di lettera di consenso all’uso e alla registrazione del proprio marchio al titolare del marchio anteriore citato .

In Cina, la lettera di consenso (Agree-ment of Consent) è ammessa solo in sede di appello ad un rifiuto provvisorio emesso dal CTMO; tuttavia tale condi-zione è puramente teorica dal momento che se l’Esaminatore ritiene che il grado di somiglianza tra i marchi ed il grado di affinità tra i prodotti rivendicati dagli stessi, sia tale da creare confusione tra i consumatori, di norma non accetta la lettera di consenso rilasciata e rifiuta la

domanda di marchio .

In caso di utilizzo, l’Agreement of Con-sent deve essere rilasciato in autentica notarile e legalizzato .

Cessioni di marchi Il trasferimento di un marchio in Cina ha effetto costitutivo ed è quindi valido dal momento in cui tale trasferimento è regi-strato dal CTMO (circa 9 mesi dal depo-sito della richiesta) .

Al fine di evitare che derivi inganno per i consumatori è obbligatorio trasferire tut-ti i marchi simili, depositati per prodotti identici o affini. Per lo stesso motivo, il CTMO può rifiutarsi di registrare il trasfe-rimento parziale di un marchio, ovvero il trasferimento per una parte di prodotti/servizi, nel caso in cui i prodotti/servizi appartenenti alla stessa sottoclasse di-ventino, a seguito di tale trasferimento, di proprietà di soggetti diversi .

Registrazione accordi di licenzaNon è obbligatorio registrare il contratto di licenza presso l’Ufficio Marchi Cinese in quanto l’accordo di licenza è efficace indipendentemente dalla sua registrazio-ne, salvo diversa pattuizione delle parti .Tuttavia, nella pratica, è suggerita la regi-strazione del contratto di licenza in modo che le prove fornite dal licenziatario pos-sano essere utilizzate per dimostrare il corretto uso del segno . Inoltre, secondo quanto previsto dalla nuova legge marchi, l’accordo di licenza non registrato non può essere utilizzato per confronti del terzo che abbia deposi-tato in buona fede .

Protezione dei diritti – Azioni ammini-strative e giudiziarieIn Cina più che in altri Paesi, prima di agi-re nei confronti di terzi è assolutamente necessario sapere come difendersi . È pertanto necessario effettuare le pre-ventive ricerche di anteriorità ed intra-prendere le procedure di registrazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, altrimenti qualsiasi azione sarebbe pro-babilmente vana in quanto non suppor-tata .

Il sistema di tutela dei diritti in Cina si suddivide sostanzialmente nella proce-dura amministrativa ed in quella giudi-ziale .

Sul piano amministrativo è consigliabile agire nel seguente modo:

1 . Condurre indagini sulla violazione cercando di ottenere informazioni dettagliate circa l’autore della stes-sa .La raccolta delle prove deve essere effettuata insieme ad un notaio che

provvede all’autenticazione delle stesse .

2 . Inviare una lettera di diffida al con-traffattore in modo da scoraggiarlo a continuare la violazione . In alcuni casi tale approccio può dare buoni risultati ma spesso i con-traffattori cinesi decidono di ignora-re questo tipo di lettera o di avver-timento .

3 .1 Se i trasgressori sono di piccole dimensioni e non ci sono risvol-ti complessi legati all’infrazione, è consigliabile il deposito di un recla-mo all’ufficio AIC (Administration for Industry and Commerce) locale per condurre un’indagine ed emettere una decisione ufficiale. Nel caso in cui si riscontri la con-traffazione potrà essere ordinata la cessazione dell’attività contraffatti-va, la confisca o distruzione dei beni contraffatti e degli strumenti utiliz-zati per compiere l’attività stessa, applicazione di una multa al contraf-fattore .Di norma l’azione dell’AIC si com-pleta in un periodo da 3 a 6 mesi e non è possibile richiedere il risarci-mento dei danni attraverso tale azio-ne .

3 .2 Se l’autore della violazione è un’a-zienda di grandi dimensioni o con vendite su larga scala, è consiglia-bile il ricorso al procedimento giudi-ziale al Tribunale competente . Nor-malmente il Tribunale impiega circa un anno per emettere la decisione di prima grado .In questo caso è previsto anche un risarcimento dei danni per il quale la nuova legge marchi del 2014 ha sta-bilito i seguenti criteri: a . Danno emergente: perdita su-

bita dal titolare del marchio a causa della violazione;

b. Lucro cessante: profitto ottenu-to dall’autore della violazione;

c. Royalty: profitto che il titola-re del marchio avrebbe potuto conseguire autorizzando l’uso del marchio con legittima licen-za

Nel caso in cui la determinazione del danno non sia possibile con i criteri indicati, la decisione spetta al giudi-ce fino a un massimo di 3.000.000 RMB (ca . € 360 .000) .

Cina

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Lascia certamente sorpresi la decisione emessa lo scorso agosto 2014 dal Tribunale di Zhejiang secondo la quale la nota casa di moda Dsquared2 SA dovrà cessare la contraffazione del marchio Dsquared in Cina.Si, proprio mentre i fratelli Caten partecipavano in qualità di special guest al più famoso evento moda in Cina, il Shangai Fashion Week, il Tribunale stava prendendo la propria decisione sul caso che da qualche anno occupava l’azienda italiana.Tale decisione, di per se abbastanza sorprendente, lo è ancora di più se si pensa che la decisione ribalta completamente quanto deciso dalla Corte in istanza di Primo Grado.

Antefatto:Il marchio DSQUARED è stato depositato il 17/12/2003 da una persona fisica denominata Zhao Ban Hua ed è stato regi-strato il 14/02/2007 al n. 3849642 con una caratterizzazione grafica e, a seguito di numerosi cambi di titolarità, il marchio appartiene oggi a Zhejiang Nuohe Garment Co. Ltd.n. 3849642

Nel 2004 anche DSQUARED2 ha tentato il deposito del marchio DSQUARED in Cina, ma la domanda è stata respinta dall’Ufficio Marchi Cinese con riferimento a tutti i prodotti di abbigliamento ad eccezione di impermeabili, perché anti-cipata dal marchio n. 3849642.

Nel 2011 erano comunque diversi i negozi che in Cina ponevano in vendita prodotti DSQUARED2 provenienti dalla so-cietà italiana DSQUARED2, pertanto Bier Bulasi Ltd. proprietario del marchio in quel periodo, invia una serie di lettere di diffida ai diversi negozi, intimandoli a cessare l’utilizzo di tale marchio per il quale lui vantava diritti di esclusiva in Cina. Nei primi mesi del 2012, come reazione alle diffide inviate, Dsquared2 SA, intraprende una causa civile contro Bier Bula-si Ltd. richiedendo un accertamento negativo della contraffazione ed avvia un secondo contenzioso per concorrenza sleale in relazione all’uso di diversi elementi che copiano l’identità e la reputazione di DSQUARED2 SA : il nome del designer, la bandiera canadese, il 1964, l’allestimento dei negozi, la posizione dell’etichetta sulla zip anteriore di jeans, etc.

In merito alla presunta contraffazione di Dsquared2, la Corte conclude in prima istanza che non è presente alcun rischio di confusione sulle basi seguenti considerazioni: • Il marchio n. 3849642 di Bier Bulasi è costituito da lettere con carattere speciale e l’effetto visivo complessivo tra i

due marchi è differente. • La funzione di base di un marchio è di distinguere i prodotti o servizi provenienti da fonti diverse. Bier Bulasi non

usa il marchio esattamente come registrato, ma anzi, stava adottando misure per creare confusione con il segno ori-ginario.

• Dsquared2 SA utilizzava il segno “DSQUARED2” in Cina già dal 2004 e non aveva alcuna intenzione di venire associato al marchio di Bier Bulasi.

Purtroppo la Corte non ha accolto la domanda fondata sulla concorrenza sleale in quanto non ha ritenuto che gli elementi copiati raggiungessero la soglia minima di reputazione sufficiente per essere protetti in quanto elementi distintivi non registrati.

In seconda istanza, la Corte di Appello ribalta invece la situazione ritendo che dal punto di vista visivo ci sia somiglianza tra i due segni e riconosce un rischio di confusione e quindi la violazione da parte di Dsquared2 per le seguenti ragioni: • “DSQUARED” non è una parola inglese presente nel dizionario, ma un termine di fantasia pertanto marchio di Bier

Bulasi gode di un elevato grado di distintività. • nonostante la presenza di differenze grafiche dei loghi, l’impressione complessiva è che i due marchi sono tra loro

Curiosità

Cina

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simili. • al Tribunale non interessa come il marchio sia in concreto utilizzato ma ritiene che il diritto di esclusiva del marchio

precedentemente registrato, conferisca al titolare di tale diritto di impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio per i medesimi prodotti.

A nostro avviso, il marchio DSQUARED avrebbe dovuto essere aggiudicato a Dsquared2 SA che lo ha creato, lanciato, utilizzato e reso famoso prima all’estero e poi in Cina e la registrazione n. 3849642 sarebbe dovuto essere annullata. La Corte di Zhejiang non ha riconosciuto la presenza di malafede nell’uso del marchio da parte di Bier Bulasi, come invece era avvenuto in primo grado, né ha riconosciuto il rischio di confusione legato all’imitazione di diversi elementi perpetuati dal registrante.

Infine la Corte pare non aver riconosciuto l’importanza del fatto che nel 2003 - data di deposito del marchio n. 3849642 - il marchio DSQUARED era già famoso, anche se prevalentemente al di fuori dal territorio cinese, permettendo quindi ad un’azienda diversa da quella che lo ha creato e lanciato, di assicurarsi ingiustamente un diritto di monopolio in Cina.

Sudafrica

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La Repubblica Sudafricana è la maggio-re potenza economica africana dopo la Nigeria, la quale deve però il suo primato alle ingenti risorse petrolifere .Al di fuori del continente africano, i prin-cipali partner economici del Sudafrica sono Cina, Stati Uniti, Giappone e Spa-gna ed i brevetti depositati da titolari stranieri sono almeno dieci volte tanto quelli richiesti da titolari locali .

Come si tutelano i ritrovatiMembro dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la Repubbli-ca Sudafricana è anche Paese firmatario del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) e della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale .La gran parte dei brevetti sudafricani di titolarità italiana è ottenuta naziona-lizzando domande di brevetto interna-zionale, nell’ambito della procedura del PCT .Tuttavia, per le aziende nostrane con interessi in Sudafrica, è senz’altro utile conoscere le modalità di richiesta diretta dei brevetti sudafricani - in accordo col South African Patent Act - delle quali pe-raltro già si servono i concorrenti .

La procedura di brevettazioneUna domanda di brevetto sudafricano deve essere depositata presso il CIPC, acronimo di Companies and Intellectual Property Commission, esclusivamente a nome dell’inventore come persona fi-sica .Tuttavia, si può anche presentare conte-stualmente un atto di cessione, che indi-chi come nuova richiedente un’azienda o altra persona giuridica .Questa pratica ricalca quella che era in

uso negli Stati Uniti d’America fino alle recenti revisioni legislative .Esistono tre tipologie di domande di brevetto: la domanda “provvisoria”, la domanda “completa” e la domanda “di ampliamento” (patent of addition) . La domanda di brevetto provvisoria può essere depositata direttamente dal ri-chiedente ed ha lo scopo di stabilire una data certa del diritto e di consentire di testare l’effettivo interesse del mercato per il prodotto tutelato .Entro 12 mesi dalla data di presentazio-ne, la domanda provvisoria deve essere convertita in una domanda completa ma, nel frattempo, è consentito divulgare la soluzione e commercializzare il prodotto, senza che ciò infici la validità del titolo.Si noti che una domanda provvisoria non può essere fatta valere contro terzi; al fine del ricorso giudiziale a tutela della propria invenzione, è necessario dispor-re di una domanda completa o di un bre-vetto concesso .Degno di nota è il fatto che il deposito di una domanda di brevetto completa è consentito soltanto ai mandatari accre-ditati presso il CIPC .Pertanto, sia che il richiedente decida di depositare subito una domanda comple-ta sia che opti per il deposito di una do-manda provvisoria, egli dovrà comunque servirsi di un professionista locale . La durata massima del brevetto sudafri-cano è di 20 anni dalla data di deposito .Di sicuro interesse è il fatto che il sistema brevettuale sudafricano prevede tasse insolitamente basse sia per il deposito che per il mantenimento del brevetto .Tuttavia, bisogna mettere in conto i costi del servizio di consulenza di un manda-tario sudafricano, al quale è necessario ricorrere per la cura delle pratiche presso

il CIPC .Il CIPC esegue solo un esame forma-le delle domande di brevetto, che sono concesse – in circa 12 mesi dal deposi-to - senza essere sottoposte a ricerca di anteriorità e ad esame sostanziale .Il richiedente ha comunque facoltà di presentare una domanda di esame vo-lontario al CIPC, al fine di ottenere un parere non vincolante, il quale non pre-giudica la concessione del titolo ma for-nisce una stima dell’effettiva forza dello stesso .Per i brevetti sudafricani vige quindi una presunzione di validità per quanto riguar-da i fondamentali requisiti della novità e dell’attività inventiva .Si noti che, ai fini della brevettabilità, è richiesto che le invenzioni soddisfino un criterio di novità assoluta “temperata” .Infatti, sebbene l’invenzione debba es-sere nuova, a livello mondiale, in relazio-ne alle divulgazioni precedenti la data di deposito, tuttavia non vengono prese in considerazione le attività sperimentali o le prove tecniche eseguite dall’inventore o dal richiedente .Come detto, un’ulteriore tipologia di tu-tela brevettuale è costituita dalla doman-da di ampliamento, che assomiglia sotto certi profili alla “continuation-in-part” del sistema statunitense .In pratica, il richiedente di una domanda di brevetto, prima o dopo la concessio-ne, può depositare un’ulteriore doman-da, volta a proteggere miglioramenti o sviluppi della soluzione descritta nella domanda principale .La soluzione tutelata dalla domanda di ampliamento è considerata brevettabile anche qualora non implichi attività inven-tiva rispetto alla domanda principale .La durata massima di un brevetto di am-

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BREVETTI

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pliamento è pari a quella del brevetto principale .Se il brevetto principale viene a decade-re, il brevetto di ampliamento diviene un titolo autonomo .Infine, per ciò che concerne i brevetti di tipo farmaceutico, è importante notare che la giurisdizione sudafricana non ri-conosce i Certificati di Protezione Com-plementare .

Come si fanno valere i diritti di brevet-toLe azioni giudiziali a tutela delle inven-

zioni brevettate si promuovono di fron-te un apposito tribunale specializzato, chiamato Court of the Commissioner of Patents .Data la tradizione anglosassone del si-stema sudafricano, i giudici di questo tribunale tendono ad essere protagonisti attivi dell’accertamento della contraffa-zione, che non viene quindi demandata interamente ai consulenti tecnici . Tuttavia, la preparazione tecnica dei giu-dici sudafricani in materia di proprietà industriale non è sempre al livello dei colleghi di altre giurisdizioni in cui vige la

common law .La prassi giuridica sudafricana prevede anche la concessione di provvedimenti cautelari, volti ad interrompere la pre-sunta attività contraffattoria prima del giudizio, purché siano presenti ragioni di urgenza e significativi indizi di contraffa-zione . I tempi per ottenere una sentenza dal tribunale specializzato non sono brevi, potendo variare tra i 5 ed i 10 anni .In caso di giudizio sfavorevole, si può presentare ricorso presso la Supreme Court of Appeal .

Il Sudafrica è celebre per le proprie innovazioni nel campo della medicina e della biologia, settori in cui è all’avanguardia.Infatti, il Sudafrica non solo vanta il primo trapianto di cuore della storia, eseguito nel 1967 dal chirurgo sudafricano Christiaan Barnard, ma è anche il Paese di nascita del fisico Allan MacLeod Cormack che, negli anni ’60, ha concepito la metodologia matematica che ha poi permesso l’invenzione della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC).Grazie agli strumenti teorici predisposti da MacLeod Cormack, il medico americano William Henry Oldendorf e l’in-gegnere britannico Godfrey Hounsfield svilupperanno tra gli anni ’60 e ’70 strumenti diagnostici per l’esecuzione delle TAC, tutelati tramite brevettazione in diversi Paesi del mondo.Nel 1979, MacLeod Cormack riceverà il Premio Nobel per la medicina proprio per i suoi studi nella diagnostica per immagini.

Curiosità

MARCHIGrazie all’insistenza della Cina, nel 2010 il Sud Africa si è aggiunto a Brasile, Fe-derazione Russa, India e Cina stessa, allargando quindi l’acronimo ormai rico-nosciuto in campo economico a BRICS .

La legge marchi Sudafricana prende spunto dal modello giuridico del Com-mon Law ed è, nei suoi aspetti fon-damentali, assimilabile alle direttive Europee sulla tutela della proprietà intel-lettuale .

Normativa di riferimentoI marchi sono disciplinati dal TRADE-MARK ACT n . 194 del 1993, legge entra-ta in vigore il 1° maggio del 1995 .Il Sud Africa come le altre potenze dei BRICS aderisce ai principali trattati in-ternazionali in materia di Proprietà Indu-striale, tra questi evidenziamo:• Convenzione di Parigi della Proprie-

tà Industriale • Accordo di Nizza sulla Classificazio-

ne di prodotti e servizi Pur essendo Membro del Wipo, il Sud Africa non aderisce al Sistema di Madrid relativo alla registrazione dei marchi in-ternazionali .

Tipologie di marchio La legge marchi prevede che possano

essere oggetto di valida registrazione, i segni idonei a distinguere i prodotti e/o servizi come provenienti da una deter-minata impresa da quelli di altre imprese purché suscettibili di essere rappresen-tati graficamente. Sono quindi escluse dalla registrazione di marchio le denominazioni troppo ge-neriche o costituite esclusivamente da indicazioni relativa alla qualità o della provenienza dei prodotti e/o servizi con-traddistinti dal marchio .Contrariamente ad altri ordinamenti, in Sud Africa non è ammessa la tutela ai marchi di sapore e/o olfattivi, data la dif-ficoltà concreta di poter rappresentare in sede di deposito un gusto o un odore in modo comprensibile ed univoco . Sono invece ammessi i marchi di colore, tridimensionali e sonori .In ultimo, anche la legislazione sudafri-cana consente la registrazione di marchi collettivi e di certificazione. Per queste tipologie di marchio è richiesto, tra le varie formalità, di presentare in sede di deposito il regolamento d’uso .

Chi può registrare un marchioChiunque, persona fisica o entità giuridi-ca, che utilizzi o si proponga di utilizzare un marchio può chiederne la registrazio-ne .

Portata territorialeLa tutela copre l’intero territorio della Re-pubblica di Sud Africa e include anche le repubbliche indipendenti di Bophun-thatswana, Transkei, Venda e Ciskei .

Modalità di registrazione del marchioUfficio competente alla registrazione di un marchio è il Trade Mark Office (TMO) di Pretoria . Al momento il TMO non pre-vede la possibilità di depositare doman-de di marchio tramite procedure elettro-niche ed è quindi necessario procedere ad una richiesta di registrazione in forma cartacea . Il Sud Africa non aderisce al Sistema di Madrid, pertanto, il solo modo per otte-nere una registrazione in questo Paese è quello di procedere ad una richiesta di protezione in via nazionale tramite un corrispondente locale .

Procedura d’esameA seguito della richiesta di registrazione, il TMO effettua un esame sia formale che sostanziale sulla domanda di registrazio-ne, ovvero ne verifica i requisiti assoluti (mancanza di descrittività, genericità, ingannevolezza) ed i requisiti relativi (as-senza di diritti anteriori di terzi) .In assenza di impedimenti, la domanda dovrebbe giungere a registrazione in cir-

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ca 24-30 mesi .Se vengono rilevate obiezioni alla regi-strazione, l’Ufficio emette un rifiuto prov-visorio o può richiedere che il segno in questione venga emendato . Nel caso in cui l’azione ufficiale emes-sa riguardi un elemento non distintivo del marchio e quindi non proteggibile in via monopolistica da parte di un solo produttore, è possibile replicare l’Uffi-cio richiedendo un disclaimer, ovvero la possibilità di ottenere la registrazione del marchio nel suo insieme, escludendo la tutela esclusiva su quegli elementi del segno che non risultano distintivi .Un marchio originariamente privo di ca-pacità distintiva potrebbe inoltre riuscire ad ottenere la registrazione nel caso in cui il titolare sia in grado di dimostrare che, grazie all’uso intensivo e consisten-te del segno, il nome nato come generico ha ottenuto un riconoscimento dal pub-blico che ne riconosce quindi la capacità distintiva di indicatore di provenienza dei prodotti, c .d . secondary meaning . Sebbene il concetto del “Secondary meaning”, sia riscontrabile in diverse le-gislazioni, è importante tenere presente che la riconosciuta capacità distintiva deve ricondursi al momento precedente alla data di presentazione della domanda di registrazione e le prove fornite devo-no dimostrare non solo un utilizzo serio ed effettivo del segno, accompagnato anche da un consistente sostegno pub-blicitario, ma che tale uso abbia portato all’acquisizione da parte del pubblico, di questo significato secondario.

Esame di novità Dal momento che l’Ufficio svolge un esa-me di novità, è possibile che la doman-da di marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori, depositati/registrati per prodotti identici e/o affini, ritenuti simili e confondibili con il segno oggetto di richiesta di registrazione . L’Ufficio è comunque tenuto ad acco-gliere lettere di consenso rilasciate dai ti-tolari dei diritti anteriori citati e procedere quindi alla registrazione del marchio . Peculiarità della legge marchi sudafri-cana è inoltre data dal fatto che l’Uffi-cio potrebbe accettare una domanda di registrazione nonostante la presenza di marchi anteriori ritenuti confondibili, qualora il richiedente della domanda di registrazione successiva sia in grado di fornire prove in relazione all’utilizzo in buona fede del proprio segno da data antecedente o simultanea rispetto alle anteriorità riscontrate (honest current use).

Opposizione Completata la procedura di esame, il marchio è ammesso a pubblicazione ed entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione, o per un periodo maggio-re eventualmente concesso dall’Ufficio,

terzi interessati possono presentare op-posizione .

Dopo la registrazione Una volta ottenuta la registrazione del marchio i diritti derivanti sono acquisiti, tuttavia è ancora possibile che terzi pro-muovano un’azione di cancellazione del marchio rivolgendosi al North Gauteng High Court. I motivi che possono portare alla cancel-lazione di un marchio sono i seguenti:1. mancato uso da parte del titolare

Spetta al titolare di marchio l’obbligo di utilizzo del proprio segno distinti-vo entro 5 anni dalla registrazione e per 5 anni consecutivi .In caso di mancato uso, il marchio non è cancellato automaticamente dal registro ma può essere soggetto a decadenza per non uso su istanza di terzi .

2. richiesta registrazione di un marchio senza l’intenzione di utilizzo

3 . se il titolare di un marchio era una persona fisica ormai deceduta o una ditta cessata ed entro due anni non viene presentata alcuna domanda di trasferimento del marchio ad altro soggetto, l’Ufficio, su istanza di terzi, può procedere alla cancellazione del marchio.

Marchi notoriÈ riconosciuta una tutela sia ai marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art . 6 bis del Convenzione dell’Unione di Parigi, sia ai marchi che godono di rino-manza nello Stato e per i quali è quindi prevista una tutela ultramerceologica .

Modifiche al marchio (Alteration)Contrariamente a moltissime altre legi-slazioni, in Sud Africa è possibile presen-tare una richiesta di emendamento del marchio se il segno risulta variato rispet-to a quello originariamente depositato, purché tale variazione riguardi aspetti non sostanziali del marchio stesso . Sarà cura del TMO determinare l’acco-glimento o meno della modifica appor-tata . Terzi interessati potranno comunque, en-tro 3 mesi dalla pubblicazione del mar-chio modificato, presentare opposizione alla concessione dello stesso .

ClassificazioneIn Sud Africa vige la Classificazione in-ternazionale di Nizza, tuttavia è previsto che, per ogni classe di prodotto o ser-vizio, si proceda con domanda separata (sistema monoclasse), con un impatto notevole sul costo di deposito e di man-tenimento delle registrazioni .

Durata della protezioneLa protezione del marchio dura 10 anni dal deposito dello stesso . La registra-zione può essere rinnovata per periodi

successivi di 10 anni, attraverso il paga-mento di una tassa di rinnovo . Il marchio può essere rinnovato nei 6 mesi antecedenti alla scadenza della re-gistrazione ed è possibile il rinnovo tar-divo, entro 1 mese dalla scadenza della registrazione, pagando una soprattassa .

Decorso tale termine l’Ufficio può pro-cedere alla rimozione del marchio dal registro . Il titolare di un marchio scaduto può tuttavia richiedere, entro un anno dalla scadenza, una restoration del proprio segno purché si proceda al pagamento delle tasse corrispondenti comprensive di mora .Il ripristino della registrazione è tutta-via subordinato ad una indagine a cura dell’Ufficio volta a rilevare l’eventuale presenza di domande depositate suc-cessivamente alla scadenza effettiva del marchio e tali da costituire quindi un impedimento al ripristino della registra-zione .

In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?Il Sud Africa, adottando il sistema giuri-dico del Common Law, offre la possibi-lità di tutela al marchio non registrato .

Si precisa che non è il Trademark Act a riconoscere espressamente la tutela sul marchio non registrato, ma è possibile agire per concorrenza sleale attraverso l’istituto del tort of passing off, ovvero agire nei confronti di terzi che adottino un comportamento idoneo a creare con-fusione sul mercato in relazione ai pro-dotti e/o all’attività di un concorrente. Per poter agire a tutela di un marchio non registrato è comunque indispensabile che il titolare dello stesso sia in grado di dimostrare l’effettivo utilizzo del proprio segno e l’acquisita reputation .

MarchiaturaLa marchiatura –™ per domande pen-denti e ® per le registrazioni - non è ob-bligatoria, ma consigliata . È possibile tuttavia apporre l’indicazione o il simbolo di marchio registrato sola-mente se tale informazione corrisponde al vero; in caso contrario, la falsa indi-cazione di registrazione di marchio costi-tuisce un reato perseguibile con un’am-menda e/o la reclusione fino a 12 mesi.

Cessione di marchiIl trasferimento di un marchio in Suda-frica, che può riguardare un marchio registrato o una domanda di marchio, è valido esclusivamente se effettuato in forma scritta .È possibile trasferire la totalità dei pro-dotti e delle classi di prodotto o una par-te di essi (cessione parziale); in quest’ul-timo caso è tuttavia necessario che dal

Sudafrica

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trasferimento non derivi una situazione di confusione sul mercato . In tal caso l’Ufficio potrebbe rigettare la domanda di trascrizione . La cessione di marchio da un sogget-to sudafricano a favore di un sogget-to straniero deve essere approvata dall’Exchange Control Authorities . In as-senza di tale autorizzazione la cessione sarà considerata illecita e inapplicabile .

LicenzaIl marchio può essere oggetto di contrat-to di licenza e, sebbene non sia previsto alcun obbligo relativo alla trascrizione della licenza, tale passaggio è consiglia-bile in primo luogo perché una licenza trascritta è già una prova idonea di utiliz-zo del marchio, in secondo luogo perché consente al licenziatario di agire a difesa del titolo in luogo del titolare .L’azione verso terzi da parte del licenzia-tario è tuttavia subordinata ad una iner-zia del titolare e, solo se questo non avrà agito in un tempo massimo di due mesi dalla richiesta di intervento formulata, il licenziatario potrà agire autonomamente contro il contraffattore.In ultimo, anche in caso di azione da parte del titolare del marchio, solo il li-cenziatario che avrà provveduto alla tra-scrizione della licenza, potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti .

Protezione dei diritti – azioni ammini-strative e giudiziarieI diritti esclusivi sono conferiti con la re-gistrazione del marchio . Tuttavia il pro-prietario di un marchio registrato non può interferire o limitare l’uso di un mar-

chio identico o simile per prodotti/servizi simili da parte di un terzo, che ne abbia fatto un uso antecedente continuativo ed in buona fede:• Prima dell’inizio di uso del marchio

registrato• Prima della registrazione del mar-

chio Al di fuori dell’ipotesi sopra prospettata, l’uso di un marchio identico o simile a un marchio già da altri registrato, è conside-rato atto di contraffazione se sussiste un rischio di confusione o di ingannevolezza per il pubblico di riferimento, data l’iden-tità o somiglianza dei prodotti . Tutela più ampia è offerta al marchio che gode di rinomanza e per il quale opera quindi una tutela ultramerceologica . In questo caso l’uso di un marchio succes-sivo simile/identico al marchio notorio è vietato se si verifica un indebito vantag-gio per l’imitatore, indipendentemente dal fatto che vi sia confusione o inganno per il consumatore di riferimento o nel caso in cui si riscontri un pregiudizio al marchio notorio . Di contro non costituiscono una violazio-ne di marchio:1 . qualsiasi utilizzo in buona fede del

proprio nome, se tale uso è confor-me alla correttezza professionale .

2 . uso in buona fede del marchio al-trui in funzione descrittiva dei propri prodotti o se è necessario per indi-care la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come parti di ricambio ed accessori, sempre che l’uso sia conforme alle regole e ai principi di correttezza professionale .

In diverse legislazioni è consentito l’u-

so del marchio altrui alle condizioni che sono state appena esposte .Tuttavia al fine evitare eventuali azioni re-lative ad un “uso improprio” del segno altrui è sempre opportuno verificare con il proprio consulente di fiducia se si sta agendo nel modo corretto .Le azioni di contraffazione devono es-sere promosse dinanzi al Tribunale (High Court) competente .Prima di agire con il procedimento di contraffazione il richiedente deve notifi-care per iscritto la sua intenzione a pro-cedere ad eventuali licenziatari, i quali possono intervenire nel procedimento per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti (solo nel caso in cui la licenza sia stata regolarmente tra-scritta) .

A seguito di un’azione giudiziale è possi-bile ottenere: • Ingiunzione• Ordine di rimozione del segno in

contraffazione dal materiale• Risarcimento danni• Alternativamente alla liquidazione

dei danni, il titolare del marchio può chiedere l’assegnazione della royal-ty che potrebbe essere riconosciuta nel caso in cui il contraffattore aves-se operato in accordo di licenza

I danni o la royalty dovuta possono an-che essere richiesti per azioni compiute tra la pubblicazione della domanda e la registrazione del marchio . Il Tribunale può compiere indagini o accertamenti per definire l’ammontare del danno o la royalty dovuta .

Turchia

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Protagonista di un’impetuosa crescita economica, la Repubblica di Turchia è favorita da una posizione invidiabile per gli scambi commerciali con gran parte del Globo .A cavallo tra continenti e culture diverse, la Turchia vanta confini di terra con l’Eu-ropa ed il Medio Oriente e rotte marittime verso la Spagna e l’Atlantico .Inoltre, la Turchia si colloca al centro di una circonferenza ideale che abbraccia India, Regno Unito, Nord Africa, Cina oc-cidentale e Russia, raggiungibili in poche ore di volo .L’impetuosa crescita economica della Turchia è ben sintetizzata dal numero im-pressionante (per le dimensioni delle sua economia) dei marchi depositati che nel 2013 erano oltre 220000 (che ne fanno il quarto registro al mondo dopo Cina, Usa e Francia) . Tale dato rende necessaria, per qualsiasi operatore economico che si affaccia sul territorio turco, un’atten-zione massima all’aspetto della tutela del proprio marchio .

Come si tutelano i ritrovati Membro dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la Repubbli-ca di Turchia aderisce al Trattato di Coo-perazione in materia di Brevetti (PCT) ed alla Convenzione di Parigi per la Prote-zione della Proprietà Industriale .La Turchia è inoltre uno Stato membro della Convenzione del Brevetto Europeo .Quindi, un primo modo per tutelare le proprie invenzioni in Turchia è quello di presentare una domanda di brevet-to presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e, a seguito della concessione, chiederne la convalida nazionale in Tur-chia .La durata massima di un brevetto euro-

peo convalidato in Turchia è di 20 anni dalla data di deposito della domanda .Una modalità alternativa è quella di pre-sentare una domanda di brevetto o mo-dello di utilità presso l’Istituto Turco dei Brevetti (Türk Patent Enstitüsü o TPE), secondo la Legge Decree n . 551 .

La procedura di brevettazioneCome tutto ciò che riguarda questo Pae-se, anche il sistema brevettuale costitui-sce un unicum nel suo genere .Infatti, in Turchia convivono diversi modi per ottenere un titolo brevettuale, cia-scuno con le sue specificità.Innanzitutto, esistono due tipi di brevet-to per invenzione: il brevetto cosiddetto “esaminato” ed il brevetto “non esami-nato” .La domanda per un brevetto esaminato è sottoposta a ricerca di anteriorità ed a successivo esame di merito (da cui il nome), al fine di stabilire se la soluzione tecnica abbia i requisiti di validità, in par-ticolare novità ed attività inventiva .Per quanto concerne il requisito della novità dell’invenzione, esso è valutato in termini assoluti in relazione alle divulga-zioni precedenti la data di deposito ad opera di soggetti terzi, mentre è previsto un periodo di grazia di 12 mesi per le predivulgazioni ad opera del richiedente, come avviene ad esempio negli USA .Il brevetto esaminato concesso ha una durata massima di 20 anni dalla data di deposito della domanda .Il brevetto non esaminato riceve anch’es-so un rapporto ricerca, ma non viene sottoposto ad esame sostanziale .La durata massima di un brevetto non esaminato è di soli 7 anni .Tuttavia, il sistema turco consente al ri-chiedente una certa flessibilità nella scel-

ta tra le due fattispecie di brevetto .Infatti, il richiedente ha la facoltà di con-vertire un brevetto non esaminato in un brevetto esaminato, prolungandone po-tenzialmente la vita di altri 13 anni .A tale fine, il richiedente deve deposita-re presso il TPE una richiesta di esame sostanziale entro la scadenza dei 7 anni sopra menzionata .Un’altra peculiarità del sistema turco è costituita dalla facoltà di terzi di conte-stare la validità delle domande di brevet-to, sia del tipo “esaminato” che del tipo “non esaminato” .In dettaglio, i rapporti di ricerca preparati dal TPE, oltre ad essere trasmessi ai Ri-chiedenti, sono anche resi pubblici . Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca, terze parti hanno facoltà di presentare osservazioni contro la concessione del brevetto .Pertanto, anche una domanda per bre-vetto non esaminato, nel caso subisca il deposito di osservazioni di terzi, sarà sottoposta nei fatti ad un esame .L’esame di merito può prevedere l’in-staurarsi di un vero e proprio contraddit-torio tra l’Esaminatore incaricato del TPE ed il consulente in brevetti che assiste il richiedente .Per questo motivo, il tempo per ottenere la concessione di un brevetto esaminato può variare tra i 3 ed i 5 anni dal deposito della domanda .Tuttavia, è anche possibile fare richiesta di una procedura accelerata di conces-sione, tramite una convenzione che il TPE ha con alcune Uffici brevetti esteri.Infatti, il sistema turco prevede una sin-golare pratica di outsourcing dell’esame sostanziale, che coinvolge, tra gli altri, l’Ufficio Brevetti Austriaco e l’Ufficio Bre-vetti e Registrazioni Svedese .

Turchia

BREVETTI

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Presentando apposita richiesta ad uno di questi due Uffici esteri, il richiedente può abbreviare i tempi di concessione di un brevetto turco .Per chi abbia l’esigenza di disporre ra-pidamente di un titolo brevettuale con-cesso, il sistema turco offre la possibilità di presentare domanda per modello di utilità .Tipicamente, il modello di utilità turco è concesso entro un anno dal deposito della domanda .La domanda per modello di utilità non è sottoposta a ricerca o ad esame sostan-ziale .Tuttavia, entro 3 mesi dalla pubblicazio-ne della domanda, soggetti terzi posso-no presentare al TPE osservazioni contro la validità del modello .Un’ulteriore tipologia di tutela è offerta dal “brevetto di ampliamento” (patent of addition), in qualche modo simile alla “continuation-in-part” del sistema statu-nitense .In pratica, il richiedente di una doman-da di brevetto, prima della concessione o del rifiuto, può depositare una nuova domanda, cosiddetta “di ampliamento”, volta proteggere miglioramenti o sviluppi della soluzione descritta nella prima do-manda .Per i brevetti di ampliamento non è ri-chiesto il soddisfacimento del requisito dell’attività inventiva .Se il brevetto principale è rifiutato, il bre-vetto di ampliamento non viene conces-

so .La durata massima del “brevetto di am-pliamento” è pari a quella del brevetto principale .Un aspetto interessante è che, per i bre-vetti di ampliamento, non è richiesto il pagamento delle tasse annuali di man-tenimento, al contrario degli altri brevetti . Per ciò che concerne i brevetti per solu-zioni di tipo farmaceutico, è importante notare che la giurisdizione turca non ri-conosce i Certificati di Protezione Com-plementare . Il Parlamento sta esaminando in questi mesi una nuova Legge Brevetti che po-trebbe modificare alcuni aspetti del si-stema sopra descritto .In dettaglio, si discute se mantenere la fattispecie del brevetto non esamina-to e se introdurre un’opposizione post concessione, sull’esempio del brevetto europeo .Tuttavia, non è al momento chiaro né quale sarà la forma definitiva del testo di Legge né quando esso potrà essere li-cenziato dal Parlamento ed entrare quin-di in vigore . Come si fanno valere i diritti di brevet-toLa Repubblica di Turchia ha istituito Corti Specializzate in materia di proprietà in-dustriale, con sede ad Istanbul, Ankara ed Izmir, alle quali i titolari di privative in-dustriali possono ricorrere, quando ven-gono a conoscenza di atti contraffattori

ai loro danni .In Turchia, una causa di primo grado si conclude tipicamente in 18 / 24 mesi, mentre per giungere a sentenza nel caso di ricorso in appello presso la Suprema Corte, vanno messi in conto circa altri 12 / 18 mesi.Si noti che i giudici delle Corti Specia-lizzate concedono molto di rado prov-vedimenti cautelari volti ad interrompere la presunta attività contraffattoria, prima dell’emissione di una sentenza che ac-certi la violazione del diritto .Nel caso in cui questo tipo di provvedi-menti sia concesso, al titolare del diritto azionato può essere chiesto il deposito di una cauzione . Tuttavia, esiste un tipo di misura caute-lare che il titolare del diritto può ottene-re con una certa probabilità dalle Corti Specializzate, prima dell’instaurarsi della causa di merito .Si tratta di un provvedimento in qualche modo simile a quello che nel diritto indu-strialista italiano è chiamato “descrizione giudiziaria” .In pratica, il titolare della privativa può chiedere un’ispezione a sorpresa presso gli stabilimenti del presunto contraffatto-re, compiuta da un perito tecnico nomi-nato dal Giudice .L’ispezione ha lo scopo di verificare l’e-sistenza di attività contraffattorie, al fine della determinazione della prova dell’il-lecito, la quale potrà essere fatta valere nella causa di merito .

La speciale ubicazione geografica rende la Turchia un sorvegliato speciale nel contrasto al traffico di merci contraffatte, sia dirette al mercato turco sia, soprattutto, di passaggio sul suolo turco e dirette ad altri mercati.Il sistema di sorveglianza doganale turco, recentemente oggetto di interventi legislativi è stato drasticamente migliorato.Negli ultimi anni, il ricorso alle autorità doganali per la difesa dei diritti di proprietà industriale è divenuto sempre più semplice ed efficace.Innanzitutto, si è istituita la domanda di sorveglianza centralizzata, ai fini dell’individuazione di merci contraffatte. In pratica, tramite un’unica richiesta presentata all’Ufficio Centrale delle Dogane presso il Ministero del Tesoro, il titolare di una privativa industriale può ottenere il monitoraggio di tutte le dogane turche.Tale istituto sostituisce il sistema precedente che obbligava a presentare separatamente una domanda di sorveglianza presso ciascuna dogana.La domanda centralizzata può essere anche depositata in forma elettronica, tramite una procedura on-line.Una volta accettata, la domanda centralizzata ha una durata massima di un anno.Quando un bene in transito sul suolo turco è in ritenuto in sospetta contraffazione di un titolo di privativa, esso viene momentaneamente detenuto dalle autorità doganali ed il titolare del diritto avvertito tramite apposita notifica.Il titolare può anche chiedere di ispezionare la merce contraffatta o di riceverne un campione, ai fini della verifica della contraffazione.A questo punto, per evitare che il bene sia rilasciato dalle autorità doganali, il titolare può azionare il proprio diritto presso le Corti Specializzate oppure fare richiesta di procedura di “distruzione semplificata”.La “distruzione semplificata” consente alle dogane, su richiesta del titolare del diritto, di distruggere la merce sospetta senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.Sebbene tale procedura preveda il consenso da parte del proprietario alla distruzione della merce sospetta, in pratica si

Curiosità

Turchia

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Normativa di riferimento Il sistema marchi in vigore in Turchia è basato sul Decreto Legge N . 556 relati-vo alla protezione dei marchi del 5 No-vembre 1995 (come riformato dalla de-creto del 28 Gennaio 2009 n . 5833 che ha provveduto a rendere il sistema più moderno ed in linea con la normativa europea) . La Turchia aderisce ai seguenti accor-di internazionali in materia di marchi: Convenzione di Parigi (CUP), accordo di Nizza sulla classificazione di prodotti e servizi, protocollo di Madrid per la re-gistrazione di marchi internazionali dal 1 .1 .1999 (non aderisce invece all’Accor-do di Madrid) .

Tipologie di marchioSe distintivi posso essere oggetto di re-gistrazione tutti i segni rappresentabili graficamente quali: parole, nomi, acro-nimi, lettere, numeri, figure, ologrammi, combinazione di colori, forme tridimen-sionali, anche di prodotti o loro packa-ging ed ogni combinazione dei segni sopra indicati . Possono essere registrati suoni, se rappresentabili graficamente, mentre, piuttosto in linea con i sistemi marchi di tutto il mondo, non sono al mo-mento registrabili marchi olfattivi .Come noto in Turchia è in uso l’alfabe-to Latino, pertanto, non pare necessa-rio proporre alcun tipo di traduzione dei marchi depositati in Arabo .

La legge turca prevede e disciplina :• marchi di prodotto;• marchi di servizio;• marchi collettivi;• marchi di garanzia (a differenza di

quanto accade in Italia e nell’ Unio-ne Europea) .

Modalità di registrazione del marchioLe domande di registrazione di Marchio devono essere depositate presso l’Uffi-cio Brevetti Nazionale – Türk Patent Ens-titüsü (sigla in turco TPE) – con sede ad Ankara . È possibile depositare domande multi classe .

Il TPE riceve ed invia comunicazioni solo con indirizzi in Turchia pertanto i soggetti stranieri che non hanno un valido domi-cilio in Turchia devono farsi rappresenta-re per la presentazione del marchio e la prosecuzione dello stesso da un agente mandatario locale. A tal fine una procura non legalizzata sarà sufficiente a confe-rire il mandato .

Oltre al deposito diretto è possibile pro-cedere alla registrazione di un marchio in Turchia anche attraverso il Sistema di Madrid, presentando quindi all’OMPI di Ginevra una sola domanda di registra-zione con la possibilità di designare più nazioni tra quelle aderenti al Sistema di Madrid .

Una volta effettuato l’esame formale della domanda, l’OMPI notifica ai Paesi designati l’avvenuta richiesta di registra-zione di marchio . Un marchio oggetto di registrazione internazionale secondo il Sistema di Madrid gode degli stessi dirit-ti di cui godono le registrazioni nazionali ed è soggetto alle disposizioni delle leggi nazionali in vigore nei Paesi designati .

Il TPE avrà quindi la possibilità di emet-tere eventuali rifiuti alla registrazione di marchio oppure di confermare la regi-strazione .

Senza che questo sia previsto dal-la legge turca, il TPE ha recentemente implementato una speciale procedura d’esame per i marchi notori . Esiste un progetto di legge volto a regolamentare la pubblicazione annuale di un bollettino contenente la lista dei marchi notori e l’eventuale possibilità di opposizione alla pubblicazione di un marchio in tale lista .

Procedura d’esameLe domande depositate sono esami-nate dal TPE prima da un punto di vista formale per essere poi passate al va-glio dell’esame circa i motivi assoluti di rifiuto (la capacità distintiva, legittimità e decettività). I motivi assoluti di rifiuto applicabili di Turchia sono grosso modo

gli stessi applicabili nei sistemi Europei, e come in questi, i marchi privi di capaci-tà distintiva all’ordine possono acquisirla tramite l’uso che del marchio si è fatto sul mercato .

Esame di novità È importante sottolineare che il TPE ha l’obbligo di verificare che nel registro non esistano diritti anteriori uguali o si-mili, pertanto, dopo l’esame circa la capacità distintiva, il TPE procederà ad una ricerca nel registro nazionale e inter-nazionale . È pertanto possibile che una domanda di marchio sia rifiutata a causa della presenza di marchi anteriori identici o confondibilmente simili . Contro l’eventuale rifiuto di registrazione del marchio è possibile proporre dedu-zioni da parte del titolare della domanda nel corso dei due mesi successivi alla notifica del rifiuto stesso.Se la domanda di marchio supera anche tale esame la stessa viene pubblica-ta, mediamente entro i primi 6 mesi dal giorno del deposito nel “Resmi Markalar Bülteni” che ha uscita mensile .

Opposizione Una volta superata la fase di esame, il marchio viene ammesso a pubblicazione e terzi hanno la facoltà di presentare op-posizione alla registrazione entro 3 mesi dalla pubblicazione . Mentre chiunque può presentare opposizione sulla base di impedimenti assoluti, solo i titolari di diritti anteriori o altre parti interessate possono promuovere opposizione per motivi relativi .In caso di deposito di un’opposizione, il TPE procederà con l’esame della stes-sa grosso modo nei tre mesi successivi al deposito . La decisione del TPE sulle opposizioni potrà essere eventualmente ricorsa di fronte all’Higher Council, nei 2 mesi successivi all’emissione .La legislazione Turca prevede anche la possibilità di deposito di azioni di can-cellazione dopo la registrazione di mar-chi . L’azione di cancellazione è tuttavia un’azione da proporre di fronte alle Corti turche specializzate nell’IP .

applica sovente il principio del silenzio assenso.Di conseguenza se, avvertito di una richiesta di distruzione semplificata in merito ad un proprio bene, il proprietario non fornisce alcuna risposta, le autorità doganali possono procedere con la distruzione.Se il titolare del diritto presenta ricorso presso le Corti Specializzate, allora può anche fare richiesta di sequestro giudi-ziario della merce sospetta.In questo caso, la merce sequestrata viene trattenuta in dogana per il periodo stabilito dal Giudice.Infine, le autorità doganali, in presenza di chiare prove di contraffazione, possono decidere di trattenere beni sospetti ex officio, cioè a prescindere dal fatto che il titolare del diritto abbia presentato una domanda di sorveglianza.

MARCHI

Turchia

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Certificato di registrazioneLa registrazione del marchio avviene, dopo il pagamento di una tassa di re-gistrazione su notifica al titolare della domanda da parte del TPE alla fine del periodo di opposizione, se nessuna op-posizione è depositata o se l’opposizio-ne eventuale è superata . In assenza di obiezioni da parte del TPE ed in assenza di opposizioni, il tempo medio per l’otte-nimento di una registrazione di marchio in Turchia è di 12/18 mesi.

ClassificazioneIn Turchia vige la classificazione interna-zionale di Nizza ed il sistema di deposito è multi classe .

Durata della protezioneLa protezione comincia dalla data di de-posito ed ha validità di 10 anni a partire da tale data . Il marchio può essere rin-novato per un periodo di 10 anni, ma un periodo di mora per il rinnovo tardivo di 6 mesi è previsto dalla legge .

uso del marchio Ottenuta la registrazione di marchi, in as-senza di uso nel territorio turco nei 5 anni successivi alla data di registrazione, lo stesso è soggetto ad azione di decaden-za per non uso in virtù degli articoli 14 e 42 .c della legge marchi Turca .La ripresa d’uso del marchio prima dell’avvenuto deposito di un’azione di decadenza da parte di terzi può permet-tere di restaurare la protezione .

MarchiaturaSe il marchio è stato registrato, il titolare può utilizzare il simbolo “®” nell’angolo superiore o inferiore destro, tuttavia non è obbligatorio. Non esistono specifici simboli per indicare che la registrazione di marchio è pendente .

In assenza di marchio registrato è possibile agire verso terzi?Non la legge marchi, ma l’articolo 55 del codice del commercio Turco offre ai tito-lari di marchi non registrati ma utilizzati sul territorio turco, una protezione contro gli atti di concorrenza sleale . In particola-re, il citato articolo fa riferimento al caso in cui l’eventuale contraffattore sfrutti la “reputazione” del marchio altrui o svol-ga attività in mala fede al fine di creare confusione tra la propria attività e quella di un legittimo operatore nell’attività eco-nomica . La tutela relativa alla concorren-za sleale è ovviamente da perseguire tra-

mite azioni presso tribunali civili turchi .

Accordi di coesistenzaIn Turchia, lettere di consenso o accordi di coesistenza non sono prese in consi-derazione dal TPE . In sostanza il sistema marchi Turchi non prevede, nemmeno in presenza di un accordo tra le parti, la co-esistenza nel registro di due marchi iden-tici o confondibilmente simili per prodotti e servizi identici o confonbilmente simili . L’uso di lettere di consenso o di accordi coesistenza per superare obiezioni da parte dell’ufficio turco relative a diritti an-teriori non è pertanto efficace.

Cessioni di marchi Il trasferimento di un marchio in Turchia ha effetto dichiarativo, è cioè necessa-rio solo per provare l’acquisto del diritto nei confronti dei terzi e non fra le parti . Al fine di registrare una cessione è neces-sario depositare un atto di cessione del marchio con firme di entrambe le par-ti raccolte da un notaio e legalizzate . È possibile la registrazione di una cessione parziale, ed in tal caso dovranno esse-re chiaramente indicati i prodotti cui la cessione si riferisce . Per il trasferimento di marchi a seguito di fusione sarà ne-cessario procedere con il deposito di un documento idoneo a provare la fusione .

Registrazione accordi di licenzaSecondo l’articolo 21 del decreto legge n. 556 le licenze non hanno effetto nei confronti di parti terzi in buona fede fin-ché le stesse non siano registrate presso il TPE . Non è chiaro se la registrazione sia costitutiva o meno, in particolare con riferimento all’imputazione dell’uso da parte del licenziatario . La legge e la giu-risprudenza non sono chiare sul punto, e pertanto è vivamente consigliato pro-cedere con la registrazione degli accordi di licenza. Ai fini della registrazione è ne-cessario presentare un accordo di licen-za notarizzato .

Protezione dei diritti – Azioni ammini-strative e giudiziarieLa Repubblica di Turchia ha istituito Corti Specializzate in materia di proprietà in-dustriale, alle quali i titolari di privative in-dustriali possono ricorrere, quando ven-gono a conoscenza di atti contraffattori ai loro danni . Con sede ad Istanbul, An-kara ed Izmir (le maggiori città della Tur-chia), tali corti sono competenti al fine di accertare l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale, a liquidare even-

tuali danni ed ovviamente offrono rimedi cautelari in caso di procedimenti urgenti .In Turchia, una causa di primo grado si conclude tipicamente in 18/24 mesi, mentre per giungere a sentenza nel caso di ricorso in appello presso la Suprema Corte, vanno messi in conto circa altri 12/18 mesi.Particolarmente efficace la possibilità di procedere a descrizione su istanza di parte: in tal caso, i giudici hanno la fa-coltà di nominare esperti tecnici che va-luteranno l’attività contraffattivi al fine di costituire uno strumento di prova utiliz-zabile in giudizio, ma anche come mezzo di pressione sul contraffattore al fine di chiudere al più presto la vertenza e l’at-to contraffattivi. Con riferimento ai rime-di stragiudiziali è consigliabile, a volte, procedere con l’invio di una dura diffida tramite Notaio . La legge turca prevede anche efficaci tutele tramite legge pena-le . In particolare, è possibile chiedere ad un “public prosecutor” turco di proce-dere con sequestri di merci contraffatte, tramite l’intervento della Polizia, ove ov-viamente vi siano i presupposti di legge . L’intera attività di sequestro può essere organizzato in una sola settimana .Tale rimedio ha ovviamente i suoi van-taggi se si considera che un procedi-mento civile ordinario relativo alla con-traffazione di marchio può durare da un minimo di due anni ad un massino di 4 anni . Tuttavia, tramite misure cautelari ottenute in corso di causa può chiedersi: a . inibizione alla continuazione dell’atto contraffattivo, b) sequestri dei beni so-spetti di contraffazione, c) richiesta di una cauzione/garanzia anticipatoria del potenziale danno . È ovvio che i requisiti del fumus bonis iuris e del periculum in mora dovranno essere ben evidenti . Sul punto vale la pena far notare che le Corti turche generalmente non concedono mi-sure cautelari se il convenuto in un’azio-ne di contraffazione è titolare di un mar-chio in Turchia, rendendosi necessario in questo caso un’azione di cancellazione preliminare nella quale è buona norma chiedere alla Corte di inibire la cessione del marchio a terzi .È pertanto necessario effettuare le pre-ventive ricerche di anteriorità ed intra-prendere le procedure di registrazione dei propri diritti di proprietà intellettuale, altrimenti qualsiasi azione sarebbe pro-babilmente vana in quanto non suppor-tata .

Turchia

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Bugnion ha avuto modo di assistere un proprio importante cliente che, non avendo registrato il marchio in Turchia, ma operando sul territorio da tempo con una propria sussidiaria, ha dovuto affrontare l’attività di un concorrente turco che aveva registrato un marchio identico a quello della cliente per prodotti pressoché identici.Con l’assistenza dei nostri corrispondenti in Turchia abbiamo provveduto a contattare il titolare del marchio anteriore al fine di acquistarlo.La trattativa di acquisto è tuttavia stata interrotta a seguito di una richiesta economica considerata esorbitante.Per tutta risposta il titolare del marchio anteriore ha provveduto ad instaurare contro la nostra cliente un’azione di con-correnza sleale e contraffazione di marchio. Su nostro consiglio, il nostro cliente ha reagito con un’azione di decadenza per non uso del marchio attivato. Anche su tale base ed in considerazione dell’attività internazionale della nostra cliente, l’azione di concorrenza sleale è stata vinta in primo grado, mentre l’azione di decadenza per non uso è ancora pendente.Nel frattempo il cliente ha ovviamente provveduto a ridepositare, per via internazionale, il marchio nel territorio Turco.

Curiosità

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Glossario

Accordo TRIPS (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio)È un accordo che si propone di uniformare le modalità con cui i diritti di proprietà intellettuale sono protetti negli stati aderenti all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), e di risolvere in maniera sistematica le relative dispute . L’accordo TRIPS stabilisce requisiti minimi che ogni paese membro deve soddisfare per assicurare adeguata protezione nel suo territorio ai diritti di proprietà intellettuale .

Classificazione di Nizza Elenco contenente 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi, internazionalmente riconosciute, per la registrazione dei marchi .

Convenzione di Parigi (CUP) per la protezione della Proprietà Industriale Uno dei primi trattati sulla proprietà intellettuale e industriale che garantisce, ai cittadini di ciascuno dei Paesi aderenti all’Unione, parità di trattamento in materia di proprietà industriale .

Diritto di Priorità (art. 4 CUP)Tutti coloro che hanno depositato in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi un brevetto/marchio/modello di utilità/design nazionale possono estendere la loro domanda in altri paesi (di cui si rivendica la priorità) come data di riferimento per la valutazione dei requisiti di validità . I tempi per estendere la protezione ad altri Stati di interesse sono di dodici mesi per i brevetti e modelli di utilità, e sei mesi per design e marchi .

Marchi notoriamente conosciuti (art. 6-bis comma 1 CUP)La norma garantisce una tutela ai marchi stranieri che siano noti nel Paese Unionista ma in esso non utilizzati e siano perciò noti per il loro uso all’estero .

Marchio collettivoSegno che ha la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi che sono contraddistinti con detto marchio . Diversamente dal marchio d’impresa il marchio collettivo, proprio per la funzione che svolge, può contenere indicazioni descrittive della provenienza geografica o di altre caratteristiche del prodotto e servizio.

Marchio di certificazioniIn Italia è assimilato al marchio collettivo, mentre in altri Paesi è un segno utilizzato per indicare una certificazione di qualità del prodotto o servizio .

Sistema di Madrid per la registrazione di marchi internazionali La registrazione internazionale dei marchi è disciplinata da due trattati internazionali: Accordo (1891) e Protocollo di Madrid (1989) ed è amministrata dalla Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra .

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Attraverso tale procedura è possibile richiedere la registrazione di un marchio in più Paesi o regioni, a scelta tra quelli che aderi-scono al Sistema di Madrid, presentando un’unica domanda .

Trattato di Cooperazione Internazionale in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty o PCT)È un trattato che regola le cosiddette domande di brevetto internazionale o PCT, prevedendo per tali domande un iter procedu-rale comune che ha luogo durante una fase internazionale della durata di 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità (se rivendi-cata) . Al trattato in questione aderiscono attualmente 148 paesi . Durante la fase internazionale, le domande di brevetto PCT sono soggette ad una ricerca internazionale volta ad individuare eventuali documenti anteriori rilevanti ed, opzionalmente, ad un esame preliminare internazionale . Trascorso il termine di 30 mesi dalla data di deposito o di priorità, il richiedente deve effettuare l’ingresso nelle fasi nazionali/regionali dei paesi in cui è interessato ad ottenere effettivamente protezione. Da un’unica domanda di brevetto internazionale nascono così più domande di brevetto locali, ciascuna delle quali è soggetta, nel rispettivo paese o gruppo di paesi, ad un’au-tonoma procedura di concessione .

Siti utili:

PORTALE WIPO http://www.wipo.int/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI BRASILEhttp://www.inpi.gov.br/portal/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI FEDERAZIONE RuSSAhttp://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/main/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI INDIAhttp://www.ipindia.nic.in/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI CINAhttp://www.sipo.gov.cn/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI SuD AFRICAhttp://www.cipro.gov.za/

PORTALE uFFICIO MARCHI E BREVETTI TuRCHIAhttp://www.tpe.gov.tr/

Paesi Aderenti alla Convenzione di Parigi, detti anche membri dell’unione:

Albania; Algeria; Andorra; Antigua e Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaigian; Bahamas; Bahrain; Bangla-desh; Barbados; Bielorussia; Belgio; Belize; Benin; Bhutan; Bolivia; Bosnia ed Erzegovina; Botswana; Brasile; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Camerun; Canada; Repubblica Centrafricana; Ciad; Cile; Cina; Colombia; Comore; Congo; Costa d’Avorio; Costa Rica; Croazia; Cuba; Cipro; Repubblica Ceca; Corea del Nord; Corea del Sud; Repubblica Democratica del Con-go; Danimarca; Gibuti; Dominica; Repubblica Dominicana; Ecuador; Egitto; El Salvador; Guinea Equatoriale; Estonia; Finlandia; Francia; Gabon; Gambia; Georgia; Germania; Ghana; Grecia; Grenada; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Santa Sede; Honduras; Ungheria; Islanda; India; Indonesia; Iran; Iraq; Irlanda; Israele; Italia; Giamaica; Giappone; Giordania; Kazaki-stan; Kenya; Kirghizistan; Laos; Lettonia; Libano; Lesotho; Liberia; Libia; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Madagascar; Malawi; Malaysia; Mali; Malta; Mauritania; Mauritius; Messico; Monaco; Mongolia; Montenegro; Marocco; Mozambico; Namibia; Nepal; Paesi Bassi; Nuova Zelanda; Nicaragua; Niger; Nigeria; Norvegia; Oman; Pakistan; Panamá; Papua Nuova Guinea; Pa-raguay; Peru; Filippine; Polonia; Portogallo; Qatar; Moldavia; Romania; Federazione Russa; Ruanda; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; San Marino; Santa Lucia; Sao Tome e Principe; Arabia Saudita; Senegal; Serbia e Montenegro; Seychelles; Sierra Leone; Singapore; Slovacchia; Slovenia; Sudafrica; Spagna; Sri Lanka; Sudan; Suriname; Swaziland; Svezia; Svizzera; Si-ria; Tagikistan; Thailandia; Macedonia; Togo; Tonga; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Uganda; Ucraina; Emirati Arabi Uniti; Regno Unito; Tanzania; Stati Uniti d’America; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Yemen; Zambia; Zimbabwe .

Paesi aderenti all’Accordo (A), Protocollo di Madrid (P) ed all’ Accordo e Protocollo (AP):

Accordo: Algeria (1 Paese) .Accordo e Protocollo: Antigua e Barbuda, Australia, Bahrain, Isole BES (Bonaire, Saba, St . Eustatius), Botswana, Colombia, Curaçao, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Gana, Georgia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Isra-ele, Lituania, Madagascar, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Ruanda, Singapore, San Tomè e Principe, Siria, St . Marteen, Stati Uniti, Svezia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Unione Europea, Uzbekistan, Zambia (40 paesi) . Protocollo: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cina (esclusi Hong Kong e Macao), Cipro, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione Russa, Francia, Germania, Iran, Italia, Kazakistan, Kenia, Kyrgyzstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico,

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Namibia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord), Repubbli-ca di Moldavia, Romania, San Marino, Serbia, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Swaziland, Tagiki-stan, Ucraina, Ungheria, Vietnam, (per Belgio, Lussemburgo e Olanda designazione unica come Benelux) (54 Paesi)

Paesi aderenti al PCT:Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Barbados, Bel-gio, Belize, Benin, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina-Faso, Cameroon, Canada, Ciad, Cile, Cina (con opzione per Hong Kong), Cipro, Colombia, Comoros, Congo, Costa d’Avorio, Costarica, Corea del Sud, Corea del Nord, Croazia, Cuba, Danimarca, Dominica, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fede-razione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Gana, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Gre-nada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Honduras, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Lettonia, Liberia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malawi, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Oman, Papua Nuova Guinea, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Repubblica Centroafricana, Repubblica Dominicana, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldova, Repubblica Slovacca, Romania, Ruanda, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, San Tomè e Principe, Santa Lucia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sier-ra Leone, Singapore, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, St . Kitts & Nevis, Sud Africa, Sudan, Svezia, Svizzera (Liechtenstein), Swaziland, Tailandia, Tanzania, Tajikistan, Togo, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, U .S .A ., Uzbekistan, Vietnam, Zambia, Zimbabwe .

Classificazione Internazionale di Nizza (10a Edizione)

PRODOTTI

Classe 1: Prodotti chimici destinati all’industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all’agricoltura, all’orticoltura e alla silvi-coltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all’industria.

Classe 2: Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; pro-fumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 4: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per illuminazione.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

Classe 6: Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni metalliche trasportabili; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

Classe 7: Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; incubatrici per uova; distributori automatici.

Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segna-lazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribu-zione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell’elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione , computer; software; estintori.

Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 11: Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d’acqua e impianti sanitari.

Classe 12: Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13: Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio.

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Classe 14: Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; oreficeria, gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15: Strumenti musicali.

Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; car-toleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l’istruzione o l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché.

Classe 17: Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19: Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20: Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna,giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fab-bricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22: Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); materie tessili fibrose grezze.

Classe 23: Fili per uso tessile.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Classe 27: Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili.

Classe 28: Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; semen-ti, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 34: Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

SERVIZI

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36: Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37: Costruzione; riparazione; servizi d’installazione.

Classe 38: Telecomunicazioni.

Classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

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Classe 40: Trattamento di materiali.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche indu-striali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Classe 45: Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

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Via Toschi, 30/a • 42121 Reggio Emilia • Tel. 0522.409711 • www.unindustriareggioemilia.it

In collaborazione con

Con il contributo di



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