sentenza 2 agosto 2005; Pres. Barbuto, Est. Ratti; Emilio Pucci International B.V. (Avv. Roncaglia, Lazzeretti, Boletto, Gavuzzi, Musy) c. El Corte Inglés S.A. (Avv. Valente) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2959/2960-2965/2966 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23202060 . Accessed: 28/06/2014 19:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.163 on Sat, 28 Jun 2014 19:04:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 2 agosto 2005; Pres. Barbuto, Est. Ratti; Emilio Pucci International B.V. (Avv.Roncaglia, Lazzeretti, Boletto, Gavuzzi, Musy) c. El Corte Inglés S.A. (Avv. Valente)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 10 (OTTOBRE 2006), pp. 2959/2960-2965/2966Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202060 .
Accessed: 28/06/2014 19:04
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TRIBUNALE DI TORINO; sentenza 2 agosto 2005; Pres.
Barbuto, Est. Ratti; Emilio Pucci International B.V. (Avv.
Roncaglia, Lazzeretti, Boletto, Gavuzzi, Musy) c. E1
Corte Inglés S.A. (Avv. Valente).
Proprietà industriale — Marchio — Novità ed originalità — Carenza — Nullità — Fattispecie (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti
per marchi d'impresa, art. 17). Procedimento civile — Facoltà di proporre eccezioni —
Memorie depositate a seguito dell'udienza di trattazione — Tardività — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 183).
Proprietà industriale — Marchio — Nullità per difetto di novità — Convalidazione — Onere della prova
— Conte
nuto — Fattispecie (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, art. 48).
E nullo, perché privo di novità, il marchio Emidio Tucci utiliz
zato su prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia e desti
nati all'esportazione, in quanto simile al marchio anteriore
Emilio Pucci, marchio forte utilizzato per contraddistinguere
prodotti di abbigliamento. (1) Va considerata tardiva, e come tale inammissibile, l'eccezione
(1) Il giudizio formulato dal collegio torinese si fonda da un lato sulla qualificazione del marchio anteriore della nota casa di moda Emi lio Pucci come marchio forte; dall'altro, sulla valutazione della con fondibilità in astratto dei segni in conflitto, attraverso un esame compa rato della struttura denominativa dei marchi e delle caratteristiche visi ve e fonetiche.
L'assenza di qualsiasi collegamento tra il patronimico utilizzato co me marchio ed i prodotti contrassegnati (a condizione che un segno di tal genere non venga usato nel mercato come termine generico o de scrittivo per designare una determinata categoria di prodotti) impone di ritenere forti i marchi costituiti dal riferimento al nome civile dell'im
prenditore: cfr. Cass. 14 aprile 2000, n. 4839, Foro it.. Rep. 2002, voce
Marchio, n. 184, che ha cura di precisare come «il segno consistente nel semplice uso del cognome del produttore può dar luogo a marchio forte indipendentemente dal fatto che lo stesso acquisisca una particola re notorietà (fenomeno denominato come secondary meaning), ovvero a celebrità o rinomanza»; v. anche, in motivazione, Cass. 22 febbraio
1994, n. 1724, id., 1994, I, 2768, con nota di richiami (in cui fu censu rata la decisione di merito che aveva qualificato come debole il marchio «Cointreau», senza considerare che si poteva trattare di «un patronimi co che non ha, comunque, alcun collegamento con qualsiasi effetto de scrittivo del prodotto»).
Assolutamente in linea anche la giurisprudenza di merito: v. App. Torino 30 marzo 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 79 (non è debole il marchio Bialetti); Trib. Genova 15 gennaio 1992, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 210 (marchio Bulgari); Trib. Roma 1° giugno 1994, ibid., n. 201; Trib. Palermo 30 maggio 1991, id.. Rep. 1991, voce cit., n. 94; Trib. L'Aquila 31 maggio 1989, id., Rep. 1992, voce cit., n. 68, e Trib. Firenze 14 giugno 1988, id.. Rep. 1990, voce cit., n. 109 (tutte relative al marchio Gucci).
Sui criteri di giudizio da adottare nella valutazione relativa alla pos sibile confondibilità di marchi comunitari costituiti da nomi di persone, con particolare riguardo al pubblico dei consumatori italiani, v., di re cente, Trib. I grado 1° marzo 2005, causa T-185/03, id., 2005, IV, 499, con nota di richiami (marchi Enzo Fusco ed Antonio Fusco).
L'esame operato dalla sentenza in epigrafe per verificare la somi
glianza tra il marchio anteriore Emilio Pucci ed il marchio successivo Emidio Tucci (sulla scorta della premessa che indica la necessità di ve rificare, rispetto ad un marchio forte, l'esistenza di modificazioni e dif ferenze apprezzabili ed idonee a modificare il nucleo individualizzante del marchio per escludere la confondibilità e, quindi, la preesistenza di un segno che infici la novità del marchio successivo) ha riguardato sia la composizione letterale dei due marchi denominativi, sia l'aspetto fo netico dei segni messi a confronto, apprezzando lievi differenze, ri
spetto all'insieme delle lettere che compongono il nome ed il cognome dei due marchi, oltre che una rilevante assonanza nella pronuncia dei termini utilizzati. La valutazione sintetica cui giunge la decisione ri sulta in sintonia con l'orientamento costante della giurisprudenza di le
gittimità. Sul contenuto del giudizio di confondibilità e sui criteri cui esso deve
ispirarsi, in relazione alla qualificazione dei marchi in conflitto come marchi forti o deboli, v., tra le più recenti, Cass. 28 ottobre 2005, n. 21086, id., 2006,1, 94; 21 settembre 2004, n. 18920, id., 2005,1, 1095; 16 luglio 2004, n. 13178, ibid., 145; 27 febbraio 2004 n. 3984, id., 2004, I, 2117, tutte con note di richiami; sul principio della valutazione in astratto della confondibilità tra segni, v., da ultimo, nella giurispru denza di merito, App. Bologna 26 marzo 2004, Giur. comm., 2005, II, 742.
Per la giurisprudenza comunitaria, particolarmente attenta all'esame
complessivo dei criteri visivi, auditivi e concettuali, v., da ultimo, Trib.
Il Foro Italiano — 2006.
di prescrizione dell'azione di nullità del marchio sollevata
con la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 183, 5°
comma, c.p.c. (2) Il titolare del marchio posteriore registrato, simile ad un altrui
marchio anteriore, che intenda eccepire l'intervenuta conva
lidazione del proprio marchio deve provare la conoscenza di
retta del titolare del marchio anteriore sia dell'esistenza del
marchio successivo, sia dell'avvenuto uso dello stesso mar
I grado 20 aprile 2005, causa T-211/03, id., 2005, IV, 262, con nota di richiami.
Il conflitto tra i segni distintivi esaminati dalla decisione in epigrafe ha formato oggetto di valutazione anche da parte dei giudici comunita ri: v. Trib. I grado 13 dicembre 2004, causa T-8/03, ibid., 508, con nota di richiami. In quella sede, l'opposizione del titolare del marchio Emi dio Tucci alla registrazione del marchio comunitario Emilio Pucci, in relazione alla registrazione del marchio per prodotti di abbigliamento, fu accolta, mentre fu rigettata in relazione alla registrazione richiesta
per altre tipologie di prodotti (valigie, ombrelli e tessuti d'abbiglia mento), avendo escluso la somiglianza tra quelle categorie ed i prodotti per l'abbigliamento. In motivazione, il tribunale rilevava come non fos se contestata tra le parti la stretta somiglianza tra i marchi dell'oppo nente e della società richiedente la registrazione (v., in particolare, i
par. 21 e 38). Per ulteriori riferimenti alle tematiche connesse all'uso come mar
chio di patronimici, specie in relazione alla possibile coesistenza di se
gni che si riferiscano al medesimo cognome, v., da ultimo, Cass. 22
aprile 2003. n. 6424, id.. 2004, I, 205, con ampia nota di richiami di Casaburi.
Va, infine, osservato che il collegio ha riconosciuto l'attività di ap
posizione del marchio su prodotti realizzati in Italia e destinati al
l'esportazione, come idonea ad integrare la nozione di utilizzazione del
marchio, oggetto del divieto di cui all'art. 1, 2° comma, r.d. 929/42 (ora art. 20 cod. proprietà industriale) e qualificabile come contraffazione dell'altrui marchio: nello stesso senso, v. Trib. Monza 31 luglio 2000, id., Rep. 2002, voce cit., n. 91 ; 24 luglio 1997, id., Rep. 1999, voce cit., n. 87; Trib. Napoli-Afragola 13 marzo 2000, id., Rep. 2002, voce cit., n. 119; Trib. Bologna 30 marzo 1998, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 118.
(2) Nello stesso senso, v. Cass. 6 luglio 2004, n. 12314, Foro it.,
Rep. 2004, voce Procedimento civile, n. 182, secondo la quale le ecce zioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non possono essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in un'udienza successiva, in quanto le stesse «possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di tratta zione ex art. 183 c.p.c., ovvero nel termine appositamente stabilito dal
giudice istruttore (il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizio ne, deve fissare d'ufficio l'udienza di trattazione ed assegnare al con
venuto, senza necessità di una sua istanza, il termine perentorio non in feriore a venti giorni prima di quest'ultima udienza per proporre le ec cezioni in questione, salvo contrario accordo delle parti o espressa ri nuncia al detto termine ad opera del medesimo convenuto)».
Nel senso che è «ammissibile la formulazione di nuove eccezioni da una delle parti sollevate, pur se scaduto il termine di cui all'art. 180, 2°
comma, c.p.c., in conseguenza della produzione documentale effettuata dalla controparte, all'esito della quale rimanga introdotta una situazio ne diversa rispetto a quella emergente dagli originari scritti difensivi della medesima», v. Cass. 6 aprile 2004, n. 6756, ibid., n. 209 (che pa ragona tale situazione a quella in cui l'attore può, ai sensi della prima parte del 4° comma dell'art. 183 c.p.c., proporre — senza incorrere in
preclusioni — domande ed eccezioni nuove solamente in conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal conve nuto prospettanti una situazione ulteriore rispetto a quella individuata con la citazione).
Circa le modalità di proposizione dell'eccezione di prescrizione, v. Cass. 12 novembre 1998, n. 11412, id., Rep. 1998, voce cit., n. 244
(«La formulazione di un'eccezione, pur non richiedendo espressioni sacramentali, esige pur sempre una manifestazione non equivoca della volontà di contrastare una deduzione di controparte (nella specie, volta ad ottenere l'accertamento dell'estinzione per prescrizione di un dirit
to), sì che deve escludersi che gli estremi di una siffatta volontà possa no essere ravvisati nella mera produzione di documenti, benché il loro contenuto risulti idoneo a dimostrare il fondamento della predetta ecce
zione»). Sull'inesistenza di motivi di nullità della sentenza di primo grado,
relativamente a giudizio contumaciale in cui il giudice non abbia asse
gnato il termine ex art. 180, 2° comma, c.p.c. per proporre le eccezioni,
purché tra l'udienza di prima comparizione e quella di trattazione siano intercorsi almeno i venti giorni richiesti dalla legge, cfr. Cass. 29 otto bre 2001, n. 13414, id., 2002,1, 2787, con nota di richiami.
Con l'entrata in vigore del disposto dell'art. 2, 3° comma, lett. b ter), 1. 14 maggio 2005 n. 80 (originariamente fissata dallo stesso art. 2, comma 3 quater, per il 14 novembre 2005, poi prorogata al 1° gennaio 2006 dall'art. 8 1. 17 agosto 2005 n. 168 e dall'art. 1, 6° comma, 1. 28
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chio (nella specie, è stato escluso che fosse stata offerta tale
prova mediante la produzione di documenti che attestavano
l'acquisto, da ditte italiane, di capi di abbigliamento destinati
all'esportazione e su cui veniva apposto il marchio posterio re). (3)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione ritual
mente notificato in data 5 febbraio 2004 la Emilio Pucci Inter
national B.V. e la Emilio Pucci s.r.l., rispettivamente titolare e
dicembre 2005 n. 263, ed infine al 1 ° marzo 2006, come stabilito dal l'art. 39 quater 1. 23 febbraio 2006 n. 51) è stato modificato il tenore dell'art. 167 c.p.c., comprendendo tra le attività imposte al convenuto e da compiere attraverso la comparsa di risposta, a pena di decadenza, anche la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rile vabili d'ufficio: v. G. Costantino, Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: Modifica della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, id., 2005, V, 100, 101.
(3) I. - Interessante applicazione del principio che impone al titolare del marchio colpito da nullità, per difetto di novità (in quanto preceduto da altro marchio simile o identico: v. l'art. 17, lett. b e c, r.d. 929/42, ora trasfuso nell'art. 12 cod. proprietà industriale), di fornire la prova dell'avvenuta convalidazione del marchio (ex art. 48 r.d. 929/42, at tualmente disciplinata dall'art. 28 cod. proprietà industriale).
In particolare, l'onere probatorio (incombente su chi intenda supera re l'eccezione di nullità: cfr. Trib. Milano 16 settembre 1982, Foro it.,
Rep. 1985, voce Marchio, n. 133) riguarda la dimostrazione della con
sapevolezza del titolare del marchio anteriore, in ordine all'esistenza del marchio successivo, e della sua tolleranza circa l'uso di quel segno.
II. - Prima che venisse introdotta la versione attualmente vigente del
l'istituto della convalidazione (per effetto delle modifiche apportate dal
d.leg. 480/92 all'art. 48 1. marchi, che recitava nel testo originale: «La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazio ne di cui all'art. 35, 1° comma, di questo decreto, non può essere impu gnata per il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello stesso ge nere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona»; sul conte nuto delle variazioni apportate all'istituto, cfr. La Villa, Commento alla nuova legge sui marchi (d.leg. 4 dicembre 1992 n. 480), in Riv. dir. ind., 1993, I, 286; Galli, Attuazione della direttiva 89/104/Cee del
consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (r.d. 21 giugno 1942 n. 929). Commentario, in Nuove leggi civ., 1995, 1133; Vanzetti
Galli, La nuova legge marchi2, Milano, 2001, 245) era sufficiente di
mostrare l'uso pubblico quinquennale del marchio successivo senza
contestazioni; oggi, invece, l'onere probatorio riguarda in positivo l'ulteriore dato della consapevole tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore dell'uso altrui, ciò che presuppone la conoscenza dell'esistenza del marchio successivo (sulla differenza tra le due disci
pline, v., chiaramente, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13592, Foro it., Rep. 2001, voce cit., nn. 147, 148, e, per esteso, Riv. dir. ind., 2001, II, 85; sul contenuto dell'onere probatorio relativo alla conoscenza del titolare del marchio anteriore dell'uso di un marchio successivo e sui mezzi utili ad assolvere tale onere, v. Sena, Il nuovo diritto dei marchi. Mar
chio nazionale e marchio comunitario2, Milano, 2001, 197 s.; Vanzet
ti-Galli, op. cit., 249, entrambi concordi nel ritenere che dalla registra zione del marchio successivo possa ricavarsi una presunzione iuris tantum circa la conoscenza del titolare del segno anteriore, restando
comunque decisivo il dato desumibile dalla prova delle caratteristiche e
dell'intensità dell'uso del marchio successivo). Per qualche riferimento, v. Trib. Milano 3 febbraio 2003, Giur. dir.
ind., 2004, 359: «Vale ad escludere la convalida del marchio l'invio di
una diffida anteriore di pochi mesi alla scadenza del periodo quinquen nale, cui sia seguita successivamente al quinquennio l'instaurazione della lite in giudizio»; cfr. altresì Trib. Milano 13 maggio 2002, Foro
it.. Rep. 2004, voce cit., n. 252, ad avviso del quale «l'istituto della
convalidazione del marchio per difetto di novità disciplinato dall'art.
48 1. marchi trova applicazione anche quando il titolare del marchio
anteriore, dopo una prima rimostranza, nulla ha più lamentato sino alla
notifica dell'atto di citazione in nullità, così consentendo l'uso del mar
chio successivo per oltre cinque anni».
In relazione alla disciplina vigente prima della modifica introdotta
dal d.leg. 480/92, v. App. Milano 25 settembre 1984, id., Rep. 1986, voce cit., n. 113, che ravvisava il presupposto della non contestazione
nell'ipotesi in cui «il marchio stesso sia stato usato per decenni senza
contestazioni ed il titolare del marchio anteriore dichiari di non aver
usato in passato e di non usare attualmente il segno per contraddistin
guere prodotti appartenenti al medesimo genere di quelli per i quali il
secondo marchio è stato registrato e viene usato».
In dottrina, nell'individuazione del significato da attribuire al con
II Foro Italiano — 2006.
licenziataria esclusiva dei marchi «Emilio Pucci», convenivano
in giudizio la E1 Corte Inglés S.A. per sentir accertare e dichia
rare, in via principale, la nullità del marchio «Emidio Tucci»,
oggetto in Italia della registrazione n. 817864 e, in via subordi
nata, l'avvenuta decadenza per non uso del medesimo. In via di
ulteriore subordine, per l'ipotesi che la convenuta utilizzasse in
Italia il marchio «Emidio Tucci», le attrici chiedevano al tribu
nale di accertare e dichiarare che tale utilizzazione costituiva
contraffazione dei marchi di cui la Emilio Pucci International
cetto di tolleranza da parte del titolare del marchio anteriore, si è pro spettata l'alternativa tra la sufficienza di qualsiasi manifestazione di volontà del titolare del segno (mediante l'invio di una diffida o di altra comunicazione che segnali l'intendimento di reagire all'ingresso del marchio successivo) per escludere la tolleranza e la necessità della for male proposizione dell'azione di nullità: «sia per garantire la certezza del diritto, sia perché una diffida non seguita dall'azione di nullità par rebbe a sua volta costituire una forma di tolleranza, sembra doversi se
guire la seconda e più rigorosa interpretazione» (così Sena, op. cit., 196, ove ulteriori riferimenti; di diverso avviso, Vanzetti-Galli, op. cit., 248. nota 9, ad avviso dei quali «sembra ragionevole ritenere che
questa tolleranza corrisponda all'assenza di contestazioni richiesta dal vecchio testo dell'art. 48»).
III. Ulteriore requisito per l'accoglimento dell'eccezione di conva lidazione è rappresentato dalla buona fede del titolare del marchio suc cessivo nell'uso del segno.
Secondo le decisioni più risalenti, ed in adesione ai principi generali, lo stato di buona fede si presume (App. Milano 1° luglio 1980, Foro it.,
Rep. 1983, voce cit., n. 133); esso si identifica nell'ignoranza incolpe vole di ledere l'altrui diritto, rappresentato dalla titolarità del marchio anteriore (cfr. Trib. Napoli 8 giugno 2001, id., Rep. 2004, voce cit., n.
255; Trib. Milano 16 settembre 1982, id., Rep. 1984, voce cit., n. 109).
Applicando tale principio alle singole fattispecie, è stata esclusa la buona fede del titolare del marchio:
— quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, sia stato perfettamente a conoscenza che un segno identico o simile era
già utilizzato da altri (App. Bologna 30 settembre 1999, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 243; mentre sarà in buona fede il titolare del marchio nullo
che abbia proceduto con diligenza ad una ricerca di anteriorità prima di
effettuare la registrazione: v. Trib. Milano 13 maggio 2002, id., Rep. 2004, voce cit., n. 253);
— sulla scorta del solo dato della mancata contestazione della con
troparte (App. Milano 5 giugno 1998, id., Rep. 2001, voce cit., n. 305); — quando le parti abbiano stipulato anteriormente alla registrazione
del segno di cui si domanda la convalida un accordo di delimitazione dell'uso reciproco dei marchi dimostrando così di essere già allora a
conoscenza dell'esistenza dell'altrui segno distintivo (App. Milano 14 ottobre 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 301);
— nell'ipotesi in cui si sia proceduto alla registrazione di un mar
chio nonostante la presenza di numerose anteriorità costituite da marchi
registrati del tutto validi alla data della domanda di brevetto, ancorché
successivamente decaduti per non uso (Trib. Milano 13 settembre 1990, id.. Rep. 1992, voce cit., n. 123).
In una posizione del tutto particolare si poneva, nel vigore del testo dell'art. 48 r.d. 929/42 prima della modifica apportata dal d.leg. 480/92, Trib. Milano 17 settembre 1992, id., Rep. 1994, voce cit., n.
146. secondo il quale «la buona fede di cui all'art. 48 1. marchi non può essere ridotta alla mera non conoscenza della presenza di un precedente altrui uso di un segno confondibile od uguale, dato che, se così fosse, l'art. 48 verrebbe interpretato con esito abrogante, atteso che il presup
posto dell'istituto ivi previsto è che vi sia un marchio di fatto anteriore di notorietà generale, il che evidentemente rende di per sé impossibile la'non conoscenza effettiva'».
In ordine ai caratteri della buona fede (rectius, all'assenza della mala
fede) da parte del richiedente la nuova registrazione, che attualmente deve sussistere solo al momento del deposito della domanda (e non, come in precedenza, per l'intero periodo quinquennale di uso del mar
chio, sicché la mala fede sopravvenuta diviene irrilevante ai fini della
convalidazione del segno: cfr. Di Cataldo, I segni distintivi2, Milano,
1993, 60) e che si differenzia dalla posizione soggettiva descritta dal
B.V. era titolare, usurpazione della ditta - denominazione so
ciale «Emilio Pucci», nonché atto di concorrenza sleale ai danni
della Emilio Pucci s.r.l., con tutte le pronunce consequenziali. L'atto di citazione veniva inoltre comunicato all'Ufficio ita
liano marchi e brevetti in data 15 marzo 2004.
E1 Corte Inglés S.A. si costituiva in giudizio con comparsa di
costituzione e risposta 23 aprile 2004 chiedendo il rigetto delle
domande.
La società convenuta, dopo aver ricapitolato le pregresse contestazioni reciproche mosse da ambo le parti, in più di una
sede (Spagna, Italia ed Unione europea) in relazione ai rispettivi marchi e dopo aver osservato che i marchi «Emilio Pucci» ed
«Emidio Tucci» erano confondibili, eccepiva l'intervenuta con
valida del marchio «Emidio Tucci». Precisava inoltre che il suo
marchio non era decaduto in quanto, a partire da circa il 2000, la
sua collezione di abbigliamento classico da uomo contraddi
stinta dal marchio «Emidio Tucci» veniva in larga parte pro dotta in Italia ed ivi contrassegnata con il marchio in questione dai fornitori locali che indicava. (Omissis)
In data 16 dicembre 2004 l'atto di citazione introduttivo del
giudizio veniva notificato al pubblico ministero e, dopo il depo sito delle memorie istruttorie, il giudice, ritenuto opportuno che
sulle istanze delle parti provvedesse il collegio, fissava udienza
di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11 febbraio 2005 le parti precisavano le
conclusioni definitive riportate in epigrafe ed il giudice asse
gnava i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
si deve prescindere «dai comportamenti attivi od omissivi del titolare del marchio anteriore e dalla circostanza che egli fosse o meno a cono scenza dell'utilizzazione del marchio posteriore registrato; di conse
guenza non possono consentirsi equipollenti rispetto al dato testuale, che indica il dies a quo del decorso dei cinque anni dalla data della
pubblicazione ai sensi dell'art. 35 1. marchi»; in senso conforme, v. an che Trib. Torino 30 ottobre 1996, id., Rep. 1997, voce cit., n. 214; in
ipotesi di marchi internazionali registrati, il dies a quo del' termine di
cinque anni deve individuarsi nel giorno della pubblicazione del mar chio nel bollettino internazionale: Trib. Milano 28 giugno 1979, id., Rep. 1981, voce cit., n. 58.
In dottrina, prevale invece l'opinione che la decorrenza del termine
quinquennale debba essere ricollegato al dato dell'uso del marchio, che ne importi così la conoscenza (e la tolleranza) da parte del titolare del marchio anteriore: cfr. Sena, op. cit., 196; Vanzetti-Di Cataldo, Ma nuale di diritto industriale, Milano. 1996, 160.
V. - Attesa la natura della norma di cui all'art. 48 (che riveste carat tere eccezionale e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogi ca), va escluso che l'istituto della convalidazione possa operare in rela zione a conflitti tra altri segni distintivi: Cass. 11 ottobre 2002, n. 14483, Foro it., Rep. 2003, voce cit., n. 162; 3 agosto 1987, n. 6678, id., Rep. 1988, voce Ditta, n. 24; App. Bologna 30 settembre 1999, id., Rep. 2002, voce Marchio, n. 247; App. Milano 17 luglio 1984, id.. Rep. 1987, voce Ditta, n. 35; Trib. Milano 23 febbraio 1995, id., Rep. 1996, voce Marchio, n. 243, e 6 ottobre 1988, ibid., voce Ditta, n. 38; Pret. Avola 15 dicembre 1992, id., Rep. 1994. voce Marchio, n. 147, tutte
per l'inapplicabilità della convalidazione alla ditta; analogamente, in relazione ai marchi di fatto, Trib. Vicenza 8 giugno 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 308 («L'applicazione analogica dell'art. 48 1. marchi ai marchi di fatto non appare consentita, trattandosi di norma di caratte re eccezionale che interviene a sanare un meccanismo di invalidità con sentendo una deroga concreta e limitata al principio dell'esclusività del marchio registrato e, con essa, la possibile coesistenza sul mercato di situazioni atte ad ingenerare confusione a tutto discapito della necessità di garantire la trasparenza e la chiarezza del mercato stesso; l'eccezio nalità della norma tale rimane anche nella nuova formulazione»); con tra, isolatamente, Trib. Milano 30 settembre 1982, id.. Rep. 1985, voce cit., n. 132, in cui il principio della convalidazione è stato applicato in tema di ditta, negandosi tutela all'imprenditore titolare della ditta pre cedente che aveva tollerato senza contestazione l'uso di una ditta simile da parte di un concorrente per un periodo di tempo di gran lunga supe riore al quinquennio, osservando: «se la finalità dell'art. 48 1. marchi è
quella di precludere la possibilità che il concorrente, dopo aver tollerato
per lungo periodo l'uso del marchio da altri successivamente registrato e valorizzato col decorso del tempo, possa insorgere magari con il ma lizioso proposito di danneggiare l'altrui impresa e comunque per fruire
parassitariamente della penetrazione sul mercato conseguita dal mar chio oggetto della contestazione, non si vedono ostacoli all'applicazio ne del principio anche al di là dei casi espressamente contemplati ogni qualvolta sussista, riguardo ad essi, una ratio tale da giustificare l'i dentità di discipline». Quest'ultima posizione è seguita in dottrina da Auteri, Segni distintivi dell'impresa, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1992, XXVIII, 7. [S. Di Paola]
Il Foro Italiano — 2006.
Motivi della decisione. — 1. - Emilio Pucci International B.V.
e Emilio Pucci s.r.l., rispettivamente titolare e licenziataria
esclusiva dei marchi «Emilio Pucci» («Emilio Pucci», domanda di rinnovo n. FI2001C000467 del 9 maggio 2001, nelle classi 14, 18, 24 e 25, secondo rinnovo del marchio n. 275894 del 10
maggio 1971; «Emilio Pucci», domanda di rinnovo n.
FI2001C000468 del 9 maggio 2001, nelle classi 9, 12, 16, 19, 20, 26, 27 e 34, secondo rinnovo della registrazione n. 274991
del 10 maggio 1971; «Emilio Pucci», registrazione n. 769250 depositata il 6 giugno 1966 e concessa il 14 gennaio 1999 nelle
classi 3, 14, 18, 21, 24 e 25, secondo rinnovo della registrazione n. 181829 del 14 giugno 1996; «Pucci», domanda n.
FI2001C000515 del 18 maggio 2001 nelle classi 3, 14, 18, 21, 24 e 25, secondo rinnovo della registrazione n. 27.5909 del 31
maggio 1971; «Emilio Pucci Firenze» etichetta registrazione n.
769249 depositata il 6 giugno 1996 e concessa il 14 gennaio 1999 nelle classi 3, 14, 18, 21, 24 e 25, secondo rinnovo della
registrazione n. 181832 del 14 giugno 1966), hanno chiesto la
declaratoria di nullità per difetto di novità del marchio italiano
«Emidio Tucci» di cui è titolare la convenuta E1 Corte Inglés
(domanda n. TO/1998/003257 del 5 novembre 1998, giunta a
registrazione con il n. 817864 del 12 giugno 2000, primo rinno
vo della registrazione n. 546987 del 14 giugno 1991, domanda
depositata in data 11 novembre 1988). Premesso che ai sensi dell'art. 17 1. marchi (r.d. 929/42) e
dell'art. 12 nuovo cod. proprietà industriale (d.leg. 30/05) non
sono nuovi i marchi identici o simili ad un segno già noto come
marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi
in commercio o prestati da altri per propri prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i se
gni e dell'identità o affinità tra prodotti o servizi possa determi
narsi un rischio di confusione per il pubblico, rischio di confu
sione che può consistere anche in un rischio di associazione tra i
due segni, e premesso ancora che è pacifico in causa che il mar
chio «Emidio Tucci» della convenuta è registrato per gli stessi
prodotti per i quali sono stati anteriormente registrati i marchi
«Emilio Pucci» delle attrici, ritiene il collegio che tra i due mar
chi in esame ricorrano evidenti elementi di similitudine.
Osserva infatti il collegio che il marchio patronimico «Emilio
Pucci» è un marchio forte, ossia un marchio privo di qualsiasi connessione e di qualsiasi collegamento descrittivo con il pro dotto, e come tale tutelato contro tutte le imitazioni che lasciano
persistere l'identità concettuale del segno. Di conseguenza, come la dottrina e la giurisprudenza hanno
ripetutamente messo in evidenza, riguardo ai marchi forti devo
no ritenersi illegittime tutte le variazioni o modificazioni, anche
se rilevanti o originali, che lascino sussistere la peculiarità so
stanziale del nucleo ideologico del marchio che caratterizza la
sua azione individualizzante, e ciò perché questo crea di per sé
confondibilità. Nel caso di specie, osserva il collegio, il marchio «Emidio
Tucci» della convenuta è davvero molto simile al marchio
«Emilio Pucci» delle attrici dal quale si differenzia per la sem
plice sostituzione della prima lettera nel cognome (lettera «T»
di Tucci rispetto alla lettera «P» di Pucci) e della quarta lettera
del prenome (lettera «d» di Emidio rispetto alla lettera «1» di
Emilio). Tali variazioni, tuttavia, non sono sufficienti a far per
cepire i marchi come diversi, atteso che tutte le altre lettere del
prenome e del cognome sono identiche e poste nel medesimo
ordine, e che i due marchi hanno la medesima apparenza visiva
e, sostanzialmente, la stessa intonazione fonetica.
Peraltro, ad avviso del collegio, la confondibilità tra marchi
deve essere valutata a priori e in astratto, a prescindere dall'ef
fettiva confondibilità tra prodotti e dalle concrete modalità di
uso del segno, tutelando, la normativa vigente, il diritto del ti
tolare all'uso esclusivo del segno per il solo fatto di essere tale
indipendentemente dalla concreta confondibilità dei beni. Di
conseguenza, nel caso in esame, nulla rileva ai fini della con
fondibilità dei marchi, la circostanza che il marchio «Emidio Tucci» della convenuta sia attualmente usato in Italia solo per etichettare capi di abbigliamento destinati all'esportazione.
Sul punto, resta ancora da dire che anche la mera apposizione del segno su un prodotto fabbricato in Italia e destinato al
l'esportazione, costituisce contraffazione di marchio (art. 1 1. marchi e art. 20 cod. proprietà industriale).
2. - Accertata la nullità del marchio «Emidio Tucci» della convenuta per carenza del requisito della novità in quanto simile
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ad un segno già noto come marchio (art. 17, lett. b, 1. marchi), occorre esaminare le difese formulate dalla società E1 Corte In
gles. Nella memoria di replica ex art. 183, ultimo comma, c.p.c. la
società convenuta, richiamandosi ad una causa, instaurata da
vanti al Tribunale di Torino e conclusasi con la cancellazione
dal ruolo nel 1987, causa che ha visto contrapposti la società
Emilio Pucci ed il sig. Emidio Tucci, ha eccepito «la prescrizio ne dell'azione per il decorso del periodo di dieci anni senza ul
teriori iniziative, ai sensi dell'art. 2946 c.c.».
Tale eccezione è stata però tardivamente formulata in quanto, nella comparsa di costituzione e risposta 23 aprile 2004 E1 Corte
Inglés S.A. nulla ha rilevato sul punto, essendosi limitata a scri
vere, per introdurre l'eccezione di convalidazione del proprio marchio, che «sorge spontanea l'osservazione degli effetti che
la legge ricollega al decorso del tempo in relazione all'esercizio
dell'azione di nullità del marchio».
Pertanto, poiché in nessun punto della comparsa costitutiva
viene anche solo accennata la dedotta prescrizione del diritto
delle attrici e poiché tale eccezione è stata introdotta solo con la
memoria di replica ex art. 183, ultimo comma, c.p.c,, la stessa
deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardivamente
formulata senza necessità di esaminarla nel merito.
3. - Per quanto concerne l'eccezione di convalidazione del
marchio ritualmente sollevata da parte convenuta, rileva il col
legio che oggetto della presente causa è il marchio italiano della
E1 Corte Inglés S.A. «Emidio Tucci» n. 817864 depositato con
domanda 5 novembre 1998 e registrato in data 12 giugno 2000,
marchio che costituisce rinnovazione del marchio n. 546987 de
positato con domanda 11 novembre 1988 e registrato in data 14
giugno 1991. Premesso che il testo originario dell'art. 48 1. marchi non
consentiva la convalidazione di un segno rispetto ad un marchio
registrato anteriore, si osserva che l'art. 48 1. marchi così come
modificato dal d.leg. 480/92 e dal d.leg. 198/96, prevede la con
validazione di un marchio registrato uguale o simile ad un mar
chio di impresa anteriore se usato per cinque anni senza opposi zione da parte del titolare del diritto anteriore.
In dettaglio, la normativa vigente richiede per la convalida la
presenza delle seguenti condizioni: — registrazione in buona
fede di un marchio posteriore non nuovo in quanto confondibile
con un marchio precedente; — uso quinquennale del segno po
steriore a far data dal deposito della domanda di registrazione o
da un momento successivo; — consapevole tolleranza di tale
uso da parte del titolare del diritto anteriore per tale arco di
tempo; — decorrenza del quinquennio dal momento in cui il ti
tolare del marchio anteriore viene a conoscenza dell'uso del
marchio posteriore. Fatta questa premessa ricognitiva della normativa applicabile,
rileva il collegio che nel caso di specie non sussistono i presup
posti per ritenere l'avvenuta consolidazione del marchio della
società convenuta.
Si sottolinea infatti, in primo luogo, che secondo il disposto normativo sopraindicato è solo all'uso del marchio, e non già alla mera registrazione dello stesso, che ci si deve riferire per valutare sia la conoscenza sia la decorrenza del termine di tolle
ranza da parte del titolare del diritto anteriore: di conseguenza, risultano del tutto inconferenti i richiami di parte convenuta alle
vicende processuali già delineate degli anni ottanta (che del re
sto, pacificamente, riguardano il marchio «Emidio Tucci» n.
382273, scaduto il 15 aprile 2000, non rinnovato e non oggetto della presente causa), alla circostanza che le attrici, al momento
del deposito del proprio marchio in sede comunitaria, avrebbero
dovuto accorgersi della presenza del marchio italiano «Emidio
Tucci», ed alla circostanza che le attrici, in sede di opposizione del marchio comunitario, avrebbero dovuto verificare l'esisten
za dei diritti di E1 Corte Inglés. Si osserva inoltre che l'istituto della convalidazione opera
solo ove il titolare del marchio anteriore tolleri l'uso altrui «es
sendone a conoscenza» ed E1 Corte Inglés S.A., su cui incombe
l'onere di dimostrare tale conoscenza, non ne ha fornito la pro va.
La società convenuta infatti non ha provato né una conoscen
za diretta delle attrici dell'uso del marchio «Emidio Tucci», né ha provato di aver usato il suddetto marchio in modo tale che le
società Emilio Pucci non potevano non accorgersene; al contra
rio, E1 Corte Inglés si è limitata a produrre in giudizio docu
II Foro Italiano — 2006.
mentazione varia attestante l'acquisto da ditte italiane di capi di
abbigliamento destinati all'esportazione e sui quali era stato ap
posto il marchio «Emidio Tucci», attività del tutto priva di qual siasi pubblicizzazione e/o commercializzazione al pubblico sul
territorio italiano dei prodotti così contrassegnati e che, pertan to, non può essere ritenuta tale da rendere le odierne attrici in
formate e consapevoli dell'utilizzazione del marchio.
L'eccezione di convalidazione del marchio «Emidio Tucci»
formulata dalla E1 Corte Inglés S.A. deve pertanto essere re
In controversia soggetta alla disciplina anteriore alla novella
introdotta con la 1. 26 novembre 1990 n. 353, le critiche alla
consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello possono (e de
vono) essere mosse nella comparsa conclusionale predisposta
per il relativo giudizio. (1)
Corte di cassazione; sezione III civile; sentenza 22 giugno 2006, n. 14457; Pres. Preden, Est. Finocchiaro, P.M. Finocchi
Ghersi (conci, diff.); Loreti (Avv. Pacetti) c. Min. interno (Avv. dello Stato). Cassa App. L'Aquila 25 maggio 2002.
(1) L'affermazione riassunta nella massima, che riproduce pedisse
quamente la scarna motivazione, in parte qua, della riportata sentenza, è stata formulata, con la distaccata indifferenza con la quale si propala no normalmente le più banali ovvietà.
In effetti, però, contrariamente a quanto hanno mostrato di ritenere i
componenti del collegio della (III sezione civile della) corte, le cose
non stanno come ritenuto nella specie. Sul punto specifico delle modalità e dei termini di formulazione delle
critiche alle risultanze di c.t.u. (su cui. da ultimo, Cass. 30 marzo 2006, n. 7560, Foro it., 2006. I, 2592, con nota di richiami), ammesse ed
espletate, come nella specie, nel vigore della disciplina codicistica ante
riore alla novella del 1990, esiste nella giurisprudenza della corte un netto contrasto, che i giudici di legittimità che hanno adottato la pro nuncia in rassegna non avrebbero dovuto pretermettere.
In realtà, dopo Cass. 26 novembre 1998, n. 11999, id., Rep. 1998, voce Procedimento civile, n. 285, la quale aveva espressamente affer mato che «le critiche'alla relazione del consulente tecnico d'ufficio non
possono essere contenute — così sottraendole al contraddittorio ed al
dibattito processuale — nella comparsa conclusionale, la quale è invece
destinata ad esporre ed illustrare le ragioni di fatto e di diritto su cui si
fondano le conclusioni già precisate davanti al giudice istruttore», è
intervenuta Cass. 10 marzo 2000, n. 2809, id., Rep. 2000, voce cit., n.
287, che, senza specificare, peraltro, la data d'instaurazione della con
troversia e ignorando la citata sent. n. 11999 del 1998, ha ritenuto, in
difformità da tale pronuncia, che «nella comparsa conclusionale la
parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e di contestazione avverso
le valutazioni e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattan
dosi — in quest'ultimo caso — di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non ampliano l'ambito oggettivo della controversia».
Con la successiva sent. 1° luglio 2002, n. 9517, id.. Rep. 2002, voce
cit., n. 238, la (II sezione civile della) corte è tornata sull'argomento, e,
in relazione a controversia promossa nel 1977, ha nitidamente chiarito
che «le eventuali carenze della consulenza tecnica d'ufficio e l'esigen za di una revisione o di un approfondimento di determinati temi d'in
dagine e/o di determinate considerazioni debbano essere tempestiva mente prospettate nel corso del giudizio e non con la comparsa conclu
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