Sentenza n. 66/2018 pubbl. il 12/01/2018 RG n. 27845/2015 · 2018. 9. 20. · pagina 3 di 18 x il...

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N. R.G. 27845/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di TORINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Composta da:

Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore

Dottor Ludovico Sburlati Giudice

Dottor Luca Martinat Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., rappresentate e difese dagli Avv.ti R. A. Jiacchia e M. Biondetti e

domiciliate presso gli Avv.ti M. G. Mosso e M. Siniscalchi;

Parte attrice

contro

Swift Company s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti P. Miserere e C. Negro;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

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Sentenza n. 66/2018 pubbl. il 12/01/2018RG n. 27845/2015

http://bit.ly/2MPZVeJ


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Parte attrice

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza

Nel merito

A. accertare e dichiarare che tra le parti in causa non è intervenuta alcuna intesa, accordo, transazione

o negozio avente ad oggetto la produzione, promozione e commercializzazione dei prodotti a marchio

SPEEDOMETER OFFICIAL né qualsiasi altra forma di rinuncia implicita o esplita da parte delle società

ROLEX a far valere i propri diritti di privativa nei confronti di SWIFT COMPANY, ovvero a contestare la

concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.;

B. dichiarare inammissibile in quanto non ritualmente proposta la domanda di nullità ex art. 13, 1°

comma c.p.i. del marchio costituito dall’espressione GMT-MASTER registrazione internazionale n.

212917 del 12 novembre 1958;

C. dichiarare inammissibile in quanto non ritualmente proposta la domanda di decadenza ex art. 13,

comma IV c.p.i. del marchio costituito dall’espressione GMT-MASTER, registrazione internazionale n.

212917 del 12 novembre 1958;

D. in ogni caso rigettare per le ragioni esposte nei precedenti scritti, le domande di nuulità/decadenza

ex art. 13, I e IV comma c.p.i. del marchio costituito dall’espressione GMT-MASTER, registrazione

internazionale n. 212917 del 12 novembre 1958;

E. rigettare, per le ragioni esposte nei precedenti scritti e alla luce delle conclusioni formulate sul punto

dall’Ing. Mario Aprà, la domanda di decadenza ex art. 26, lettera a) c.p.i. del marchio di forma

costituito dal sigillo di garanzia in cera lacca di colore rosso, registrazione internazionale n. 648631

del 24 ottobre 1995;

F. rigettare per le ragioni espresse nei precedenti scritti e alla luce delle conclusioni formulate sul punto

dal ctu Ing. Mario Aprà, la domanda di nullità ex art. 43, lettera a) c.p.i. per mancanza di carattere

individuale del design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio SUBMARINER,

domanda n. DM/064 683 del 9 dicembre 2003;

G. rigettare, per le ragioni esposte nei precedenti scritti e alla luce delle conclusioni formulate sul punto

dal ctu Ing. Mario Aprà, la domanda di nullità ex art. 43, lettera a) c.p.i. per mancanza di novità e

carattere individuale del design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio GMT-

MASTER, domanda internazionale n. DM/041 631 del 6 ottobre 1997;

H. rigettare per le ragioni esposte nei precedenti scritti la domanda di accertamento della responsabilità

delle società ROLEX a titolo di concorso di colpa ex art. 1127 c.c.;

I. rigettare per le ragioni esposte nei precedenti scritti, la domanda di accertamento del compimento da

parte delle società ROLEX di atti di concorrenza sleale e/o anticoncorrenziali comunque qualificati in

danno di SWIFT COMPANY, per l’effetto, respingere le conseguenti domande inibitorie e risarcitorie;

J. accertare e dichiarare che la condotta di SWIFT COMPANY costituisce contraffazione dei seguenti titoli

di privativa industriale nella titolarità di ROLEX SA:

il design costituito dalla ghiera(corona montata sul modello di orologio SUBMARINER,

domanda n. DM/064 683 del 9 dicembre 2003;

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il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio GMT-MASTER,

domanda internazionale n. DM/041 631 del 6 ottobre 1997;

il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio YACHT-MASTER,

domanda n. DM/068 823 DEL 13 APRILE 2007;

il marchio verbale costituito dalla parola GMT-MASTER registrato in data 12 settembre 1958

al n. 212917, rinnovato sino al 12 settembre 2018, per contraddistinguere i prodotti della

Classe 14;

il marchio di forma costituito dal sigillo di garanzia in cera lacca di colore rosso, registrazione

internazionale n. 648631 del 24 ottobre 1995;

K. accertare e dichiarare che la condotta di SWIFT COMPANY costituisce altresì contraffazione o usurpazione,

ai sensi dell’art. 2, n. 10 LDA del diritto d’autore spettante a ROLEX a fronte della tutela anche quale opera

dell’ingegno dei disegni industriali da essa registrati;

L. accertare e dichiarare che la condotta di SWIFT COMPANY costituisce, altresì, atto di concorrenza sleale ai

sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.;

M. dichiarare, per le ragioni esposte nei precedenti scritti che le società ROLEX non sono passivamente

legittimate al contraddittorio relativo alla domande e pretese comunque mosse da SWIFT COMPANY nei

riguardi dell’operato del Panel e del Comitato organizzatore della Fiera di Basilea Baselworld del 2015;

Per l’effetto

N. inibire a SWIFT COMPANY la continuazione delle condotte illecite descritte e documentate nell’atto

introduttivo e nei successivi scritti, in particolare, l’ulteriore uso nell’attività commerciale dei disegni

industriale e dei marchi d’impresa di ROLEX SA e/o di ogni altro disegno e/o segno distintivo con esso

confondibile e/o ad essi associabile, per contraddistinguere tutti i prodotti attualmente riconducibili alla

collezione SPEEDOMETER OFFICIAL, già presenti sul mercato [bracciali, gemelli da uomo, cinture, costumi da

bagno, magliette/polo, giubbini invernali, penne, borse] o in corso di realizzazione su qualsiasi supporto

cartaceo o digitale, Internet incluso, anche solo per fini promo/pubblicitari;

O. disporre l’immediato ritiro dal mercato e la distruzione e/o l’assegnazione in proprietà alle società ROLEX

di tutti i suindicati prodotti a marchio SPEEDOMETER OFFICIAL, nonché del relativo materiale promozionale,

esistenti presso SWIFT COMPANY o presso terzi, ivi compresi quelli già trovantesi presso grossisti e

dettaglianti;

P. condannare SWIFT COMPANY, ai sensi dell’art. 125 c.p.i. al risarcimento dei danni subiti dalle società

RILEX nella misura da quantificarsi in corso di causa o in quella che sarà ritenuta di giustizia, eventualmente

per mezzo di ctu contabile da effettuarsi ad esito di rinvio disposto dal Collegio ai sensi dell’art. 278 c.p.c.

previa sentenza di condanna generica;

Q. fissare ai sensi dell’art. 131.2. c.p.i. una penale pari ad euro 1.000 che sarà dovuta da SWIFT COMPANY

alle società ROLEX per ogni violazione e/ o da SWIFT COMPANY alle società ROLEX per ogni violazione e/o

inosservanza successivamente accertata ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emananda

sentenza;

R. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale,

quali, a mero titolo di esempio, “Il Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”, nonché su due riviste di settore

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che saranno indicate in prosieguo di causa o determinate dal Giudice a spese di SWIFT COMPANY, con ordine

di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, le società ROLEX a

provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro semplice presentazione di fattura;

In via istruttoria

(omissis)

W. con vittoria delle spese e dei compensi professionali del procedimento oltre ad accessori di legge.

Parte convenuta

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e previe tutte le

declaratorie del caso

Nel merito

In via principale:

previo accertamento delle intese intercorso tra le società attrici e SWIFT COMPANY in data 4 luglio –

11 ottobre 2013, respingersi integralmente tutte le domande formulate da Rolex S.A. e Rolex Italia

s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nei confronti di SWIFT COMPANY s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni

espresse nella narrativa della comparsa di risposta e dei successivi atti di causa;

in via subordinata:

accertare e dichiarare, in via riconvenzionale

A) l’intervenuta decadenza ex art. 26 comma 1, lett. a) c.p.i. per volgarizzazione ex art. 13 IV comma

c,p.i. del marchio tridimensionale costituito dal sigillo di garanzia in ceralacca di colore rosso,

registrato in data 24 ottobre 1995 n, 648631 di Rolex S.A. per tutte le ragioni esposte nella narrativa

della comparsa di risposta e dei successivi atti di causa;

B) la nullità ai sensi e per gli effetti dell’art. 43, primo comma, lett. a) c.p.i. del disegno industriale

costituito dalla ghiera modello internazionale SUBMARINE registrazione DM/064 683 del 9 dicembre

2003 di Rolex SA poiché non soddisfa i requisiti ex art. 33 c.p.i. per tutte le ragioni esposte nella

narrativa della comparsa di risposta e successivi atti di causa;

C) la nullità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43, primo comma, lett. a) del disegno industriale

costituito dalla ghiera modello internazionale GMT-MASTER registrazione n. DM/041 631 del 6 ottobre

1997 di Rolex SA perché non soddisfa i requisiti ex art. 32 e 33 c.p.i. per tutte le ragioni esposte

nella narrativa della comparsa di risposta e successivi atti di causa;

e, in ogni caso

accertare e dichiarare l’assenza di qualsivoglia interferenza tra i prodotti a marchio

SPEEDOTER OFFICIAL oggetto di causa con tutti i marchi e i disegni industriali invocati da

Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per

tutte le ragioni esposte nella narrativa delal comparsa di costituzione e risposta e dei

successivi atti di causa;

e, per effetto

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respingere integralmente tutte le domande di asserita contraffazione dei predetti marchi e

disegni industriali e/o violazione di qualsivoglia diritto d’autore, formulate nei confronti di

SWIFT COMPANY s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, perché infondate in

fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa della comparsa di risposta e successivi

atti di causa;

anche alla luce dei rapporti intercorsi tra Rolex SA e Rolex Italia s.p.a. e SWIFT COMPANY e

dell’assenza di qualsivoglia interferenza tra i prodotti a marchio SPEEDOMETER OFFICIAL con

tutti i marchi e i disegni industriali invocati da Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., respingere

integralmente tutte le domande formulate nei confronti di SWIFT COMPANY s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore di asserita concorrenza sleale ex artt. 2598 c.c.

perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa della comparsa di

risposta e dei successivi atti di causa;

in via di estremo subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità di SWIFT COMPANY s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di accoglimento anche solo parziale delle

domande proposte da Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, accertare e dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. delle società Attrici, con

conseguente esclusione del danno ex art. 1227 secondo comma c.c. o comunque abbattimento nella

misura ritenuta di giustizia, di ogni eventuale risarcimento cui fosse condannata SWIFT COMPANY

s.r.l. ex art. 1227 prima comma c.c. per tutte le ragioni espresse nella narrativa della comparsa di

risposta e successivi atti di causa;

In ogni caso, in via riconvenzionale

Accertare che le condotte di Rolex SA e di Rolex Italia s.p.a. di cui al paragrafo 15 della comparsa di

risposta, ex art. 2598 n. 3 c.c., costituiscono atti di concorrenza sleale nei confronti di SWIFT

COMPANY s.r.l. per tutte le ragioni espresse nella narrativa della comparsa di risposta e dei

successivi atti di causa

E per l’effetto

Condannare Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

al risarcimento dei danni patiti da SWIFT COMPANY s.r.l. nella misura accertando in corso di causa

ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. per tutte le ragioni espresse nella

narrativa della comparsa di risposta e dei successivi atti di causa;

inibire a Rolex SA e Rolex Italia s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la

continuazione di tale condotta illecita di concorrenza sleale nei confronti di SWIFT COMPANY, fissando

una penale pari ad euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia da parte di

codesto Giudice, che sarà dovuta da Rolex SA e Rolex Italia s.p.a. per ogni successiva violazione che

fosse accertata;

ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 2600 c.c. e 126 c.p.i in

uno o più giornali e riviste di settore che saranno determinati dal Giudice a spese di Rolex SA e di

Rolex Italia s.p.a;

In via istruttoria

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(omissis);

Con il favore delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese

generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge.

Materia del contendere e motivi della decisione

I

1) Rolex SA, società di diritto svizzero che produce e commercializza in tutto il mondo i noti omonimi orologi

e cronometri (oltre i relativi accessori e materiale promozionale) e Rolex Italia s.p.a., società che in Italia

distribuisce tali prodotti in esclusiva avvalendosi di un sistema di distribuzione esclusiva selettiva, hanno

introdotto la presente controversia nei confronti della convenuta, prospettando che condotte poste in essere

da SWIFT COMPANY s.r.l., costituiscono contraffazione di alcune delle proprie privative, concorrenza sleale e

violazione dell’art. 2 n. 10 della LDA.

In particolare, le società attrici hanno chiesto al Tribunale l’accoglimento delle conclusioni di merito di seguito

riportate:

A) accertare e dichiarare che la condotta delle convenute costituisce contraffazione dei seguenti titoli di

privativa industriale in titolarità di ROLEX SA:

il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio SUBMARINEMER (domanda

DM/064 683 del 9.12.2003);

il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio GMT-MASTER (domanda

internazionale n. DM/04/041 631 del 6 ottobre 1997);

il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio YACHT-MASTER (domanda n.

DM/068 823 del 13.4.2007);

il marchio verbale costituito dalla parola GMT-MASTER (registrazione 12.9.58, rinnovata fino al

12.9.2018 per contraddistinguere i prodotti della classe 14);

il marchio di forma costituito dal sigillo di garanzia in cera lacca di colore rosso (registrazione

internazionale n. 648631 del 24 ottobre 1995);

B) Accertare e dichiarare che la condotta della convenuta costituisce altresì contraffazione ai sensi dell’art. 2,

n. 10 della LDA;

C) Accertare e dichiarare che la condotta delle convenuta costituisce anche atto di concorrenza sleale ai sensi

dell’art. 2598 nn. 1 e 3 c.c.

Il tutto, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ex art. 125 c.p.i. , compreso quello

all’immagine e reputazionale e statuizioni ancillari (inibitoria, ritiro dal commercio, penali e pubblicazione

della sentenza).

2) In fatto le attrici hanno rappresentato quanto segue.

Nel giugno 2013, a seguito di segnalazioni della propria rete di vendita, Rolex era venuta a conoscenza

dell’esistenza di un programma promozionale e commerciale proveniente da Qualità Italia s.r.l. e avente ad

oggetto una nuova collezione di bracciali unisex identificata con il nome di SPEEDOMETER OFFICIAL,

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collezione dichiaratamente ispirata alle ghiere/corone Rolex (“Il braccialetto unisex che riprende la ghiera dei

Rolex…”).

Allarmata da tale iniziativa, Rolex aveva condotto le prime indagini sul prodotto in questione e aveva

appurato nella SWIFT COMPANY s.r.l. l’azienda titolare dei siti www.swiftcompany.it e

www.speedometerofficial.it, nonché del profilo Facebook www.facebook.com/SpeedometerOfficial.

Con lettera del 26.6.13, Rolex – premessa una breve descrizione dei fatti lesivi riscontrati – aveva invitato

SWIFT COMPANY a cessare immediatamente la produzione, promozione, distribuzione e commercializzazione

degli articoli del genere bracciali riproducesti gli elementi estetici caratterizzanti e le ghiere/corone dei Rolex

nonché i marchi registrati ad essi riferibili (SUBMARINE, GMT-MASTER , YACHT-MASTER).

Con lettera 4.7.13 i legali della convenuta avevano precisato che il catalogo di Qualità Italia s.r.l. costituiva

un “rendering” non definitivo e precisato che la commercializzazione dei prodotti non era ancora iniziata. Ad

asserita dimostrazione dell’avvenuta rimozione dei marchi Rolex, avevano inoltre trasmesso il nuovo catalogo

SPEEDOMETER OFFICIAL e avevano contestato la valenza individualizzante delle ghiere apposte sui modelli di

orologio SUBMARINE, GMT-MASTER , YACHT-MASTER.

Nonostante tali rassicurazioni, poco tempo dopo era apparsa sul sito internet francese www.cresus.fr l’offerta

in vendita dei medesimi bracciali SPEEDOMETER OFFICIAL, contrassegnati dal marchio MGT per ingenerare

confusione con il marchio GMT-MASTER di Rolex.

Ulteriori verifiche avevano consentito di constatare che l’attività di produzione e commercializzazione dei

braccialetti raffiguranti pedissequamente gli elementi grafici delle ghiere/corone Rolex non era affatto cessata

ma si era ampliata a fibbie, cinture e polo.

In data 23.3.15 le società Rolex avevano inviato una seconda diffida e quasi contemporaneamente era

emerso che alla fiera Baselworld di Basilea: a) vi era uno stand SWIFT COMPANY con svariati prodotti

SPEEDOMETER OFFICIAL; b) gli organi di sorveglianza anticontraffazione della Fiera avevano ordinato alla

convenuta di rimuovere dallo stand tutti gli articoli esposti in ragione della constatata imitazione delle

ghiere/corone caratterizzanti i modelli di orologi Rolex SUBMARINE, GMT-MASTER , YACHT-MASTER; c)

stante il rifiuto dell’odierna convenuta di sottoscrivere un impegno scritto dinanzi al Panel al fine di impedire

la futura reiterazione dell’infrazione, era stato ordinato a SWIFT COMPANY di abbandonare in anticipo la fiera

e le era stata preclusa la partecipazione alla edizione 2016.

Fallito ogni tentativo di soluzione negoziale erano stati acquistati (tramite l’Agenzia Investigativa Imovili

Consulting) due campioni di braccialetti prodotti dalla convenuta (il primo, di colore verde, riproduce la

ghiera/corona con suddivisione numerica del modello Rolex SUBMARINE, riporta, in una terminazione, la

scritta MGT affiancata dal logo costituito dal triangolo con il vertice verso il basso contenente un cerchio

pieno identico alla ghiera/corona del Rolex e presenta una etichetta adesiva cartacea imitante il tipico sigillo

di garanzia di ceralacca di colore rosso che accompagna gli orologi Rolex e oggetto di tutela come marchio di

forma; il secondo, bicolore nero/rosso, riproduce la ghiera/corona del GMT-Master e il sopradescritto sigillo di

garanzia Rolex), campioni che costituivano una minima parte della collezione di bracciali e articoli

SPEEDOMETER OFFICIAL della convenuta.

In diritto, parte attrice ha lamentato:

la contraffazione dei modelli e marchi indicati nelle conclusioni;

la violazione dell’art. 2, lett. 10 LDA, relativamente alle ghiere/corone che identificano i modelli

SUBMARINE, GMT-MASTER e YACHT-MASTER, atteso – da un lato- che detti modelli “sono infatti

espressione delle personalità creativa e artistica dei design di Rolex, cui va attribuita l’intuizione

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insita nell’aver trasformato un accessorio funzionale e decorativo in un vero e proprio oggetto

iconico, in grado di rappresentare uno stile innovativo e originale che, per l’epoca [siamo negli anni

’50 del secolo scorso] apparve sin da subito in controtendenza rispetto ai canoni tradizionali applicati

all’orologeria di lusso” e – dall’altro – il fatto che “gli elementi grafici visivi, cromatici e di forma,

costituenti il nucleo individualizzante della forma espressiva dei disegni di Rolex, sono …

integralmente ripresi negli articoli commercializzati dall’odierna convenuta, a cui va addebitata

l’assenza del benché minimo sforzo di differenziazione stilistica e creativa nella loro realizzazione”;

la concorrenza sleale per imitazione servile (atteso che i prodotti della convenuta imitano servilmente

quelli di Rolex) e ex art. 2598 n. 3. Sotto questo profilo, parte attrice ha sottolineato la campagna

pubblicitaria lanciata dalla convenuta fin dal 2013, la presa di contatto con rivenditori autorizzati

Rolex, la pubblicizzazione dei propri prodotti su riviste specializzate e siti internet in abbinamento con

immagini delle ghiere/corone Rolex.

3) La società convenuta si è costituita in giudizio contestando le domande e le prospettazioni attoree e

chiedendone il rigetto, attese le intese intercorse tra le parti tra il luglio e l’ottobre 2013.

In via subordinata e riconvenzionale, SWIFT COMPANY s.r.l. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare

l’intervenuta decadenza per volgarizzazione del marchio tridimensionale costituito dal sigillo di garanzia in

ceralacca di colore rosso e la nullità dei disegni industriali di parte attrice in quanto privative che non

soddisfano i requisiti di cui all’art. 33 c.p.i. e, in ogni caso, di accertare e dichiarare l’assenza di interferenza

tra i propri prodotti e le privative attoree, con consequenziale rigetto delle domande formulate dalle società

Rolex o, in subordine, con applicazione dell’art. 1227 c.c.

In via riconvenzionale, SWIFT COMPANY s.r.l. ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare che le condotte

delle società attrici integrano atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., con conseguenti statuizioni in

ordine all’inibitoria (assistita da penale) e al risarcimento del danno.

4) In fatto, parte convenuta ha rappresentato quanto segue.

“Speedometer Official” nasceva da una idea originale e creativa del socio e amministratore di Swift Company,

Marco Gatti, designer originario di Torino, idea che consisteva nel produrre al 100% in Italia, con i migliori

materiali disponibili, dei braccialetti metallici con bordo zigrinato, rappresentanti sul lato esterno, tre le altre,

una immagine liberamente ispirata alle ghiere comunemente utilizzate sui modelli di orologio subacquei (da

tutti i brand e non solo da Rolex), avente funzione di segnare il tempo e la profondità. Tale idea creativa

aveva successivamente ispirato anche una linea di capi di abbigliamento ed ulteriori accessori.

Nella primavera del 2013, essa convenuta – mentre erano ancora in corso le fasi di ideazione e di sviluppo

del braccialetto – aveva preso contatto con la società Quality Italia s.r.l., alla quale aveva inviato, in via del

tutto riservata, una bozza del catalogo. Tale bozza, senza alcun consenso di essa convenuta, era stata

inoltrata da Qualità Italia s.r.l. ad un potenziale rivenditore.

Le società attrici, venute a conoscenza del progetto attraverso l’inoltro di tale materiale promozionale,

avevano inviato la diffida 26.6.13, cui essa convenuta aveva risposto con la lettera 4.7.13. In tale missiva,

essa convenuta aveva segnalato “l’uso diffuso delle ghiere numeriche da parte di un numero considerevole

di concorrenti che producono e commercializzano orologi, ovvero prodotti identici a quelli contrassegnati dal

marchio ROLEX”, con conseguente esclusione di “qualsiasi diritto di esclusiva sulla figura di ghiera utilizzata”,

e aveva comunque evidenziato che il materiale promozionale visionato da Rolex era un semplice “rendering”.

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Inoltre, proprio al fine di non voler entrare in conflitto con Rolex, essa convenuta aveva allegato il catalogo

destinato ad essere distribuito ed offerto al pubblico e la fotografia del sacchetto utilizzato come custodia,

con impegno a “utilizzare cofanetti o custodie non riconducibili a quello di ROLEX”.

Erano seguiti ulteriori contratti e i legali di essa convenuta avevano tra l’altro evidenziato che, avendo Swift

Company “effettuato tutte le modifiche richieste”, la vicenda poteva dirsi pacificamente risolta; avevano

pertanto richiesto “di confermare l’archiviazione della pratica e la rinuncia da parte delle Sue clienti alle

ventilate azioni giudiziali”.

A positivo riscontro di tale comunicazione, i legali di ROLEX avevano inviato la comunicazione 11.10.13

avente il seguente tenore: “faccio seguito alla sua del 4 e del 30 luglio u.s. per confermarLe che, salvo

imprevedibili sviluppi, gli aggiustamenti posti in essere dalla Sua assistita Swift Company s.r.l., rispondono,

al momento, alle richieste di ROLEX. Resta inteso che sarà cura della mia cliente monitorare costantemente

l’attività promozionale e commerciale della Swift Company, in particolare su Internet, al fine di verificare

l’osservanza degli impegni assunti”.

Il tenore di detta comunicazione equivaleva ad un vero e proprio impegno e la condotta delle attrice era

ancor più censurabile in quanto le attrici – dopo avere paventato una iniziativa giudiziaria e dopo avervi di

fatto rinunciato (affermando la rispondenza degli “aggiustamenti” alle esigenze di Rolex) avevano promosso

l’azione giudiziaria a distanza di due anni, invocando il risarcimento del danno da quantificarsi sui proventi

nel frattempo maturati da essa convenuta.

Consapevoli di ciò, le attrici avevano cercato di fondare “gli imprevedibili sviluppi” con riferimento ai

braccialetti contrassegnati con il marchio MGT e con l’ampliamento della gamma di prodotti a fibbie, cinture

e polo.

Quanto al primo punto, andava evidenziato che la sigla MGT corrispondeva all’acronimo dell’autore (Marco

Gatti di Torino) e comunque non poteva in alcun modo interferire con il marchio GMT-MASTER, laddove GMT

aveva un valore descrittivo in quanto rappresentava l’acronimo di “Greenwich Mean Time” (o Greenwich

Meridian Time) che si trovava riprodotto sul quadrante di innumerevoli orologi, tra i quali quelli di Rolex.

Quanto al secondo punto, andava precisato che fibbie, cinture e polo – ancor più dei braccialetti - riportavano

solo alcun dettagli che si ispiravano liberamente alle ghiere e comunque appartenevano a tutt’altro genere

merceologico.

In via subordinata, parte convenuta ha contestato la fondatezza dell’asserita contraffazione di disegni

industriali e marchi registrati dalle attrice, sia per assenza di interferenza, sia per invalidità dei titoli.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, parte convenuta ha osservato:

che la sigla GMT che compariva nel marchio attoreo, aveva un significato descrittivo, in quanto

corrispondente all’unità di misura per il calcolo del tempo negli orologi e prodotti affini (e quindi non

poteva ab origine essere oggetto di registrazione come marchio almeno per i prodotti appartenenti

alla classe 14) e comunque – essendo ampiamente utilizzato nel settore dei prodotti della classe 14 –

era ormai segno di uso comune, privo di carattere distintivo;

che anche il marchio internazionale attoreo n. 648631 (sigillo di garanzia in ceralacca) era

potenzialmente decaduto per volgarizzazione sopravvenuta, atteso l’ampio utilizzo del sigillo di

ceralacca sia a scopo decorativo, sia per indicare la provenienza autentica di un prodotto;

che anche i modelli industriali relativi alle ghiere azionati da parte attrice erano nulli, trattandosi

ormai di elementi tipici di quasi tutti gli orologi subacquei e con le medesime caratteristiche (forma a

corona circolare sulla cui superficie frontale è riportata una scala numerata, tipicamente a passo 2 o

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passo 10, i cui valori numerici possono essere intervallati da riferimenti a forma circolare dello “0” di

tale scala. Il perimetro esterno della ghiera è quindi dotato di un profilo zigrinato per agevolare la

presa in rotazione da parte delle dita dell’utilizzatore);

che i modelli attorei erano invalidi in quanto anticipati da altri modelli che suscitavano nell’utilizzatore

informato la medesima impressione generale d’insieme e, in ogni caso, i braccialetti di essa

convenuta non interferivano con dette privative.

La società convenuta ha poi contrastato la prospettazione attorea in punto di violazione del diritto d’autore,

concorrenza sleale e risarcimento/inibitorie e, in via riconvenzionale, ha richiesto la condanna delle società

attrici per concorrenza sleale.

Sotto questo profilo, parte convenuta ha rappresentato che le società attrici, dopo aver espresso il loro

favore alla commercializzazione dei bracciali Speedometer Official (così ingenerando un legittimo affidamento

sulla legittimità della propria iniziativa, avevano intimato ai propri distributori (distributori esclusivi Rolex su

un determinato territorio ma multi marche) di non commercializzare detti prodotti e ciò a pena di esercitare

la propria facoltà di revoca della concessione di vendita, ponendo quindi in essere condotte denigratorie e di

boicottaggio che avevano causato gravi danni ad essa convenuta. Inoltre, Rolex aveva scelto di attaccare

Swift Company s.r.l. nel contesto fieristico della fiera di Basilea, determinando una situazione che aveva

suscitato clamore ed era stata notata da tutti i frequentatori e operatori specializzati del settore.

5) La causa è stata istruita mediante ctu e successivamente trattenuta a decisione collegiale all’udienza del

5.7.17, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il

deposito degli scritti conclusivi.

II

6) A fronte delle domande attoree, parte convenuta si è in primo luogo difesa sostenendone l’infondatezza

atteso che Rolex aveva inizialmente manifestato il suo benestare all’immissione nel mercato dei bracciali

SPEEDOMETER OFFICIAL.

Ad avviso del Collegio, tale difesa non è fondata. La missiva dei legali di Rolex sulla quale parte convenuta

base le proprie argomentazioni è infatti palesemente ancorata “al momento” e fa salvi “imprevedibili

sviluppi” da rinvenirsi, nel caso (e a prescindere dalla fondatezza, nel merito) non solo nell’ampliamento

della gamma dei prodotti Swift Company ma, soprattutto, nell’utilizzo, da parte della convenuta, del segno

“MGT”.

III

7) Sulla validità dei titoli attorei.

Parte attrice ha agito in giudizio azionando una pluralità di titoli [1. il design costituito dalla ghiera/corona

montata sul modello di orologio SUBMARINEMER (domanda DM/064 683 del 9.12.2003), 2. il design

costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di orologio GMT-MASTER (domanda internazionale n.

DM/04/041 631 del 6 ottobre 1997), 3. il design costituito dalla ghiera/corona montata sul modello di

orologio YACHT-MASTER (domanda n. DM/068 823 del 13.4.2007). 4. il marchio verbale costituito dalla

parola GMT-MASTER (registrazione 12.9.58, rinnovata fino al 12.9.2018 per contraddistinguere i prodotti

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della classe 14) e, 5. il marchio di forma costituito dal sigillo di garanzia in cera lacca di colore rosso

(registrazione internazionale n. 648631 del 24 ottobre 1995)] e il Collegio rileva preliminarmente che parte

convenuta non ha formulato alcuna domanda di invalidità del marchio verbale GMT-MASTER, limitandosi

(come meglio infra) a delinearne le caratteristiche e a sostenere l’assenza di interferenza con i suoi prodotti e

segni.

8) Ciò premesso, il Collegio deve escludere la invalidità dei modelli attorei per assenza di novità e carattere

individuale come sostenuto da parte convenuta nelle sue difese iniziali (questioni sulle quali, peraltro, Swift

Company s.r.l. non sembra avere insistito in sede di scritti conclusivi).

9) Quanto alla novità, è incontroverso che nessuno dei modelli anteriori esaminati in causa, sia identico (o

differente per dettagli irrilevanti, privi di significato per il consumatore informato) ai modelli oggetti di causa

ed è pacifico che, ai fini della valutazione di tale requisito, le anteriorità rilevanti debbano essere poste a

confronto con il nuovo modello isolatamente e senza possibilità di combinarle a mosaico.

I modelli attorei sono quindi “nuovi”, atteso che, come compiutamente emerso in sede tecnica, non è stato

indicato alcun modello antecedente idoneo ad inficiare il requisito in esame nel senso sopra indicato.

10) Quanto al carattere individuale, va premesso che l’art. 33 c.p.i. precisa che un disegno o modello ha

carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce

dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato

antecedentemente e che, nell’accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di

libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Anche per valutare la sussistenza del carattere individuale non è consentito combinare anteriorità diverse e,

secondo l’interpretazione ampliamente condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si occupano della

materia (e condivisa dal Collegio), il confronto non deve essere fatto in base ad un giudizio analitico su

singoli dettagli ma in base ad un giudizio di insieme; inoltre, nei settori merceologici affollati (quali,

pacificamente quello oggetto di causa, cfr. CA Milano, 21.6.2007) dove vi sono moltissimi disegni/modelli,

anche un modesto grado di differenziazione può essere sufficiente a identificare e differenziare e quindi a

fornire una diversa impressione generale all’utilizzatore informato.

Quest’ultimo, poi, è un soggetto che “senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce i vari disegni

o modelli esistenti nel comparti di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi

che questi disegni o modelli comportano ri regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, da

prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza”. In sostanza, l’utilizzatore informato

costituisce “una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al

quale non è richiesta alcuna competenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i

marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche

approfondite” e può essere intesa “nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di una attenzione

media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza

personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato”. (GCE 20.10.11, caso Gettone

Pog).

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11) Applicando i principi enunciati al caso di specie, il requisito del carattere individuale è di immediata

evidenza per il modello ‘823, laddove si confronti l’immagine dello stesso con le anteriorità portate

all’attenzione del Tribunale e riprodotte a pag. 5 della relazione peritale.

Analoghe sono le considerazione che devono essere fatte per il modello ‘683 in riferimento alle stesse

anteriorità considerate per il modello ‘823 (pagg. 9 e 17 della relazione peritale) e, altresì con i prodotti

mostrati nei caratteri ROLEX OYSTER del 1982 e del 1992 (e raffigurati alle pagg. 11-14 della relazione

peritale), attesa, soprattutto1, la diversa conformazione della ghiera, piatta in un caso e dentellata negli

altri. La conformazione della ghiera è infatti elemento rilevante degli orologi e la sua differente

conformazione è di per sé idonea a suscitare nell’utilizzatore informato, come sopra definito, una diversa

impressione generale d’insieme.

Anche per quanto riguarda il modello ‘631 (concernente una lunetta per orologio raffigurata in sette viste e

riportata a pag. 20 dell’elaborato peritale) il Collegio deve escludere la carenza di carattere individuale attese

– da un lato – la circostanza che il settore degli orologi è un settore merceologicamente molto affollato e che,

pertanto, anche piccole differenze sono sufficienti a suscitare in un consumatore attento e preparato quale è

l’ “utilizzatore informato” una diversa impressione generale d’insieme – e dall’altro – la circostanza

(immediatamente percepibile nelle foto a pag. 20 della perizia) che nel modello oggetto di causa il triangolo

del pattern con un vertice puntato verso il centro della ghiera presenta una appariscente estensione in

larghezza rispetto all’anteriorità con il quale è stato confrontato (in DM ‘631 la base del triangolo è uguale o

persino maggiore all’altezza dello stesso, mentre nell’anteriorità la base del triangolo è sensibilmente minore

dell’altezza dello stesso). In sostanza, la lunetta del DM ‘631 suscita nell’utilizzatore informato una

impressione generale di saturazione grafica non rinvenibile nell’anteriorità IT 88118; inoltre, non è senza

rilievo ai fini che qui interessano dell’impressione generale d’insieme e del c.d. contatto privilegiato con il

consumatore informato anche la circostanza che nell’anteriorità i numeri e i riferimenti di scala sono tutti

significativamente distanziati rispetto ai punti intercalari, finezza invece non presente nel modello oggetto di

causa.

1 “L'utilizzatore informato, che confronta il modello DM'823 con ciascuno 5 dei modelli anteriori IT 88117, IT 88118,

singolarmente preso,… ricava rispettive impressioni generali totalmente differenti. E queste differenti impressioni generali sono suscitate nello stesso utilizzatore non tanto dal diverso "pattern" o insieme di motivi e colori ornamentali, che caratterizzano le due lunette a confronto, e non tanto dal fatto che il bordo zigrinato o dentellato delle ghiere secondo IT 88117 o IT 88118 non è presente nel modello secondo 5 DM'683, quanto principalmente, a mio parere, dal fatto che la ghiera secondo il modello DM'683 presenta la superficie in vista non piatta, come quelle secondo IT 88117 o IT 88118, ma totalmente ondulata o dentellata e, per di più, con andamento conicamente rastremato dalla periferia verso il centro (si veda riproduzione 1.7). Ad enfatizzare 10 sia l'andamento ondulato o dentellato della detta superficie della lunetta di DM'683, sia l'andamento conicamente rastremato della superficie stessa concorrono le sei barrette rettilinee, intercalate ai numeri del pattern di DM'683, barrette che non sono orientate secondo corrispondenti raggi (come sarebbe se la superficie della lunetta fosse piana), bensì secondo rispettive linee generatrici della sottesa superficie conica. L'uniformità del colore di fondo della lunetta di DM'683, su cui risalta il suddetto pattern di numeri intercalati dalle sei berrette, evidenzia il suddetto effetto visivo d'insieme, che suscita nell'utilizzatore informato una impressione generale che differisce dall'impressione generale suscitata dalle lunette secondo i modelli IT 88117 o IT 88118, singolarmente considerati, che sono sostanzialmente piatte e con barrette 20 radiali, specificamente in IT 88117. A marcare ulteriormente il differente effetto impressionistico delle lunette a confronto, si noterà l'opposizione dei colori di tutto il pattern di IT 88117 e di metà pattern di IT 88118, rispetto a DM'683. In IT 88118 è inoltre differente il pattern dei numeri, mentre in IT 88117 è diverso il riferimento dello "0", rispetto a DM'683. D'altra parte, tutti i prodotti mostrati nei cataloghi ROLEX OYSTER datati aprile 1982 ed agosto 1992 (Allegati da 5 a 8) presentano caratteristiche di forma generale della lunetta (a prescindere dal colore del pattern grafico e dalla forma del riferimento di "0") del tutto analoghe a quelle della suddetta anteriorità IT 88117. Inoltre, i prodotti sopra riprodotti della Omega (all. 9), della Wintex (all. 10), della Tag Heuer e della Breil (all. 12) presentano, quale unico elemento di forma individualizzante in comune con il modello DM'683, il pattern grafico della lunetta (escluso il colore del pattern stesso). Tutti i citati modelli divulgati anteriormente a DM'683 non presentano la superficie in vista della ghiera o 5 lunetta totalmente ondulata o dentellata e, per di più, con andamento conicamente rastremato dalla periferia verso il centro, in cui le sei barrette rettilinee, intercalate ai numeri del pattern, sono orientate secondo rispettive linee generatrici della sottesa superficie conica”- (Così, nel dettaglio, CTU, pagg. 17-19).

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12) Con riferimento al marchio costituito dal sigillo di garanzia in cera lacca di colore rosso (registrazione

internazionale per la classe 14 della Classificazione di Nizza n. 648631 del 24 ottobre 1995) – in relazione al

quale parte convenuta ha formulato richiesta di declaratoria di decadenza per “volgarizzazione” ex art. 13,

comma 4 c.p.i. - va premesso che la protezione offerta dalla registrazione è quella relativa alla immagine del

marchio come di seguito riprodotto e pubblicata nella registrazione.

Ora, seppure è vero che l’utilizzo di sigilli di ceralacca è risalente nel tempo e molto diffuso nel commercio, il

Collegio deve escludere - ai fini che qui interessano della decadenza per volgarizzazione - che sia stato

provato che il sigillo di ceralacca, dotato delle caratteristiche esteriori che si rinvengono nel marchio attoreo,

sia divenuto un segno generico, comunemente usato nel commercio per designare orologi e gli altri specifici

prodotti della classe di riferimento.

Anche la domanda riconvenzionale relativa al marchio deve pertanto essere respinta.

IV

13) Ad avviso del Collegio si deve in primo luogo escludere ogni interferenza tra il marchio attoreo e il sigillo

utilizzato dalla società convenuta, sigillo che, come emerge dall’immagine, presenta adeguati elementi di

differenziazione (assenza del cordino e immagine di un triangolo circoscritto in un cerchio), del tutto idonei a

evitare, per il consumatore medio, ogni rischio di confusione.

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14) Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la dedotta interferenza tra i modelli/orologi

attorei e il bracciale di parte convenuta.

Come è noto, i criteri per valutare l’interferenza/contraffazione tra modelli sono gli stessi che si utilizzano per

valutare la validità del modello e il Collegio rileva in primo luogo che il bracciale di Swift Company s.r.l. non è

identico ai modelli Rolex oggetto di causa.

Quanto all’impressione generale d’insieme suscitata dai prodotti, sembra al Collegio che il prodotto della

convenuta (bracciale) presenti, agli occhi dell’utilizzatore informato (che, come si è detto, è un consumatore

attento e preparato, in grado di cogliere dettagli e sfumature) numerosi elementi di diversificazione e quindi

susciti una impressione generale differente.

Si tratta, pacificamente, di prodotti non uguali e, in particolare, Speedometer è un bracciale rigido, a forma

di lettera C (sostanzialmente una fascia parziale) sulla cui faccia esterna è riportato un pattern che

l’utilizzatore informato non può osservare nella sua interezza.

Le differenze del bracciale Speedometer con il modello DM ‘683 sono numerose e, in particolare, la ghiera del

modello presenta una forma di superficie non piatta ma ondulata o dentellata; “inoltre, “la superficie in vista

della ghiera di DM'683 presenta andamento 5 conicamente rastremato dalla periferia verso il centro e, ad

enfatizzare sia l'andamento ondulato sia l'andamento conicamente rastremato della superficie della lunetta di

DM'683, concorrono le sei barrette rettilinee, intercalate ai numeri del pattern, barrette che sono orientate

secondo rispettive linee generatrici della sottesa superficie conica” (relazione ctu, pag. 36), caratteristiche

tutte non presenti nel bracciale. Al contrario, quest’ultimo presenta un bordo esterno zigrinato o dentellato,

non presente nel modello.

Ancora, come precisato dal ctu alle pagg. 36 e 37 della relazione, “… Il riferimento di zero del pattern di

DM'683 è un triangolo a fondo pieno e con un vertice puntato verso il centro della lunetta. Il bracciale

SPEEDOMETER presenta un pattern in cui il riferimento di "0" è un triangolo a fondo neutro, che circoscrive

un cerchio a fondo pieno ed avente un vertice puntato secondo una di dette linee generatrici essenzialmente

tra loro parallele. … Il pattern di DM'683 presenta una scala graduata con i numeri 10, 20, 30, 40 e 50

intercalati dalle dette sei barrette rettilinee. Il pattern de bracciale SPEEDOMETER presenta anch'esso una

scala graduata con i numeri 10, 20, 30, 40 e 50 intercalati da dette sei barrette rettilinee, ma detto pattern

presenta anche una sottoscala a graduazione unitaria, mediante tratti verticali che individuano un

corrispondente intervallo graduato, a partire dal riferimento di scala "1" (non scritto)nsino al riferimento di

scala "5 15" (non scritto)”.

In questo contesto di molteplici caratteristiche differenti che concorrono a suscitare una diversa impressione

generale di insieme, il Collegio deve escludere che l’unico elemento di coincidenza (numeri 10,20,30,40 e 50

con barrette intercalate, scritte sostanzialmente con il medesimo carattere e nel medesimo colore nero su

sfondo chiaro/grigio chiaro) sia tale da impattare sull’utilizzatore informato e sull’impressione generale di

insieme che egli trae dal modello Rolex e dal bracciale di parte convenuta.

Quanto al modello DM ‘631 (e richiamato quanto detto a proposito del confronto del modello con l’anteriorità

IT 88118), va solo precisato che seppure il bracciale presenta (come l’anteriorità citata) un bordo esterno

dentellato e il colore di fondo del pattern analoghi a quello del modello, se ne distingue – sempre come IT

88118 – per la conformazione del triangolo e per la spaziatura punto/numeri, spaziatura, nel caso, peraltro

più vicina a quella dell’anteriorità che a quella del modello Rolex in discorso. Del resto, per quanto concerne il

triangolo va anche osservato che, contrariamente a quelli presenti nella anteriorità IT 88118 e nel modello

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DM ‘631, il triangolo del bracciale si presenta non già come un triangolo pieno ma come un triangolo vuoto

(sostanzialmente un perimetro triangolare) nel quale è iscritto un punto. In conclusione, anche in questo

caso, deve escludersi che l’utilizzatore informato tragga dal bracciale la medesima impressione generale che

trae da DM ‘631, proprio come trae una impressione generale diversa da DM ‘631 rispetto a IT 88118.

Quanto infine, al modello DM ‘823, la stessa parte attrice ammette che il bracciale (anche nelle sue varianti)

non riproduce mai il medesimo pattern o motivo ornamentale del modello e il Collegio deve escludere che vi

possa essere contraffazione/interferenza per il solo fatto che siano utilizzati l’abbinamento di colori blu/oro e

delle cifre in colore bianco. E’ vero che queste sono “caratteristiche estetiche a prima vista evidenti”,

tuttavia, atteso che il modello di riferimento qui rilevante è quello dell’utilizzatore informato (e non già del

consumatore medio, che può essere attratto anche solo da questo tipo di caratteristiche) si tratta di elementi

non idonei di per sé soli e in quanto tali a suscitare la medesima impressione generale di insieme.

15) Anche con riferimento al segno MGT usato dalla convenuta in riferimento al marchio GMT-MASTER di

parte attrice, le domande formulate da Rolex devono essere respinte.

Osserva infatti il Collegio che (come dichiarato da parte attrice nel suo sito web) le lettere usate da Rolex

(MGT) corrispondono all’acronimo di Greenwich Mean Time o Tempo Medio di Greenwich. Sul punto, il

Collegio richiama il doc. n. 39 di parte convenuta laddove si legge che “Il GMT-Master II richiama l’universo

di viaggi intercontinentali e dei fusi orari. Il Greenwich Mean Time (GMT) o Tempo Medio di Greenwich, segna

l’ora solare media presso l’Osservatorio Reale di Greenwich, vicino a Londra e rappresenta il meridiano

d’origine per il calcolo delle longitudini e la suddivisione dei fusi orari attorno al globo, Il GMT-Master II

permette la regolazione rapida e la lettura immediata di un secondo fuso orario”.

In questo contesto (e del tutto a prescindere dalle argomentazioni di parte convenuta, la quale si difende

precisando che il segno MGT deriva dalle iniziali e dalla provenienza del suo designer, cioè Marco Gatti

Torino) il Collegio rileva che ciò che nel segno attoreo è peculiare è l’abbinamento della sigla GMT con la

parola MASTER.

Nel caso di specie, mancando invece nel segno usato da parte convenuta l’abbinamento distintivo con la

parola MASTER, si deve escludere la sussistenza del rischio di confusione per il consumatore, il quale è infatti

abituato ad associare al mondo Rolex la locuzione GMT-MASTER nella sua interezza e non già la sigla GMT da

sola.

16) Parimenti infondati, ad avviso del Collegio, sono i richiami effettuati da parte attrice alla disciplina

autoriale e, segnatamente, all’art. 2 n. 10 della LDA che tutela le opere del disegno industriale che

presentino, di per sé, carattere creativo e valore artistico.

Come è noto, infatti, ai fini della verifica della sussistenza del requisito del valore artistico, in assenza di

precisi parametri normativi, la giurisprudenza valorizza alcuni indici quali, per esempio, la notorietà

internazionale dell’oggetto o del designer, l’esposizione in musei o in mostre di arte contemporanea, la

pubblicazione in riviste di storia dell’arte.

Si tratta di indici di natura indiziaria che rientrano nell’onere deduttivo e probatorio di chi invoca la tutela

autoriale e che devono essere allegati e provati in relazione alla singola opera del disegno industriale in

relazione alla quale viene richiesta l’applicazione del n. 10 dell’art. 2 citato.

Nel caso di specie, tali elementi non sono stati portati da Rolex all’attenzione del Tribunale, essendosi parte

attrice limitata a sostenere la sussistenza dei presupposti per la tutela autoriale sulla base di una

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ricostruzione storica e pubblicitaria dell’azienda ma senza specificare (oltre che la precisa data di creazione e

l’autore dell’opera) a quali prodotti in concreto dovrebbe essere riconosciuta e in base a quali degli indici

sopra delineati, specificamente riferiti ad uno o più prodotti.

17) Da ultimo, e per quanto concerne la concorrenza sleale, il Collegio deve preliminarmente escludere la

fondatezza delle difese di parte convenuta quando sostiene che la disciplina di cui agli art. 2598 e sgg. c.c.

non sarebbe applicabile in mancanza di un rapporto attuale di concorrenza tra le parti in causa.

Infatti (e a prescindere dal fatto che è la stessa convenuta a smentire questa affermazione, laddove, in via

riconvenzionale e come meglio infra lamenta che Rolex abbia posto in essere, nei suoi confronti,

comportamenti anticoncorrenziali e/o scorretti) il presupposto per l’applicazione delle norme in discorso è

quello di una concorrenza economica anche solo potenziale – come nel caso – tra il soggetto attivo e quello

passivo della condotta (cfr. ex multis, Cass., 2014 n. 22332).

18) Nel merito, il Collegio ritiene non fondata la domanda.

Quanto all’imitazione servile, è vero che – come osservato ai punti che precedono, parlando della

contraffazione dei modelli attorei e della loro validità – il bracciale di parte convenuta richiama particolari

degli orologi Rolex, tuttavia non può essere trascurato il contesto generale del mercato.

E’ infatti incontroverso che si tratti di un mercato molto affollato e che (come compiutamente emerso in

sede tecnica) vi siano, in commercio e del tutto legittimamante, una pluralità di prodotti – anche antecedenti

a quelli di Rolex - che presentano ghiere/dentellatura/colori/pattern/triangoli/numeri del tutto analoghi a

quelli oggetto di causa. In questo quadro, sembra dunque al Tribunale che non si possa ritenere la

sussistenza di caratteristiche individualizzanti (che costituiscono il nucleo della protezione di cui al n. 1

dell’art. 2598 c.c.), idonee ad attrarre l’attenzione del consumatore medio di per sé e a sviarne l’acquisto a

prescindere dall’abbinamento con il marchio Rolex.

Quanto sopra, porta ad escludere altresì la sussistenza di concorrenza sleale per agganciamento sotto il

profilo della forma del prodotto, pure evocata da parte attrice.

Per quanto invece concerne l’accusa di sfruttamento dei canali commerciali, rileva il Collegio che parte

convenuta ha documentalmente provato di avvalersi di una propria rete di distributori e che, come meglio al

punto 20) è stata semmai Rolex ad invitare i propri distributori a non trattare i prodotti di Swift Company.

19) Le domande formulate da parte attrice devono dunque essere respinte.

V

20) In via riconvenzionale, parte convenuta ha lamentato una condotta concorrenzialmente illecita posta in

essere dalle attrici sia per i fatti delle Fiera del 2015, sia per avere avvertito alcuni dei propri distributori

autorizzati della presenza sul mercato di prodotti commercializzati in violazione dei propri diritti di esclusiva,

invitandoli a non commercializzarli.

Entrambe le circostanze sono pacifiche in fatto e Rolex le giustifica, sostanzialmente, con il diritto di

difendere i propri prodotti, protetti da privative, da fenomeni contraffattivi e/o di agganciamento parassitario.

Ora, e premesso che non è qui in discussione la legalità del modello di distribuzione selettiva di cui Rolex si

avvale, ritiene il Collegio che quanto sopra delineato integri concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. In

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proposito, devono essere infatti evidenziate le seguenti circostanze: (i) anche nelle reti di distribuzione

selettiva non è consentito di vietare al distributore di vendere altre marche (ed in effetti, i distributori Rolex

vendono anche altre marche); (ii) vi erano stati, all’epoca, contatti tra le parti che avrebbero dovuto indurre

Rolex ad una condotta attenta e prudente; (iii) una condotta ancor più prudente era necessaria nel contesto

del Baselworld 2015, (di cui, come documentato in atti, Rolex è uno dei maggiori player), attesi gli effetti

pregiudizievoli in termine di immagine che potevano derivare all’odierna convenuta; (iv) le doglianze di Rolex

si sono rivelate infondate.

21) Atteso quanto sopra esposto, deve essere inibito a parte attrice la prosecuzione delle condotte

concorrenzialmente illegittime sopraindicate e deve essere fissata una penale di euro 5.000 per ogni

violazione successivamente accertata.

22) La domanda risarcitoria formulata da parte convenuta, in difetto di assolvimento degli oneri deduttivi e

probatori (in particolare, il doc. n. 33 di parte convenuta non è idoneo a fornire alcun elemento sul

prospettato lucro cessante), deve invece essere respinta.

Del resto, è la stessa Swift Company che, nelle sue difese, illustra a più riprese l’organizzazione della sua

rete di vendita, di talchè, anche sotto un profilo indiziario, non vi sono elementi per argomentare la

sussistenza di un danno patrimoniale da risarcire.

I danni di immagine subiti dalla convenuta possono invece trovare ristoro mediante la pubblicazione del

dispositivo della presente sentenza (con le modalità che verranno indicate in dispositivo), misura prevista

dall’art. 2600 c.c. e la cui finalità, in sede di merito è, come è noto, soprattutto risarcitoria.

VI

23) Atteso il complessivo esito del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate compensate fino ad

1\3, con condanna di parte attrice a rimborsare a parte convenuta i residui 2\3 nella misura che verrà

indicata in dispositivo. (DM 2014 n. 55, Scaglione Indeterminabile, complessità alta, valori massimi).

24) Le spese di ctu, come già liquidate, vanno invece poste a carico di parte attrice per 2\3 e di parte

convenuta per 1\3.

25) La presente sentenza deve essere comunicata, a cura della Cancelleria, all’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi ai sensi dell’art. 122, comma 8 c.p.i..

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel rgc al n. 27845\2015, ogni contraria istanza, eccezione

e deduzione respinta, dichiarata inammissibile o ritenuta assorbita, così provvede:

Rigetta le domande di contraffazione e concorrenza sleale, nonché tutte le altre domande formulate da

Rolex SA e Rolex Italia s.p.a.;

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Rigetta le domande riconvenzionali di nullità e/o decadenza delle privative Rolex formulate da Swift

Company s.r.l.;

Accerta e dichiara che le condotte poste in essere da parte attrice e di cui al punto 20) della presente

sentenza costituiscono concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di Swift Company s.r.l.;

Inibisce a Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, la

continuazione di tali condotte e fissa una penale di euro 5.000 per ogni violazione della presente inibitoria;

Dispone la pubblicazione della presente sentenza (epigrafe e dispositivo) per una volta sola e a caratteri

normali sul quotidiano La Stampa e sulla rivista Preziosa Magazine;

Dichiara compensate fino ad 1/3 le spese del giudizio;

Condanna Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore, a

rimborsare a Swift Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 2\3, che

liquida in euro 16-836,00, oltre iva e cpa come per legge e contributo forfettario nella misura del 15%;

Pone le spese di ctu. Come già liqidate, per 2\3 a carico di Rolex SA e Rolex Italia s.p.a., entrambe in

persona del legale rappresentante pro tempore e per 1\3 a carico di a Swift Company s.r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

Dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza venga trasmessa all’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi ai sensi dell’art. 122, comma 8 c.p.i.

Così deciso dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Torino nella composizione di cui alla camera di

consiglio del 2.11.17.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Gabriella Ratti

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Sentenza n. 66/2018 pubbl. il 12/01/2018 RG n. 27845/2015 · 2018. 9. 20. · pagina 3 di 18 x il...

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