sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa T-186/04; Pres. Pirrung; Spa Monopole, compagniefermière de Spa SA/NV c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni emodelli) (Uami)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 9 (SETTEMBRE 2005), pp. 455/456-463/464Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200906 .

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PARTE QUARTA

le circostanze della causa principale e in particolare alla luce

delle considerazioni espresse ai punti 29-31 della presente sen

tenza, l'applicazione del diritto nazionale sia in grado di garan tire che la disciplina nazionale della vendita ambulante incida

allo stesso modo, in diritto come in fatto, sulla commercializza

zione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Qualora così non fosse, spetterebbe allo

stesso giudice stabilire se una simile disciplina sia giustificata da un obiettivo di interesse generale nel senso della giurispru denza scaturita dalla citata sentenza Cassis de Dijon e se sia

proporzionata a tale obiettivo.

33. - In terzo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità del

l'art. 49 Ce, occorre ricordare, come risulta già dal punto 21

della presente sentenza, che la disciplina nazionale della vendita

ambulante riguarda le condizioni richieste per la commercializ

zazione di un certo tipo di merci. Secondo la giurisprudenza della corte, tale disciplina è soggetta, in linea di principio, alle

disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle merci e

non a quelle sulla libera prestazione dei servizi (v., in questo senso, sentenza Boscher, cit., punti 8-10).

34. - Non si può tuttavia escludere che la vendita di un pro dotto possa avvenire in concomitanza con un'attività che com

porti aspetti di «servizio». Ciononostante, tale circostanza non

può di per sé bastare per qualificare come «prestazione di servi

zi» ai sensi dell'art. 49 Ce un'operazione economica come la

vendita ambulante controversa nella causa principale. Infatti, in

ogni caso di specie si deve verificare se tale prestazione costi

tuisca o meno un aspetto assolutamente secondario rispetto agli elementi afferenti alla libera circolazione delle merci. Orbene, nelle circostanze della causa principale quest'ultimo aspetto sembra prevalere su quello della libera prestazione dei servizi.

35. - A questo proposito, secondo una giurisprudenza costan

te, quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libe

ra circolazione delle merci che alla libera prestazione di servizi, la corte l'esamina, in linea di principio, con riferimento ad una

sola delle due libertà fondamentali qualora risulti che una delle

due è affatto secondaria rispetto all'altra e può esserle ricolle

gata (v., in questo senso, sentenze 24 marzo 1994, causa C

275/92, Schindler, Racc. pag. 1-1039, punto 22; Foro it., 1994,

IV, 521; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Di

gital, Racc. pag. 1-607, punto 31; Foro it., Rep. 2003, voce cit., nn. 989, 1809, e Karner, cit., punto 46).

36. - Di conseguenza, non occorre esaminare la disciplina na

zionale della vendita ambulante con riferimento all'art. 49 Ce.

37. - Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le

questioni proposte debbono essere risolte dichiarando quanto

segue: — l'art. 28 Ce non osta a una disciplina nazionale in virtù

della quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita

ambulante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territo

rio senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si appli chi, a prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti

gli operatori interessati che esercitano la loro attività nel territo

rio nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in

fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale

Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri; —

spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostan

ze della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia

in grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso

modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei

prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri

Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la di

sciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse

generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.

Per questi motivi, la corte (prima sezione) dichiara:

L'art. 28 Ce non osta a una disciplina nazionale in virtù della

quale uno Stato membro sanziona penalmente la vendita ambu

lante di abbonamenti a periodici, effettuata nel suo territorio

senza previa autorizzazione, qualora tale disciplina si applichi, a

prescindere dall'origine dei prodotti di cui si tratta, a tutti gli

operatori interessati che esercitano la loro attività nel territorio

nazionale, purché incida allo stesso modo, in diritto come in

Il Foro Italiano — 2005.

fatto, sulla commercializzazione dei prodotti originari di tale

Stato e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri.

Spetta al giudice del rinvio verificare se, date le circostanze

della causa principale, l'applicazione del diritto nazionale sia in

grado di garantire che la detta disciplina incida allo stesso

modo, in diritto come in fatto, sulla commercializzazione dei

prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri

Stati membri nonché, qualora così non fosse, stabilire se la di

sciplina controversa sia giustificata da un obiettivo di interesse

generale nel senso conferito a tale concetto dalla giurisprudenza della corte e se sia proporzionata a tale obiettivo.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa

T-186/04; Pres. Pirrung; Spa Monopole, compagnie fermière

de Spa SA/NV c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato

interno (marchi, disegni e modelli) (Uami).

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sezione II; sentenza 15 giugno 2005, causa

Unione europea — Marchio comunitario — Opposizione

alla registrazione dinanzi all'Uami — Indicazione del

marchio — Sufficienza — Fattispecie (Regolamento 13 di

cembre 1995 n. 2868/95/Ce della commissione, recante mo

dalità di esecuzione del regolamento 40/94/Ce del consiglio sul marchio comunitario, art. 18).

La regola 18, n. 1, del regolamento 13 dicembre 1995 n. 2868, di applicazione del regolamento Ce sul marchio comunitario

del 20 dicembre 1993 n. 40, deve essere interpretata nel sen

so che prescrive di indicare in un modo sufficientemente chia

ro il marchio anteriore sul quale è fondata l'opposizione per consentirne l'identificazione, senza richiedere alcun obbligo di riproduzione del marchio anteriore nell'atto di opposizio ne (nella specie, il tribunale ha ritenuto che la menzione del

carattere notorio del marchio denominativo, del numero di

registrazione, dello Stato membro e della classe di prodotti

per i quali il marchio era stato rilasciato costituisse indica

zione chiara del marchio su cui si fondava l'opposizione). (1)

(1) Questione nuova per la giurisprudenza comunitaria. Come evidenziato nella sentenza in epigrafe, nell'ambito delle deci

sioni assunte dalle commissioni di ricorso dell'Uami erano emersi in dirizzi contrastanti sulla questione relativa al contenuto dell'atto di

opposizione, necessario per l'individuazione del marchio anteriore su cui l'opposizione di fonda, richiedendosi in alcuni casi (peraltro con cernenti diritti anteriori non registrati) il deposito della riproduzione del marchio da parte dell'opponente, mentre in altre procedure la commissione aveva giudicato sufficiente, per individuare il diritto sul marchio che viene opposto avverso la domanda di registrazione, l'in dicazione dei riferimenti completi della registrazione del segno ante riore (per la lettura delle decisioni è possibile consultare il sito

<http://oami.eu.int>). Secondo le disposizioni che regolano la materia, nel termine di tre

mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comu

nitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, per uno dei motivi di esclusione della registrazione a norma dell'art. 8 del

regolamento Cee 20 dicembre 1993 (art. 42 del regolamento 40/94). L'atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e con

tenere, con riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, le indicazioni necessarie sul marchio anteriore, relative al tipo di marchio (comunitario o internazionale, notoriamente conosciuto o che gode di notorietà), agli Stati membri ove ha effetto la

registrazione, al numero di registrazione e alla data di deposito, nonché

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Antefatti della controversia

1. - Il 5 agosto 1997 l'interveniente ha presentato una do

manda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione

nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami), in forza

del regolamento (Ce) del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio comunitario (G.U. 1994, L 11, pag. 1), come modi

ficato.

2. - Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il se

gno denominativo SPAFORM.

3. - I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rien

trano nelle classi 7, 9, e 11 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15

giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei

prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come

rivisto e modificato. Detti prodotti corrispondono alle seguenti descrizioni:

— «pompe, regolatori di pressione, valvole regolatrici della

pressione», che rientrano nella classe 7; —

«apparecchi e strumenti per la misurazione della pressio ne», che rientrano nella classe 9;

— «vasche da bagno; vasche da bagno a vortice; vasche

idromassaggio, lavandini; impianti per vasche da bagno provvi sti di getti a pressione; docce; condotte d'acqua», che rientrano

nella classe 11.

4. - Il 27 luglio 1998 la domanda di marchio è stata pubbli cata nel Bollettino dei marchi comunitari 55/98.

5. - Il 27 ottobre 1998 la ricorrente ha presentato un'opposi zione alla registrazione del marchio richiesto.

«una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio ante riore o del diritto anteriore» (regola n. 15, n. 2, lett. b, punti ìi, Hi, iv, v e V/', del regolamento della commissione 13 dicembre 1995 n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento Ce 40/94).

Se l'opposizione non è conforme all'art. 42 del regolamento o se l'atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda

l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto an teriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'ufficio la respinge in quanto inammissibile (regola n. 18, n. 1, del regolamento 2868/95).

I giudici comunitari, così come aveva richiesto lo stesso Uami (che

pur non potendo modificare, in sede di impugnazione di una decisione delle commissioni di ricorso, i termini della controversia, non ha l'ob

bligo di difendere tutte le decisioni impugnate, potendo legittimamente aderire alle istanze del ricorrente che chieda l'annullamento della deci sione impugnata: v. Trib. 1 grado 30 giugno 2004, causa T-107/02,

<www.europa.eu.int/eur-lex/it>) hanno ritenuto di privilegiare un'in

terpretazione sostanziale della norma, desunta dall'esigenza che il re

golamento di esecuzione tende a garantire (ossia, quella di porre in condizione tanto il soggetto che richiede la registrazione, quanto l'Ua

mi, di individuare senza soverchie difficoltà il marchio anteriore che

l'opponente indica come fonte del proprio diritto a contrastare l'altrui

registrazione; resta da chiedersi se identica soluzione sarebbe stata rag giunta in presenza di un marchio non solo denominativo, come quello indicato nell'atto di opposizione, in ragione delle esigenze di compara zione dei segni di carattere figurativo).

Nel senso che la prassi decisionale dell'Uami non vincola in sede di decisione i giudici comunitari, v. Trib. 1 grado 20 novembre 2002, cau se riunite T-79/01 e T-86/01, Foro it.. Rep. 2004. voce Unione euro

pea, n. 1385. Sul significato dei distinti motivi di inammissibilità dell'opposizio

ne, regolati dalla regola n. 18 del regolamento di esecuzione, e sul di verso regime di integrazione dei requisiti dell'atto di opposizione, cfr. Trib. 1 grado 13 giugno 2002, causa T-232/00, id.. Rep. 2003, voce cit., n. 1504.

In dottrina, sulla procedura di opposizione alla domanda di registra zione del marchio comunitario, cfr. Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza1, Padova, 2004, 286 s.; Scuffi, Diritto proces suale dei brevetti e dei marchi, Milano, 2001, 141; Benussi, Il marchio

comunitario, Milano, 1996, 79; De Benedetti-Angelini, Norme di ese

cuzione del regolamento Ce sul marchio comunitario (commento al re

golamento Ce della commissione 13 dicembre 1995 n. 2868/95), in Dir.

ind., 1996, 734. Sulla procedura di opposizione alla registrazione del marchio nazio

nale in Italia, introdotta nel nostro ordinamento dal d.leg. 447/99 ed at tualmente disciplinata dall'art. 176 cod. proprietà industriale, v. Spada,

Opposizione alla registrazione de! marchio e nullità relativa, e Del

Gallo Rosoni, La procedura di opposizione di terzi alla registrazione del marchio, entrambi in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova di

sciplina, Milano, 2001, rispettivamente 139 ss. e 233 ss. [S. Di Paola]

Il Foro Italiano — 2005 — Parte IV-21.

6. - L'opposizione era fondata, in particolare, sui marchi SPA

THERMES e SPA, oggetto delle seguenti registrazioni: —

registrazione n. 555.229 del 26 luglio 1994, nel Benelux, del marchio SPA THERMES per i seguenti prodotti e servizi:

«preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; prepa rati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profume ria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», che

rientrano nella classe 3;

«apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ven

tilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari, ivi com

presi sistemi di distribuzione, di trattamento, di purificazione e

di filtraggio dell'acqua», che rientrano nella classe 11; «servizi prestati nell'ambito delle attività di uno stabilimento

termale compresa la prestazione di servizi di assistenza medica;

bagni, docce, massaggi», che rientrano nella classe 42; —

registrazione 21 febbraio 1983, n. 389.230, nel Benelux, del marchio SPA, per «acque minerali e gassose e altre bevande

analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande», prodotti che rientrano nella classe 32.

7. - Per quanto riguarda quest'ultimo marchio, l'atto di oppo sizione non conteneva alcuna riproduzione dello stesso. Inoltre, la ricorrente menzionava la «notorietà dei suoi marchi con ri

guardo ai prodotti [rientranti nella] classe 32 nel Benelux».

8. - A sostegno della sua opposizione, la ricorrente invocava

l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94 ai fini della regi strazione n. 555.229. Essa faceva inoltre riferimento all'art. 8, n. 5, di detto regolamento con riguardo alla registrazione n. 389

230. 9. - Il 4 ottobre 2000 la divisione di opposizione chiedeva alla

ricorrente di addurre fatti, prove e osservazioni a sostegno della

sua opposizione, informandola del fatto che un esame approfon dito di quest'ultima ne aveva fatto emergere l'inammissibilità

con riferimento all'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94, in quanto il segno oggetto del marchio notorio non vi era indicato e nes

sun certificato di registrazione atto a identificarla vi era allega to.

10. - Il 1° dicembre 2000 la ricorrente presentava alla divi

sione di opposizione la copia della registrazione menzionata a

sostegno dell'opposizione presentata sul fondamento dell'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94.

11. - Con decisione 31 luglio 2002 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione reputando che la domanda fondata

sull'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94 fosse inammissibile. Es

sa si basava sull'art. 42 del regolamento 40/94 e sulla regola 18, n. 1, del regolamento (Ce) della commissione 13 dicembre

1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento

(Ce) 40/94 (G.U. L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). La divisione di opposizione riteneva infatti che le

informazioni in possesso dell'Uami alla scadenza del termine di

opposizione, nella fattispecie il 27 ottobre 1998, non consentis

sero di identificare il marchio notorio anteriore. Inoltre, la divi

sione di opposizione riteneva che non sussistesse rischio di con

fusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore SPA

THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94.

12. - Il 30 settembre 2002 la ricorrente proponeva un ricorso

contro tale decisione presso l'Uami ai sensi degli art. 57-59 del

regolamento 40/94.

13. - Con decisione 25 febbraio 2004 (in prosieguo: la «deci

sione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell'Uami

respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente. La commissione

di ricorso riteneva che l'impedimento fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento 40/94 non fosse stato analizzato in quanto irri

cevibile. A tale proposito, essa osservava che «non compariva il

segno oggetto della registrazione in questione». Inoltre, la

quarta commissione di ricorso reputava che non vi fosse rischio

di confusione tra il marchio SPAFORM e il marchio anteriore

SPA THERMES, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regola mento 40/94.

Conclusioni delle parti

14. - La ricorrente conclude che il tribunale voglia:

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PARTE QUARTA

— annullare la decisione impugnata; — condannare l'Uami alle spese. 15. - L'Uami conclude che il tribunale voglia: —

accogliere la domanda della ricorrente di annullamento

della decisione impugnata; — condannare ciascuna parte a sostenere le proprie spese. 16. - L'interveniente chiede che il tribunale voglia: — confermare la decisione impugnata; —

respingere integralmente il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. 17. - In sede di udienza l'interveniente ha chiesto la condanna

dell'Uami alle spese relative all'udienza, per il fatto che non si

sarebbe presentata se l'Uami avesse chiesto il rigetto del ricor

so.

In diritto

Sulle conclusioni dell'Uami

18. - L'Uami chiede che venga accolta la domanda della ri

corrente relativa all'annullamento della decisione impugnata. Fa

riferimento alla sentenza della corte 12 ottobre 2004, causa C

106/03 P, Vedial/Uami, punti 26 e 27. In detta sentenza la corte

avrebbe dichiarato che l'Uami, in forza dell'art. 133, n. 2, del

regolamento di procedura del tribunale, era designato come

convenuto dinanzi al tribunale e non aveva il potere di modifi

care dinanzi a quest'ultimo i termini della controversia come ri

sultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto

la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione. Tuttavia,

l'Uami precisa di non essere obbligato a difendere sistematica

mente le decisioni impugnate delle commissioni di ricorso. A

tale riguardo, esso fa riferimento alla sentenza del tribunale 30

giugno 2004, causa T-107/02, GE BetzJUAMl-Atofina Chemi

cals (BIOMATE) (punti 29 ss.). 19. - Il tribunale rammenta che, in un procedimento relativo

all'impugnazione di una decisione di una commissione di ricor

so che ha statuito nell'ambito di un procedimento di opposizio

ne, l'Uami non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al tribunale, i termini della controversia come

risultano dalle pretese rispettive di chi ha richiesto la registra zione e di chi ha proposto l'opposizione [sentenza Vedial/Uami,

cit., punto 26, che conferma, su impugnazione, la sentenza del

tribunale 12 dicembre 2002, causa T-l 10/01, Vedial/Uami

France Distribution (HUBERT), Racc. pag. 11-5275, Foro it.,

Rep. 2004, voce Unione europea, nn. 1373, 1387]. 20. - Peraltro, da tale giurisprudenza non discende che l'Uami

sia tenuto a dichiarare il rigetto del ricorso proposto contro una

decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, anche

se l'Uami non dispone della legittimazione attiva richiesta per

impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso non può essere tenuto a difendere sistematicamente

ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a

concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso ri

volto contro una siffatta decisione (sentenza BIOMATE, cit.,

punto 34). 21. - Pertanto l'Uami, come nel caso di specie, senza modifi

care i termini della controversia, può chiedere che venga accolta

la domanda della ricorrente di annullamento della decisione im

pugnata.

Sul merito

22. - A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca un unico

motivo, relativo alla violazione della regola 18, n. 1, del rego lamento di esecuzione.

Argomenti delle parti

23. - La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'irregola rità sostenuta dalla divisione di opposizione, e successivamente

dalla quarta commissione di ricorso dell'Uami, riguardava esclusivamente l'attuazione della regola 18, n. 1, del regola

li. Foro Italiano — 2005.

mento di esecuzione. Pertanto si trattava, a suo giudizio, di veri

ficare se l'atto di opposizione indicasse chiaramente o meno il

marchio notorio anteriore su cui quest'ultima si fondava.

24. - Essa ammette che l'atto di opposizione non «riproduce va» il segno oggetto della registrazione del marchio notorio su

cui era fondata l'opposizione. Tuttavia, detta registrazione sa

rebbe stata caratterizzata in modo preciso mediante la menzione

del Benelux come paese di registrazione, il numero di registra zione nonché la sua data e l'indicazione dei prodotti designati.

25. - La ricorrente sottolinea che nell'opposizione inviata il

27 ottobre 1998 dal suo avvocato alla divisione di opposizione dell'Uami venivano indicate alla pag. 5, nelle rubriche 69, 70 e

71 del modulo, relative a un «marchio anteriore registrato e no

torio», le seguenti menzioni: — «notorietà: all'interno di uno Stato membro»; — «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389.230 del 21

febbraio 1983)»; —

«l'opposizione si fonda sulla classe 32: acque minerali e

gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».

26. - Inoltre, nelle altre rubriche di cui all'opposizione, se

gnatamente quelle relative ai «motivi dell'opposizione», si af

ferma alla pag. 6 che «esiste[va] un rischio di confusione, com

prendente il rischio di associazione tra il marchio comunitario

SPAFORM e i marchi SPA [registrati] a nome d[ella ricorren

te], sui quali si fonda l'opposizione», laddove il punto 3 della

pag. 6 dell'opposizione preciserebbe che la ricorrente «gode[va] di una notorietà dei suoi marchi per i prodotti [rientranti] nella

classe 32 nel Benelux».

27. - La ricorrente ritiene che la regola 18. n. 1, del regola mento di esecuzione non esiga che il marchio sul quale è fon

data l'opposizione sia «riprodotto». Richiedendo una «riprodu zione» del marchio invocato a sostegno dell'opposizione, lad

dove il suddetto regolamento prevede soltanto che quest'ultimo sia «chiaramente indicato», la commissione di ricorso sarebbe

andata oltre i requisiti stabiliti in tale disposizione. 28. - La ricorrente reputa che i requisiti di cui alla regola 18,

n. 1, del regolamento di applicazione ricorressero nella fattispe cie. A suo giudizio, il primo obiettivo della regola 18, n. 1, del

suddetto regolamento è di consentire al soggetto richiedente il

marchio comunitario, parte convenuta nell'ambito del procedi mento di opposizione, di esercitare i suoi diritti di difesa con

sentendogli di individuare i diritti che gli vengono opposti. 29. - Essa sostiene che, nel caso di specie, tale obiettivo è

stato conseguito. Infatti, dal momento che il marchio sulla cui

notorietà si fondava l'opposizione è stato individuato in modo

chiaro mediante la menzione dei riferimenti completi della sua

registrazione, il richiedente del marchio comunitario, convenuto

nell'ambito del procedimento di opposizione, poteva agevol mente comprendere e verificare il fondamento sul quale l'oppo sizione è stata presentata.

30. - La ricorrente rileva altresì che i requisiti sottoposti nella

decisione impugnata non sembrano conformi alla prassi antece

dente delle commissioni di ricorso dell'Uami a proposito del

l'attuazione della regola 18, n. 1. del regolamento di esecuzio

ne, segnatamente alla decisione della terza commissione di ri

corso 6 marzo 2002 (procedimento R 870/2001-3, Bridgewa

ter/Bridgewater). 31. - Secondo l'Uami, la chiara identificazione del diritto an

teriore prevista dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecu

zione costituisce una condizione assoluta di ammissibilità del

l'opposizione. Non sarebbe possibile rimediare a una mancata

identificazione del marchio anteriore e la divisione di opposi zione non avrebbe l'obbligo di chiedere all'opponente di colma

re tale lacuna. L'Uami fa altresì riferimento alle direttive relati

ve al procedimento di opposizione adottate il 10 maggio 2004,

la cui parte I, capitolo 1, parte A, sub IV, distingue tra gli ele

menti «assoluti» e «relativi» di identificazione. Così, se nel

l'opposizione mancasse un elemento identificativo assoluto, il

marchio anteriore non potrebbe essere identificato e, pertanto, sarebbe impossibile un suo utilizzo quale fondamento dell'op

posizione. I numeri di registrazione o della domanda di marchio

anteriore sono considerati elementi identificativi assoluti. Per

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

quanto riguarda gli elementi identificativi relativi, questi ultimi

riguarderebbero la riproduzione del marchio, il tipo di marchio, i beni e i servizi e altre indicazioni come la data di deposito o di

registrazione. Con riferimento a questi ultimi elementi, l'oppo nente dovrebbe beneficiare di un termine di due mesi per rime

diare a eventuali irregolarità. 32. - L'Uami ritiene che, tenuto conto degli interessi in gioco,

la posizione della quarta commissione di ricorso è stata eccessi

vamente rigida per quanto riguarda gli elementi minimi che

consentono di identificare il marchio anteriore, nel caso specifi co, un marchio denominativo. L'Uami sostiene che la decisione

della commissione di ricorso non è giustificata alla luce della

regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione. La divisione di

opposizione e la commissione di ricorso avrebbero dovuto, a

suo giudizio, considerare che l'indicazione del numero di regi strazione e il riferimento dello Stato membro interessato erano

sufficienti per identificare il marchio anteriore. Sarebbe stato di

conseguenza sufficiente che la divisione di opposizione chie

desse informazioni complementari in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.

33. - Secondo l'Uami, le divisioni di opposizione e le com

missioni di ricorso, in origine, non avevano sempre lo stesso

approccio relativamente agli elementi necessari per identificare

chiaramente il diritto anteriore invocato a sostegno di un'oppo sizione. Esso ammette che alcune commissioni di ricorso hanno

adottato un approccio restrittivo [decisione della seconda

commissione di ricorso 25 febbraio 2002, (procedimen to R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang), e decisione

Bridgewater/Bridgewater, cit.]. Tuttavia, sottolinea che tali de

cisioni riguardavano diritti anteriori che non erano stati regi strati e che esistono decisioni delle commissioni di ricorso di

segno contrario [decisione della seconda commissione di ricor

so 19 dicembre 2003 (procedimento R 704/2002-2, Myo Max by CEFARJcefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. L'Uami rileva, infine, che le direttive relative al procedimento di opposizione concordano con quanto da esso sostenuto.

34. - L'interveniente rammenta le condizioni relative al con

tenuto dell'opposizione, illustrate nella regola 15, n. 2, del re

golamento di esecuzione, ai sensi del quale «[lj'atto di opposi zione deve essere presentato in duplice copia e contenere [...] una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio

anteriore o del diritto anteriore». Così, secondo l'interveniente,

la regola 15, n. 2, del regolamento di esecuzione prescrive

esplicitamente che l'atto di opposizione contenga una riprodu zione del marchio anteriore, ossia più che una mera descrizione

di quest'ultimo. Di conseguenza, la ricorrente non potrebbe ac

cusare l'Uami di aver aggiunto una condizione supplementare di

ammissibilità dell'opposizione in quanto tale esigenza emerge

esplicitamente dal regolamento di esecuzione.

35. - L'interveniente fa riferimento alla prassi anteriore del

l'Uami, e più in particolare alla decisione della prima commis

sione di ricorso 4 marzo 2002 (procedimento R 662/2001-1,

ORANGEXJOrange X-PRESS, punto 21), ai sensi della quale

qualunque atto di opposizione «deve essere sufficientemente

chiaro e preciso al fine di non dar luogo a [un] malinteso per

quanto riguarda il suo significato e la sua portata». Essa men

ziona altresì la decisione della divisione di opposizione 6 luglio 2004 (procedimento 2218/04, Atlas Copco AB/The Black &

Decker Corp.), secondo la quale «i requisiti minimi per conside

rare un marchio o un diritto anteriore chiaramente identificati

sono la riproduzione del marchio o di un segno, un'indicazione

dello Stato in cui il marchio è registrato o depositato ovvero in

cui esiste il diritto anteriore nonché il numero di deposito o di

registrazione (relativo a un marchio commerciale registrato o a

una domanda di registrazione di un marchio commerciale)». 36. - Inoltre, l'interveniente sottolinea che, contrariamente a

quanto emerge dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecu

zione, il n. 1 di detta medesima regola non obbliga l'Uami a

chiedere all'opponente di rettificare gli errori previsti dal para

grafo in questione [decisione della prima commissione di ricor

so 9 gennaio 2004 (procedimento R 129/2003-1, Weekenders

Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, punto 24)]. 37. - Essa aggiunge che è possibile sanare tali irregolarità

Il Foro Italiano — 2005.

esclusivamente entro la scadenza del termine di opposizione.

Così, l'Uami non sarebbe obbligato a prendere in considerazio

ne le informazioni presentate dopo tale data. Essa menziona a

tale proposito la sentenza del tribunale 13 giugno 2002, causa

T-232/00, Chef Revival Usa/Uami-Massagué Marìn (Chef)

(Racc. pag. 11-2749, punti 34 e 36; Foro it., Rep. 2003, voce

cit., n. 1503) ai sensi della quale «se l'atto di opposizione non

soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, l'opposizione è respinta per inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate

entro la scadenza del termine di opposizione». 38. - L'interveniente ritiene che la ricorrente abbia esagera

tamente semplificato i motivi addotti dalla commissione di ri

corso. A tale proposito, essa indica che dai punti 2, 3, e 13 della

decisione impugnata, in primo luogo, emerge che la ricorrente

non ha incluso nell'opposizione né la riproduzione del marchio

SPA THERMES né un certificato di registrazione di quest'ulti mo, in secondo luogo, essa ha presentato esclusivamente infor

mazioni riguardanti uno solo dei marchi anteriori, laddove l'op

posizione si riferisce a vari marchi riguardanti prodotti rientranti

nella classe 32, e, in terzo luogo, che la data limite di opposi zione è scaduta il 27 ottobre 1998. Orbene, la ricorrente non

avrebbe fornito le informazioni richieste prima di tale data, co

me prevede la regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

Infatti, la ricorrente non avrebbe prodotto alcun certificato di

registrazione prima del 1° dicembre 2000 e avrebbe anche

omesso di presentare una riproduzione del marchio anteriore

interessato.

39. - L'interveniente rammenta, peraltro, che la ricorrente ha

riconosciuto, dinanzi alla quarta commissione di ricorso del

l'Uami, che un'identificazione chiara del marchio anteriore in

questione differiva da un'identificazione semplice. Non sarebbe

ragionevole da parte dell'opponente attendersi che l'Uami ef

fettui ricerche nel registro dello Stato membro interessato al fine

di individuare il suddetto marchio, laddove l'opponente dispon

ga di tale informazione. Infatti, l'identificazione del marchio

dovrebbe consentire alla commissione di ricorso dell'Uami di

dirimere le controversie dinanzi ad essa pendenti. La funzione

dell'Uami sarebbe quella di determinare, a partire da una chiara

identificazione del diritto anteriore invocato a sostegno dell'op

posizione, se una domanda di registrazione, prima facie accetta

bile, debba essere respinta. L'opposizione dovrebbe facilitare

tale compito. 40. - L'interveniente sottolinea che l'obiettivo previsto dalla

regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non è soltanto

quello di informare colui che richiede il marchio contro il quale viene presentata l'opposizione, ma anche di informare l'Uami

in merito alle circostanze di fatto relative all'opposizione e,

pertanto, di consentirgli di risolvere la controversia. Secondo

l'interveniente, la ricorrente non ha raggiunto tale obiettivo,

previsto dalla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

41. - Infine, l'interveniente rammenta che la divisione di op

posizione ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in quanto «il fascicolo non conteneva alcuna indicazione sufficientemente

chiara sulla forma del marchio non registrato».

Giudizio del tribunale

Sull'interpretazione della regola 18, n. 1, del regolamento di

esecuzione

42. - Ai sensi della regola 18, n. 1, del regolamento di esecu

zione, «[s]e (...) l'opposizione non indica chiaramente contro

quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio

anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene

proposta, l'ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempre ché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del

termine di opposizione». 43. - È pacifico che, nella fattispecie, la ricorrente ha omesso

di riprodurre, nell'opposizione, il marchio denominativo SPA,

registrato nel Benelux con il n. 389.230, di cui essa fa valere la

notorietà a sostegno della sua opposizione fondata sull'art. 8,

n. 5, del regolamento 40/94. Occorre pertanto stabilire se la

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PARTE QUARTA

chiara indicazione prevista dalla regola 18, n. 1, del regola mento di esecuzione richiedesse una riproduzione del suddetto

marchio.

44. - In via preliminare, si deve sottolineare che la versione

francese della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione si

riferisce a una indicazione chiara («l'opposizione non indica chiaramente»), mentre la versione inglese di tale regola riguarda un'identificazione chiara («the notice of opposition does not

clearly identify»). Orbene, la necessità di un'interpretazione uniforme delle versioni linguistiche di una disposizione di di ritto comunitario implica, in caso di divergenza tra le versioni

stesse, che la disposizione in questione dev'essere intesa in fun

zione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa

parte (sentenze 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. 1-4291, punto 28; Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn.

793, 1272, nonché 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. 1-5403, punto 28; Foro it., 1998, IV, 57). Nel

caso di specie, la regola 18 del regolamento di esecuzione mira

a che l'indicazione del marchio anteriore sul quale si fonda

l'opposizione sia sufficientemente chiara affinché l'Uami e

l'altra parte del procedimento possano identificarlo. Con riferi

mento al suddetto scopo, la divergenza terminologica tra le due

menzionate versioni linguistiche non costituisce contraddizione

alcuna.

45. - Si deve poi rammentare che, a norma della regola 18,

n. 1, del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione non è tenuta ad invitare l'opponente a sanare la mancanza di

un'indicazione chiara di un marchio anteriore.

46. - Peraltro, contrariamente a quanto sostiene l'interve

niente, in difetto di qualsivoglia rinvio esplicito, non si può de

durre dalla regola 15, n. 2, lett. b), sub vi), del regolamento di

esecuzione un obbligo di riprodurre il marchio anteriore appli cabile nell'ambito della regola 18, n. 1, del regolamento di ese

cuzione.

47. - Da tutto quanto sopra esposto risulta che si deve inter

pretare la regola 18, n. 1, del regolamento di applicazione nel

senso che prescrive di indicare in un modo sufficientemente

chiaro il marchio anteriore sul quale è fondata l'opposizione per consentirne l'identificazione, e questo entro la scadenza del

termine di opposizione.

Sull 'indicazione chiara del marchio SPA

48. - Occorre pertanto esaminare se, nella presente fattispecie,

l'opposizione contenesse un insieme di dati sufficientemente

precisi atti a identificare in modo chiaro il marchio SPA, regi strato nel Benelux con il n. 389.230.

49. - A tale proposito il tribunale ritiene che l'indicazione del

numero di registrazione del marchio sul quale si fonda l'opposi zione e dello Stato membro in cui quest'ultimo è registrato co

stituisca un'indicazione chiara nel senso della regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione.

50. - Orbene, nella fattispecie, è pacifico che l'opposizione conteneva le seguenti menzioni:

— «notorietà: all'interno di uno Stato membro»; — «Stato membro: Benelux (registrazione n. 389.230 del 21

febbraio 1983)»; —

«l'opposizione si fonda sulla classe 32: acque minerali e

gassose e altre bevande analcoliche; sciroppi e altri preparati per fare bevande».

51. - Inoltre, il tribunale rileva che altre rubriche dell'opposi zione, segnatamente quelle relative ai motivi dell'opposizione, indicavano che «esisteva] un rischio di confusione, compren dente il rischio di associazione tra il marchio comunitario SPA

FORM e i marchi SPA (...), sui quali si fonda l'opposizione», e che la « SPA Monopole (...) gode[va] di una notorietà dei suoi

marchi per i prodotti [rientranti] nella classe 32 nel Benelux».

52. - Alla luce di tali elementi si deve constatare che il mar

chio anteriore di cui trattasi era indicato in modo chiaro nel

l'atto di opposizione. Tale conclusione non può essere rimessa

in discussione dagli argomenti formulati dall'interveniente.

53. - Infatti, per quanto riguarda, innanzi tutto, gli argomenti relativi alla confusione tra i marchi sui quali si fondava l'oppo

II Foro Italiano — 2005.

sizione, il tribunale sottolinea che dal fascicolo emerge che la

ricorrente non faceva valere, nel contesto dell'art. 8, n. 5, del

regolamento 40/94, il marchio SPA THERMES, registrato nel

Benelux con il n. 555.229, ma il marchio SPA, registrato nel

Benelux con il n. 389.230. Inoltre, il riferimento a diversi mar

chi nell'opposizione non si presta a ingenerare confusione, nei

limiti in cui, anche se tale atto include effettivamente la men

zione di vari marchi SPA, ciascuno di essi reca un distinto nu

mero di registrazione. 54. - Per quanto riguarda, poi, l'argomento relativo al fatto

che la ricorrente non ha presentato il certificato di registrazione relativo al marchio SPA, è sufficiente rammentare che la rego la 18, n. 1, del regolamento di esecuzione non richiede, ai fini

dell'indicazione chiara del marchio anteriore, che sia prodotto il

certificato di registrazione (v. supra, punto 49). Tale conclusio

ne è confermata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecu

zione ai sensi della quale «se l'opposizione si fonda su un mar

chio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è correda

to, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al

deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato

di registrazione». Orbene, l'inosservanza di detta norma può es

sere regolarizzata, come nella fattispecie, conformemente al suo

n. 3, entro un temine successivo all'avvio del procedimento di

opposizione. 55. - Per quanto riguarda, peraltro, l'argomento relativo alla

prassi precedente delle stesse commissioni di ricorso, il tribu

nale rammenta che la prassi decisionale de l'Uami non vincola i

giudici comunitari [v., in tal senso, sentenza del tribunale 20

novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/Uami

(Kit Pro et Kit Super Pro), Racc. pag. 11-4881, punto 32; Foro

it., Rep. 2004, voce cit., nn. 1360, 1385]. In ogni caso, le deci

sioni menzionate dall'interveniente riguardano marchi per i

quali non si è proceduto a una registrazione precedente e la cui

riproduzione risulta, di conseguenza, essenziale per garantirne una chiara indicazione. Orbene, ciò non si verifica nel caso di

specie, in quanto il marchio anteriore è un marchio denominati

vo registrato, il cui numero di registrazione così come il relativo

Stato membro di registrazione sono chiaramente indicati (v. su

pra, punto 49). 56. - Da tutto quanto sopra affermato emerge che il motivo

sollevato dalla ricorrente è fondato. Di conseguenza, la decisio

ne impugnata deve essere annullata nella parte in cui dichiara

inammissibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del rego lamento 40/94 per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel Benelux col n. 389.230.

Per questi motivi, il tribunale (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Uf

ficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami) 25 febbraio 2004 (procedimento R 827/2002

4) è parzialmente annullata nella parte in cui dichiara inammis

sibile l'opposizione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento

(Ce) del consiglio 20 dicembre 1993 n. 40/94, sul marchio co

munitario, per quanto riguarda il marchio SPA, registrato nel

Benelux con il n. 389.230.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

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