Design, Design, MarchiMarchi didi forma, forma ... · 2.4 DIRITTO 2.4 DIRITTO D’AUTORED’AUTORE...

Design, Design, MarchiMarchi didi forma, forma, ModelliModelli didiUtilitàUtilità Di ittDi itt d’A td’A tUtilitàUtilità, , DirittoDiritto d’Autored’Autore::

COME ORIENTARSI NELLA TUTELACOME ORIENTARSI NELLA TUTELACOME ORIENTARSI NELLA TUTELA COME ORIENTARSI NELLA TUTELA DELLA FORMADELLA FORMAOOIngIng. Stefano . Stefano GotraGotra

Parma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale

11 -- Premessa:Premessa:FormeForme banalibanali e/oe/o comunicomuni NESSUNA TUTELANESSUNA TUTELA1 1 Premessa:Premessa:FormeForme banalibanali e/o e/o comunicomuni NESSUNA TUTELANESSUNA TUTELALa La tutelatutela è è riservatariservata a a formeforme cheche sianosiano innovative o innovative o distintivedistintive o o artisticamenteartisticamente creativecreative

2 2 -- Le Le tuteletutele delladella forma: forma: sceltascelta liberalibera o o obbligataobbligata? ? gg-- 2.1 2.1 ModelliModelli / Design / Design IndustrialiIndustriali-- 2.2 2.2 ModelliModelli didi utilitàutilità-- 2.3 2.3 MarchiMarchi didi formaforma-- 2.4 2.4 DirittoDiritto d’Autored’Autore-- 2.5 2.5 ConcorrenzaConcorrenza slealesleale

3 3 -- CumuloCumulo delledelle tuteletutele-- 3.1 3.1 DirittoDiritto d’autored’autore e e modellimodelli/design /design industrialiindustriali-- 3.2 3.2 ModelloModello didi utilitàutilità e e modellimodelli/design /design industrialiindustriali-- 3.3 Marchio e modelli/disegni industriali3.3 Marchio e modelli/disegni industriali

44 C i liC i li l’i ditl’i dit4 4 -- ConsigliConsigli per per l’imprenditorel’imprenditore-- TuteleTutele gratuitegratuite e a e a pagamentopagamento

2Parma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale

2.1 MODELLI/DESIGN INDUSTRIALI2.1 MODELLI/DESIGN INDUSTRIALI

l’aspetto di un intero prodotto o di una sua parte quale risulta in…l aspetto di un intero prodotto o di una sua parte, quale risulta in particolare dalle caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali, ornamento (art. 31 CPI)struttura superficiale, materiali, ornamento (art. 31 CPI)

lineelinee l il iStruttura

f llineelineelinee coloricolori formaforma superficialelinee

contornicontorni materialimateriali

titiornamentiornamentimaterialiParma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale 3


Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale

componenti da assemblare caratteriper formare un prodotto

complesso simboli

caratteri tipografici

imballaggi presentazioni grafici

Parma, 30 settembre 2013 – Salone Proprietà Industriale 4


…compreso Layout negozi

PASTIFICIO RANA S.P.A.000850219-0001

Classe 99.00 Riorganizzazione di negozi



compreso Food design…compreso Food design

Flavourlicious Foods Benelux V.O.F.Unilever N.V.

000604657-0001Gelati (01.01)

vou c ous oods e e u V.O. .000455266-0001

Spuntini preformati, Forme di patate, Patate chip (01.01, 01.02, 01.04)

BARILLA G. e R. Fratelli000607866 0001000607866-0001Biscotti (01.01)

VIVIL A. Muller GmbH 00015409-0001/2/3/4

Caramelle (01.01)



RCD Pfizer 2003 (anche CTM su forma Viagra)

RCD Pirelli



… a condizione che siano NUOVI (attenzione all’anno di grazia previsto dall’art 34 CPI) ed abbiano CARATTEREgrazia previsto dall art. 34 CPI) ed abbiano CARATTERE INDIVIDUALE (= impressione generale suscitata nello utilizzatore informato differisce dall’impressione generaleutilizzatore informato differisce dall impressione generale suscitata da disegni/modelli anteriori, tenendo in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha gbeneficiato nel realizzare il disegno/modello).La forma ha elementi innovativi esteticiinnovativi esteticiLa forma ha elementi innovativi esteticiinnovativi estetici



Non possono costituire oggetto di registrazione le caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinatecaratteristiche dell aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (art. 36 CPI)

Una sola domanda di registrazione [comunitaria] per più disegni/modelli appartenenti alla medesimapiù disegni/modelli appartenenti alla medesima classe (Classificazione di Locarno) contenimento costi di registrazione [attenzione: non vale in tutti icosti di registrazione [attenzione: non vale in tutti i Paesi!]



St ti ti iStrumenti pratici per circoscrivere la tutela

In an application for registration of a Community design the following identifiers pp g y g gwill be allowed:

1. Dotted lines may be used in a view either to indicate the elements for which no protection is sought or to indicate portions of the design which are not visible in that particular view, i.e. non-visible lines. Therefore, dotted lines identify elements which are not part of the view in which they are used.

2. Boundaries may be used to surround features of the design for which t ti i htprotection is sought.

3. Colouring may be used on a black and white drawing to highlight the features of the design for which protection is sought only.[ ][…]It is the applicant’s responsibility to use the dotted lines, boundaries and colouring in such a way to make clear for which features protection is sought and for which not, since the examiner will not conduct any examination other than verifying the suitability of the reproduction for publicationthan verifying the suitability of the reproduction for publication.


2.2 MODELLI 2.2 MODELLI DIDI UTILITA’UTILITA’

NUOVI modelli non banali ( presenza di attività inventiva) atti a conferire particolare efficacia o comodità diatti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere [sono esclusistrumenti, utensili od oggetti di uso in genere [sono esclusi i procedimenti!], quali i nuovi modelli consistenti in PARTICOLARI CONFORMAZIONI, disposizioni, , p ,configurazioni o combinazioni di parti. (artt. 82 e 86 CPI).

La forma ha elementi innovativi tecnico/funzionalitecnico/funzionali


2.3 MARCHI 2.3 MARCHI

Oggetto di registrazione di marchio di impresa tutti segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in gparticolare…la forma del prodotto o della confezione di esso,…purché siano atti a distingueredistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. (art. 7 CPI)

Nota: prescinde dal carattere tridimensionale



L’art 9 CPI pone però alcune limitazioniL art. 9 CPI pone però alcune limitazioni…NO segni costituiti esclusivamente da

f i tf i t d t t d l d tt-- forma imposta forma imposta da natura stessa del prodotto- forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato

tecnico (forma funzionaleforma funzionale)- forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma forma

artisticaartistica)no potere di vendita legato alla piacevolezza estetica, p g p ,

né valore artisticoSI forma distintiva (= strumento di comunicazione diSI forma distintiva ( strumento di comunicazione di

messaggi e suggestioni) che, seppur utile, non può essere tutelata come MU



Tutela della forma del prodotto in sè: potere di vendita legato - alla funzionalità [MUMU], - al suo apprezzamento estetico [MDIMDI], - al valore artistico [DADA], [ ]al valore in quanto strumento di differenziazione dai concorrenti

Tutela della forma come altro da sé : marchio, concorrenza marchio, concorrenza slealesleale cioè separabile dal prodotto per comunicareslealesleale, cioè separabile dal prodotto per comunicare messaggi e suggestioni.Difficoltà nello stabilire se una forma fa vendere in quanto marchio o inDifficoltà nello stabilire se una forma fa vendere in quanto marchio o in quanto apprezzata in sé (le ragioni del successo commerciale possono variare nel tempo…)



CTM 11604964 Coca Cola 1CTM 11590726 Mc Donald’s

CTM 11603651 Ferrero

CTM 009887811 LindtCTM 009887811 Lindt



AppleCTM 2584951 SI

NO CTM 982659NO CTM 982659

CTM 967817 Svarowsky NO

PfizerNO SINO SI



Cioccolato cl. 30CTM a nome KraftCTM a nome Kraft

Spremiagrumi cl. 21CTM a nome Philippe StarckCTM n 001503994CTM n 001503994 UnileverUnilever

CTM n. 000031336 CTM n. 000031336 --MilkaMilka Philippe Starck

(prodotto da Alessi)CTM n. 001503994 CTM n. 001503994 UnileverUnileverViennettaViennetta



RIFIUTATI - Forma imposta dalla natura stessa del prodottoRIFIUTATI - Forma imposta dalla natura stessa del prodotto

ILSA S.r.L. per "pianta di forma pianoS S pe p a ta d o a p a ocottura del tipo piastra", rappresentantela forma di una bistecchierasostanzialmente quadrata"

Commissione di Ricorso 19.04.2010

ARTEMIDE S.p.A. per lampade per illuminazione

Commissione di Ricorso 12.11.2010



RIFIUTATI - Forma del prodotto necessaria per ottenere unRIFIUTATI - Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico

Il leading case nella giurisprudenzacomunitaria è costituito da CG 18-6-2002(Philips / Remington), concernente la(Philips / Remington), concernente ladisposizione a triangolo di tretestine rotanti di un rasoio elettrico

La giurisprudenza Philips è stata ripresa e sviluppata da TPG 12-11-2008(Lego, mattoncino rosso)



RIFIUTATI - Forma che da un valore sostanziale al prodottoRIFIUTATI - Forma che da un valore sostanziale al prodotto

Benetton / G-Star, jeans Elwood)

Bang & Olufsen, forma altoparlante


2.4 DIRITTO 2.4 DIRITTO D’AUTORED’AUTORE

Tutela automatica (convenzione di Berna): non è necessaria alcuna registrazione benché i singoli Paesi possanoalcuna registrazione, benché i singoli Paesi possano richiederla il diritto si origina dall’atto creativo.

In particolare sono comprese nella protezione le opere dellaIn particolare sono comprese nella protezione…le opere della scultura, della pittura, dell’arte e del disegno, della incisione e delle arti figurative similari i disegni e leincisione e delle arti figurative similari,…i disegni e le opere dell’architettura,…le opere fotografiche,…le opere del disegno industriale che presentino di per sédel disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. (L.d.a. 633/1941 – art. 2) (La destinazione dell’industrial design è quasi sempre commerciale)

Soglia alta



DEPOSITI / REGISTRAZIONISIAESIAE • Sez. OLAF – opere inedite (anche software); 5 anni

i bili trinnovabili; segreto• Sez. DOR – format radiotelevisivi; 3 anni rinnovabili• PRS (Pubblico Registro del Software) – software divulgato

MIBAC • opere pubblicate tra cui disegni e modelli industriali• opere pubblicate, tra cui …disegni e modelli industriali



Chaise Longue di Le Corbusier NO diritto d’autore


2.5 CONCORRENZA SLEALE2.5 CONCORRENZA SLEALE

Art. 2598 c.c.compie atti di concorrenza sleale chiunque imita…compie atti di concorrenza sleale chiunque…imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione conqualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.

l’imitazione servile o copia pedissequa della FORMA (non i ) di d tt tit i l lnecessaria) di un prodotto costituisce concorrenza sleale

tutela non titolata o forma impropria di tutela


3. CUMULO DELLE TUTELE3. CUMULO DELLE TUTELE

CUMULOCUMULO SI’ se non dà valenza monopolistica

(prolunga artificiosa del diritto)(prolunga artificiosa del diritto)


3. CUMULO DELLE TUTELE3. CUMULO DELLE TUTELE3 1 DIRITTO3 1 DIRITTO D’AUTORED’AUTORE E MODELLI/DISEGNI INDUSTRIALIE MODELLI/DISEGNI INDUSTRIALI3.1 DIRITTO 3.1 DIRITTO D’AUTORED’AUTORE E MODELLI/DISEGNI INDUSTRIALIE MODELLI/DISEGNI INDUSTRIALI

Prodotto apprezzabile come opera d’arte e non solo come prodotto- Prodotto apprezzabile come opera d arte e non solo come prodotto commerciale (fascia alta del design)

- Provenienza da design noti / vincita di premi

- Prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica

- Esposizione in mostre, recensioni, valutazioni di esperti



VALORE ARTISTICO??PANTON CHAIR - Riconosciuto il valore artistico.Tribunale di Milano 28 11 2006

VALORE ARTISTICO??

Tribunale di Milano 28.11.2006

ll valore artistico deve essere accertato sulla base di criteri oggettivi,quali ad esempio: la presenza in musei d’arte contemporanea; laforma innovativa; il successo del prodotto presso il pubblico.

Il requisito del valore artistico di un’opera del disegno industriale nonpuò ritenersi di per sé compromesso dal carattere industriale dellapuò te e s d pe sé co p o esso da ca atte e dust a e de astessa.

LAMPADA ARCO Ri i t ilLAMPADA ARCO - Riconosciuto il valore artistico.Tribunale di Milano 29.12.2006



Impianti di riscaldamentoRiconosciuto il valore artistico


Riconosciuto il valore artistico

3. CUMULO DELLE TUTELE3. CUMULO DELLE TUTELE3 2 MODELLO3 2 MODELLO DIDI UTILITA’ E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALIUTILITA’ E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI3.2 MODELLO 3.2 MODELLO DIDI UTILITA’ E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALIUTILITA’ E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI

Se la forma non ha solo elementi innovativi di tipo estetico, ma ha anche elementi innovativi di tipo tecnico-funzionaleha anche elementi innovativi di tipo tecnico funzionale (accresce utilità, comodità d’uso, praticità,…) oltre al design può essere depositata distinta domanda di brevetto perpuò essere depositata distinta domanda di brevetto per modello di utilità.


3. CUMULO DELLE TUTELE3. CUMULO DELLE TUTELE3 3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI3 3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI3.3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI3.3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI

DESIGNMARCHIO


3. CUMULO DELLE TUTELE 3. CUMULO DELLE TUTELE 3 3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI3.3 MARCHIO E MODELLI / DISEGNI INDUSTRIALI

Alessi (CTM 5104369 eAlessi (CTM 5104369 e RCD 455332)


4. CONSIGLI AGLI IMPRENDITORI4. CONSIGLI AGLI IMPRENDITORI

Evitare il FAI DA TE: la Proprietà Industriale/Intellettuale èEvitare il FAI DA TE: la Proprietà Industriale/Intellettuale è troppo importante, anche dal punto di vista economico (contribuisce in modo spesso determinante alla valorizzazione di un’azienda): non si può trascurarla mantenendola sul carrello dei contorni…

rivolgersi ad un Consulente in Proprietà Industriale:rivolgersi ad un Consulente in Proprietà Industriale: assiste l’inventore/autore nell’ottenimento e nella difesa dei diritti avvalendosi di conoscenze tecniche/giuridichedei diritti, avvalendosi di conoscenze tecniche/giuridiche ed esperienza nelle procedure amministrative.

Il Consulente è soggetto a norme deontologiche tra cui quelle che regolano il segreto professionale


che regolano il segreto professionale.


Tramite un Consulente è possibile una strategia di proprietà industriale studiata appositamente per le

ità li i t i l di ibilità d l li tnecessità, gli interessi e le disponibilità del cliente, comprendente ad esempio:

- esecuzione di ricerche di anteriorità e/o sorveglianze;- analisi dello stato anteriore della tecnica e delle banche dati con pareri p

su brevettabilità/registrabilità/contraffazione;- assistenza in tutte le fasi procedurali precedenti e successive al

deposito fino all’avvenuta concessione/registrazione, sia in Italia che p g ,all’estero, compreso gli interventi in corso di procedure di opposizione o di appello (promosse o subìte), in accordo con il cliente;

- assistenza tecnico/legale di parte nel corso di procedimenti legaliassistenza tecnico/legale di parte nel corso di procedimenti legali anche in collaborazione con il legale di fiducia del cliente.

- assistenza contrattuale (cessioni, licenze,...)esecuzione di stime sul valore dei brevetti/modelli/marchi del cliente


- esecuzione di stime sul valore dei brevetti/modelli/marchi del cliente.


Nel caso di tutela della formaNel caso di tutela della forma,- se l’innovazione è di tipo estetico modello/disegno industriale

(verificando con il proprio Consulente eventualità di marchio o diritto d’autore)diritto d autore)

- Se l’innovazione è di tipo tecnico-funzionale modello di utilità o brevetto di invenzione S li l ti i ti i i di ti t ti h di ti- Se gli elementi innovativi sono sia di tipo estetico che di tipo tecnico-funzionale possibile cumulo di tutele da valutare attentamente insieme al proprio Consulente

Diritto d’Autore e Marchio = solitamente strumenti di “riserva” quando modelli/disegni industriali o modelli di utilità non q gottenibili

Criterio “G” : nel dubbio depositare comunque perché spetta aCriterio G : nel dubbio depositare comunque, perché spetta a terzi l’onere di provare la nullità del titolo eventualmente ottenuto


4. CONSIGLI AGLI IMPRENDITORI4. CONSIGLI AGLI IMPRENDITORITutele della FORMA gratuite e a pagamentoTutele della FORMA gratuite e a pagamentog p gg p g

INVESTIMENTI0 EURO ≠ 0 EURO0 EURO ≠ 0 EURO• Art. 2598 c.c.• Dis/Mod non registrato (UE) • Dis/Mod registrato• Dir. Autore • Dir. Autore “depositato”• (Marchio di fatto) • Marchio di forma

• Modello di utilità / Modello di utilità / Brevetto invenzione


Per sintetizzare…(UE)Per sintetizzare…(UE)

TUTELA DELLA

FORMADISEGNI/MODELLI

INDUSTRIALI MODELLI DI

UTILITA’MARCHI (registrati) DIRITTO D’AUTORE

FORMARequisiti (+ ev. app. ind., liceità)

Novità (innovazione estetica)

Carattere individuale

Novità (innovazione tecnologica)

Attività inventiva

Forma distintiva, concepita più come “segno” distintivo che come prodotto; comunica

i i i

Creatività che raggiunge il valore artistico (soglia alta)

Attività inventiva suggestioni e messaggi2D/3D 2D (dis.) o 3D (mod.) 2D / 3D 2D/3D 2D/3DDurata Registrato: 5 anni, rinnovabile

fino a 25 anni 10 anni, non rinnovabile

10 anni, rinnovabile Fino a 70 anni dopo la morte dell’autore

Non registrato: 3 anni, non estendibile, prima divulgazione in UEg

N° forme tutelabili in una medesima domanda

Uno o più disegni/modelli per ogni domanda, purché appartenenti alla medesima

Unità inventiva Un solo marchio Una sola creazione

classe (Class. di Locarno)Quale tutela attivare?

Preferita per forma che dà innovazione estetica

Per forma che implica innovazione tecnologica

Solo se forma distintiva NON necessaria per risultato tecnico, NON imposta dalla natura del

Solo se forma che raggiunge il valore artistico (livello elevato)tecnologica NON imposta dalla natura del

prodotto, NON conferente valore sostanziale al prodotto

artistico (livello elevato)


GRAZIEGRAZIE

GRAZIEGRAZIE

Ing Stefano GotraIng. Stefano [email protected]@bugnion.it

© BUGNION S.p.A., 2013


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