ordinanza 6 luglio 2004; Giud. Sciacca; Soc. Giordani Tourist c. Ditta B &B StesicoroSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 3 (MARZO 2005), pp. 909/910-917/918Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200244 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

conto corrente spettando alla controparte l'onere di allegare e

dimostrare l'esistenza della causa dell'attribuzione patrimonia le; che nel caso in esame l'addebito in conto corrente della

somma di euro 180.044,19 a titolo di acquisto delle obbligazioni Parfin e Fiat è provato dai documenti prodotti dall'attore e dalla

convenuta e non è contestato dalla banca la quale ne sostiene la

legittimità perché fondato su un contratto valido; ritenuto che la difesa della convenuta, in relazione alla do

manda sub a) dell'attore è manifestamente infondata nel senso

che i fatti dedotti dalla banca (ovvero che il cliente ha dato l'or

dine su strumenti finanziari per telefono) non risultano provati dai documenti prodotti e si ritiene non potranno essere dimo

strati dalla prova per testimoni richiesta dalla convenuta atteso

che la difesa dell'attore ne ha eccepito, fondatamente, l'inam

missibilità ex art. 2725 c.c., mentre nessuna altra prova (come la

produzione della registrazione della telefonata) è stata indicata

dalla convenuta;

rilevato in particolare che anche se si potesse ricondurre il

contratto prodotto dalla convenuta (22 dicembre 2000) alle parti in causa e, quindi, collocare gli ordini di acquisto delle obbliga zioni Parfin e Fiat del 26 novembre 2003 nell'ambito di quel contratto quadro, regolarmente stipulato per iscritto, comunque

gli ordini su strumenti finanziari, per disposizione del contratto

medesimo, art. 3, dovevano esser dati in forma scritta od oral

mente per telefono ma registrati e quindi dovevano esser assunti

con una forma documentale, quantomeno ai fini probatori, tale

per cui la prova ex art. 2725 c.c. non può, in ipotesi di eccezione

di parte, essere data con testimoni né, ex art. 2729 c.c., in via

presuntiva; rilevato inoltre che la banca non ha dedotto prove sul rispetto

della forma alternativa a quella scritta di raccolta degli ordini

oggetto di contestazione;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per concedere

l'ordinanza ex art. 19 d.leg. 5/03 quanto alla domanda sub a)

dell'attore; rilevato che dall'accoglimento della domanda dell'attore con

segue, così come anche richiesto dalla convenuta con una delle

domande proposte, l'ordinanza di condanna alla restituzione dei

titoli e dei frutti civili maturati sui medesimi che la banca ha

quantificato in euro 4.722,42 somma che l'attore non ha conte

stato e che è dimostrata dai doc. 4 e 10 prodotti dalla banca; ritenuto invece che la domanda sub b) e le altre domande ri

convenzionali non possono essere decise allo stato degli atti

considerando che non è provato il fatto costitutivo del diritto al

risarcimento del danno vantato dall'attore e dalla banca né il

danno nella misura in cui è richiesto dall'attore (parametrato ad

investimenti alternativi); ritenuto pertanto che con riferimento a queste due domande

va disposta la conversione del rito ex art. 19, 3° comma, d.leg.

5/03; rilevato che per le due domande accolte il presente procedi

mento ex art. 19 d.leg. 5/03 si conclude con l'emissione dell'or

dinanza di condanna e che va riconosciuta la soccombenza della

banca.

Il Foro Italiano — 2005.

TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 6 luglio 2004; Giud.

Sciacca; Soc. Giordani Tourist c. Ditta B & B Stesicoro.

TRIBUNALE DI CATANIA;

Marchio — Denominazione esclusivamente geogratica —

Validità — Esclusione (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo

delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi

d'impresa, art. 17, 18, 47). Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale —

Esercizi alberghieri — Ditta ed insegna omonime — Me

desima città — Concorrenza confusoria (Cod. civ., art.

2598). Ditta e insegna — Insegna — Confondibilità — Conflitto —

Priorità d'uso (Cod. civ., art. 2564, 2568).

E invalido il marchio «Stesicoro Hotel», atteso che il primo termine è un toponimo che indica la piazza catanese dove ha

sede l'esercizio alberghiero contrassegnato, mentre il secon

do manifesta la tipologia di servizio offerto. (1)

Configura una ipotesi di concorrenza sleale confusoria l'ado

zione, per attività commerciali complementari, della stessa

ditta ed insegna usata da un concorrente, nell'ambito del

medesimo contesto territoriale (nella specie, il tribunale ha

riconosciuto l'illecito concorrenziale riguardo alla ditta ed

insegna «Stesicoro», usate per contraddistinguere un albergo sito nella medesima piazza ove si trova un omonimo affitta camere di tipo bed and breakfast). (2)

Il conflitto tra insegne confondibili è risolto dal criterio della

priorità dell'uso, avuto riguardo all'oggetto e al luogo di

esercizio dell'impresa, atteso che per l'insegna non opera il

criterio di priorità della registrazione, ai sensi dell'art. 2564,

2° comma, c.c. (3)

(1-3) I. - Sulla nullità di un marchio consistente in un toponimo, che

designa la provenienza geografica del servizio prestato (con particolare riferimento al domain name), v. Trìb. Napoli 13 marzo 2003, Foro it., 2003, I, 3185, con nota di Di Ciommo; mentre sulla nullità del marchio

per difetto di capacità distintiva, v. App. Torino 28 dicembre 2002, ibid., 1870, con ampia nota di richiami, giurisprudenziali e di dottrina, e, da ultimo, Magelli, Marchio e nome geografico, in AA.VV., Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004. II, 909.

II. - Il Tribunale di Catania, pur avendo affermato la nullità del mar chio Stesicoro, ha ammesso la tutelabilità della ditta e dell'insegna omonima sotto il profilo della concorrenza sleale confusoria.

In termini, v. Trib. Voghera 15 febbraio 2000, Foro it., Rep. 2002, voce Concorrenza (disciplina), n. 233 (con riferimento ad una denomi nazione sociale idonea a creare confusione con i segni distintivi di

un'impresa concorrente); Trib. Verona 30 giugno 1999, id., Rep. 2001, voce cit., n. 280 (con riferimento ad una insegna). Cfr., in particolare,

App. Milano 21 aprile 1998. ibid., n. 297 (per esteso, Giur. dir. ind., 1999, 402), secondo cui: «costituisce atto di concorrenza sleale confu soria l'imitazione dei negozi del concorrente nell'insegna e nell'arredo, l'allestimento delle vetrine anche solo con i prodotti del concorrente, la

preparazione di confezioni di vendita decettive, l'utilizzazione massic

cia del marchio del concorrente anche nell'informazione pubblicitaria e

la riparazione gratuita di prodotti del concorrente in garanzia»; in ter

mini, Trib. Savona 19 luglio 1996, Foro it., Rep. 1999, voce cit., n. 212

(secondo cui la confondibilità tra le insegne può comportare sviamento di clientela, allorché — con riferimento allo specifico settore merceo

logico — può indurre la clientela di media diligenza a ritenere la sussi stenza di un collegamento fra le aziende); Trib. Catania 12 ottobre

1990, id.. Rep. 1992, voce Ditta, n. 8; App. Cagliari 29 giugno 1993,

id., Rep. 1995, voce Concorrenza (disciplina), n. 294 (con riferimento

ad una insegna). Sul concorso della disciplina dei segni distintivi e di quella della

concorrenza sleale, Cass. 23 febbraio 2000, n. 2072, id., 2000,1, 3555.

Peraltro, App. Bologna 30 settembre 1999, id., Rep. 2002, voce Mar

chio, n. 92, in un'ipotesi di confondibilità tra ditte, fa applicazione del

l'azione di contraffazione; v. anche App. Bologna 11 giugno 1999,

ibid., voce Concorrenza (disciplina), n. 234. III. - Con particolare riguardo alla tutela dell'insegna, v., per la giu

risprudenza di legittimità, Cass. 21 ottobre 1998, n. 10416, id., Rep. 1999, voce Marchio, n. 72.

La sentenza in rassegna, con la terza massima, quanto ai criteri di

soluzione del conflitto tra insegne confondibili, fa applicazione dei

principi già espressi da Trib. Catania 9 ottobre 2001, Giur. dir. ind.,

2002, 330; in termini, già Trib. Milano 6 novembre 1978, Foro it., Rep. 1980, voce Ditta, nn. 5-11.

Per la giurisprudenza di merito, v. ancora Trib. Catania 21 maggio 1998, id., Rep. 2000, voce cit., n. 12 (per esteso, Giur. dir. ind., 1998,

674), secondo cui con il nuovo testo dell'art. 13 1. marchi, il legislatore

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PARTE PRIMA

Fatto. — Con ricorso depositato — in data 31 marzo 2004 —

la Giordani Tourist di Paone Gianluigi e C. s.n.c., premettendo di riservarsi di chiedere, nel merito, la condanna della conve

nuta al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli art.

66, 2° comma, 1. marchi e 2600 c.c. ed esponendo: — che la società Giordani Tourist di Paone Gianluigi e C.

s.n.c. è titolare dell'attività denominata «Stesicoro Hotel», sito

in Catania, piazza Stesicoro n. 56; — che, in data 21 novembre 2003, la suddetta società ha regi

strato il marchio «Stesicoro Hotel» presso la camera di com

mercio di Catania; — che, successivamente all'apertura della predetta attività

denominata, la stessa ha constatato che un'identica attività

commerciale è stata inaugurata con ingresso in Catania, via Ne

ve n. 7, e affaccio sulla piazza Stesicoro, con denominazione «B

& B Stesicoro» che non risulta registrata; — che entrambi gli alberghi svolgono servizi di ristorazione e

di alloggi temporanei; — che, come si evince dalle foto allegate, lo «Stesicoro Ho

tel» e il «B & B Stesicoro» hanno i balconi che si affacciano in

piazza Stesicoro a pochi metri l'uno dall'altro; — che il «B & B Stesicoro» ha posto nei suoi balconi delle

cappottine parasole aventi lo stesso colore e la stessa forma di

quelle poste nei balconi della «Stesicoro Hotel», tutte con una

scritta particolarmente riportante la dicitura «Stesicoro»; — che da una ricerca effettuata in Internet inserendo nel mo

tore di ricerca le parole «hotel Catania» è comparsa la dicitura

«Stesicoro - Hotel ***», poi cliccando su tale dicitura è com

parso il sito denominato <www.bbstesicoro.it>; — che tutto ciò determina confusione e sviamento della

clientela e che tale situazione è destinata ad aggravarsi in

quanto la società titolare dello «Stesicoro Hotel» sta predispo nendo in vista della imminente festività pasquale e della pros sima stagione estiva una costosa campagna pubblicitaria sia

aprendo un sito Internet sia con i mezzi normali di stampa; de

duce «ai sensi degli art. 1 e 63 r.d. n. 929 del 1942 e successive

modificazioni (legge in materia di marchi registrati) e dell'art.

2569 c.c., nonché dell'art. 2598, n. 1, c.c. ... il diritto di ottene

re l'uso esclusivo di tale marchio vietando ai terzi l'utilizzo an

che nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità anche

ha positivizzato il principio della c.d. unicità dei segni distintivi, per cui il diritto di esclusiva del marchio, per quanto attiene al contenuto del

medesimo, resta esteso anche all'adozione del segno distintivo come

ditta, denominazione sociale e insegna. Peraltro nell'ipotesi di confu sione o confondibilità della ditta e dell'insegna con un segno distintivo anteriore trova applicazione l'art. 2564 c.c., in forza del richiamo —

quanto all'insegna — operato dall'art. 2568 c.c.; il provvedimento pre cisa però che la legge non prescrive l'inibizione assoluta dell'uso del

l'insegna confusoria, bensì l'integrazione o modificazione, potendosi pervenire all'inibizione solo in casi estremi.

Tale ultimo principio trova riscontro anche in Trib. Catania 9 ottobre

2001, cit. (secondo cui, pur in presenza di insegne confondibili, non

spetta al giudice indicare la tipologia delle modifiche o integrazioni utili ad evitare l'accertata confusione).

Di grande interesse — con riferimento alla sentenza in rassegna — è

App. Venezia 10 marzo 1998, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 7: «non sussiste confondibilità fra l'insegna 'Locanda Cipriani', volta a con

traddistinguere i locali di un albergo con attività di ristorazione posto nell'isola di Torcello, e la ditta-denominazione sociale 'Arrigo Cipriani s.r.l.', indicante una società operante nel settore alberghiero e della ri storazione con sede in Venezia, essendo entrambi i segni distintivi as surti a notevole fama e livello internazionale ed essendo il primo legato indissolubilmente alla particolare collocazione ambientale dell'eserci zio contraddistinto».

Cfr„ anche, Giud. istr. Trib. Padova 28 maggio 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 43; App. Catania 12 maggio 1993, ibid., n. 41 (secondo cui in presenza di due insegne, composte con le stesse parole, aventi la stessa struttura e lo stesso carattere delle lettere, la sola diversa colora zione delle lettere non è sufficiente ad evitare il pericolo di confusio

ne); Trib. Roma 13 marzo 1993, ibid., voce Marchio, n. 167. Per ulteriori richiami, v. Cass. 17 marzo 1992, n. 3308, id., 1992, I,

2722. IV. - In dottrina, sull'insegna, v. Auteri, Insegna, voce deH'£>icic/o

pedia giurìdica Treccani, Roma, 1990, XVII, 2; per ulteriori richiami, v. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorren

za, Padova, 2004, sub art. 2568 c.c., 198.

Il Foro Italiano — 2005.

su Internet» nonché la sussistenza del periculum in mora, attesa

l'irreparabilità del danno che «deriva dalla obiettiva difficoltà di

recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dal

l'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato al

l'immagine e agli interessi dell'impresa pregiudicata». Indi conclude chiedendo voglia il Tribunale di Catania emet

tere i provvedimenti necessari in favore della Giordani Tourist

di Paone Gianluigi e C. s.n.c. titolare dello «Stesicoro Hotel» al

fine di dichiarare nei confronti della ditta individuale «B & B

Stesicoro» di Calogero Giuseppina Patrizia nata a Catania il 25

ottobre 1961, con sede in Catania, via Neve n. 7:

«— voglia ordinare l'inibitoria dell'uso del marchio conte

nente la parola Stesicoro da parte della ditta individuale 'B & B

Stesicoro' di Calogero Giuseppina Patrizia, ai sensi e per gli ef

fetti degli art. 63 1. marchi e 2569 c.c., nonché di condannare la

suddetta ditta al pagamento di una somma congrua dovuta per

ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per

ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art.

63, 2° comma, 1. marchi, previa, ove si ritenesse necessario

l'espletamento la nomina di un c.t.u. a cura e spese del conve

nuto; — si chiede, altresì, che codesto on.le tribunale adito voglia

ordinare ai danni della ditta individuale convenuta la cancella

zione delle parole, figure o segni con i quali è avvenuta la lesio

ne dei diritti della società ricorrente titolare dello 'Stesicoro

Hotel' ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, 1° comma, 1. marchi; —

voglia ordinare la pubblicazione in uno o più giornali del

provvedimento che accerterà sia la violazione dei diritti sul

marchio registrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 1. marchi, sia gli atti di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2600 c.c. Si chiede, ancora, all'on.le tribunale adito voglia ordi

nare alla ditta 'B & B Stesicoro' di Calogero Giuseppina Patri

zia di far cessare e di astenersi dal comportamento che ha de

terminato (e determina) dubbi e confusione sull'identificazione

e sulla provenienza dei servizi presentati. In particolare per

quello che concerne (non soltanto la scelta dei colori e delle

forme delle cappottine esterne con il nome pubblicizzato 'Stesi

coro') ma anche la presenza dei domini Internet (attivati dalla

società convenuta) che, stante la stretta identità di denominazio

ne, in violazione dell'uso esclusivo del marchio registrato dalla

società ricorrente, sono idonei ad ingenerare dubbi e confusione

sulla provenienza del servizio offerto».

Ritualmente costituitasi in giudizio, Calogero Giuseppina Pa

trizia, titolare della ditta individuale «B & B Stesicoro» deduce: —- la nullità del marchio registrato dalla ricorrente siccome

contenente una ditta altrui anteriormente utilizzata; — il preuso del marchio stesso prima della sua registrazione; — la responsabilità aggravata della ricorrente ex art. 96 c.p.c.

Acquisiti i documenti offerti in produzione, all'udienza del 7

giugno 2004, il giudice si riservava di provvedere. Diritto. — Preliminarmente osserva il decidente come il ri

corso cautelare sia certamente ammissibile, sia sotto il profilo delle norme invocate, id est la legge marchi e la normativa in

materia di concorrenza sleale in relazione all'art. 700 c.p.c., che

sotto il profilo della strumentalità dell'istanza cautelare rispetto all'azione di merito esperenda, non essendo revocabile in dub

bio, quanto al primo, il ricorso allo strumento cautelare atipico e

residuale previsto dall'art. 700 c.p.c. nonché, relativamente al

secondo, la compiuta indicazione da parte della ricorrente del

l'azione di risarcimento dei danni subiti in dipendenza delle de

dotte violazioni alle privative su indicate.

Fumus boni iuris. Vale osservare, in termini generali, come

l'odierna controversia s'inserisca a pieno titolo nell'area di ope ratività della disciplina dettata dal codice in tema di tutela dei

segni distintivi dell'azienda e di concorrenza sleale.

Orbene, è opinione pacifica che quest'ultima disciplina regola i rapporti di coesistenza sul mercato tra imprenditori concorren

ti, sicché la sua applicazione è subordinata alla sussistenza di un

duplice presupposto: da un lato, la qualità di imprenditore commerciale sia del soggetto che pone in essere l'atto di con

correnza vietato sia del soggetto che ne subisce le conseguenze e, dall'altro, l'esistenza di un rapporto di concorrenza economi

ca tra i medesimi, nel senso che entrambi devono offrire nello

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stesso ambito di mercato beni o servizi destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno dei consumatori o bi

sogni similari o complementari. Non può dubitarsi, in primo luogo, che i superiori presupposti

siano ricorrenti nel caso che occupa, attesa la qualità delle parti in causa (l'una una s.n.c. e l'altra una ditta individuale), nonché

l'identità tipologica delle attività commerciali dalle stesse eser

citate (offerta di servizi turistici-alberghieri). Lamenta, in primo luogo, parte ricorrente la lesione del pro

prio marchio d'impresa registrato in data 21 novembre 2003 con

la dicitura «Stesicoro Hotel» caratterizzato nella parte sovra

stante dalla raffigurazione di due corone di alloro tra loro unite — nella parte inferiore — da tre stellette, nonché aventi al loro

centro in evidenza una «S» in caratteri grandi e, accanto, una

«H» in caratteri piccoli. Violazione della privativa che si sareb

be realizzata attraverso l'utilizzo del termine Stesicoro nella

pubblicità e corrispondenza commerciale, nella registrazione di

un dominio denominato <bbstesicoro.it> e nella predisposizio ne di cappottine di color bordeaux sui balconi prospicienti via

Etnea e la piazza Stesicoro di Catania contenenti la denomina

zione «BB Stesicoro».

In secondo luogo, relativamente ai medesimi fatti, denunzia

l'inevitabile effetto confusorio che tali illecite pratiche determi

nano sulla clientela ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c.

A fronte di tali allegazioni, parte resistente ha eccepito la

nullità del marchio, siccome costituente usurpazione della de

nominazione sociale e del segno distintivo adottato da essa resi

stente in epoca antecedente la registrazione del marchio stesso,

nonché comunque l'esistenza in capo ad essa di un preuso del

marchio stesso.

Ora, ad avviso del decidente, con specifico riferimento alla

dedotta nullità, trattasi di verificare se al marchio oggetto della

chiesta tutela possa ascriversi un difetto di «novità», ovvero un

carattere non distintivo o meramente descrittivo (cfr. art. 17, 18

e 47 1. marchi). In proposito, reputa il decidente che i rilievi formulati dalla

resistente meritino accoglimento seppure sotto distinto profilo da nessuna delle parti considerato nel presente giudizio.

A tal uopo, infatti, mette conto rilevare come il cuore del se

gno distintivo in questione sia costituito da un toponimo, tro

vando la propria ragione d'essere la denominazione Stesicoro

esclusivamente nella circostanza che entrambi gli esercizi com

merciali oggi contendenti- insistono sulla locale piazza Stesicoro

di Catania, con la conseguenza che la frase costituente il mar

chio in discussione (valutata nella sua globalità) non risulta

certamente idonea a racchiudere e comunicare messaggi nem

meno in parte diversi dalla mera, ed oltre modo generica, de

scrizione del servizio offerto e della località geografica di rela

tiva provenienza. Tale conclusione si impone considerando co

me il riferimento contenuto nel marchio registrato dalla Giorda

ni s.n.c. ad «hotel», null'altro manifesta all'esterno che la tipo

logia di servizio offerto, laddove poi il toponimo Stesicoro sta

semplicemente a richiamare la piazza ove opera lo «Stesicoro

Hotel».

Ed allora a mente dell'art. 18 1. marchi occorre ricordare che

«non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

di impresa ... i segni costituiti esclusivamente dalle denomina

zioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive

che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio posso no servire a designare ... la provenienza geografica ... del pro dotto o della prestazione del servizio ...».

La giurisprudenza di merito (v., ex plurimis, in tal senso Trib.

Siracusa-Lentini, ord. 23 marzo 2001, Foro it., 2001, I, 3705)

ha avuto modo di segnalare come la portata del precetto in ar

gomento vada intesa nei termini che seguono:

a) il marchio, per definizione, vale ad identificare uno speci fico prodotto o servizio come proveniente da uno specifico pro

duttore, a prescindere dalla relativa origine geografica;

b) l'art. 18 1. marchi annovera, tra le possibili indicazioni de

scrittive vietate dalla legge, anche le denominazioni geografi

che;

c) l'utilizzo in funzione descrittiva della denominazione geo

grafica ricorre ove quest'ultima si limiti ad indicare il luogo

geografico in cui il servizio o il prodotto è realizzato;

d) la denominazione di una località geografica può, pertanto

Il Foro Italiano — 2005.

costituire marchio brevettabile ogni qualvolta essa, lungi dal

l'esprimere un semplice riferimento all'origine logistica del

prodotto o servizio, venga adoperata in modo simbolico o meta

forico, ovvero si risolva in un accostamento di pura fantasia atto

a conferire carattere originale di efficace individuazione (cfr., tra le numerosissime altre, Cass. 5462/82, id., 1983, I, 1979;

11017/92, id., Rep. 1993, voce Marchio, n. 31; 9882/93, id., Rep. 1994, voce cit., n. 90; 10587/96, id., Rep. 1997, voce cit., n. 47).

Ciò rilevato, e venendo a trattare più da vicino del caso di

specie, non può non ribadire il tribunale, in adesione all'indiriz

zo interpretativo espresso dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, fermo restando il ricono

scimento di tutela al toponimo al fine di assicurare ad un deter

minato prodotto la provenienza e la sua origine, nonché a ga rantire i consumatori circa le informazioni relative all'origine

degli stessi prodotti utilizzati: cfr. Cass. 11 agosto 1998, n.

7861, id., Rep. 1999, voce cit., n. 53), che in tanto può predicar si l'utilizzabilità in via esclusiva (e, addirittura, la registrabilità come marchio), quale segno distintivo dell'impresa, di un topo

nimo, in quanto il riferimento alla località geografica, lungi dal

l'essere indicatore della provenienza del prodotto e/o del servi

zio da una determinata impresa, costituisca elemento di pura

fantasia, senza alcuna aderenza concettuale al prodotto o al ser

vizio da contraddistinguere e sia pertanto utilizzato in funzione

non descrittiva (v., a tal riguardo, la pronuncia sul caso delle si

garette «Capri», nel qual caso sia i giudici di merito che la Su

prema corte hanno affermato che il marchio «Capri», usato per

contraddistinguere sigarette, è valido in quanto non è marchio

geografico, debitamente considerando che Capri non è notoria

mente luogo di produzione del tabacco, sicché il collegamento con il prodotto è del tutto di fantasia; Trib. Roma 2 marzo 1993,

id., Rep. 1995, voce cit., n. 93; Cass. 20 dicembre 2000, n.

16022, id., Rep. 2001, voce cit., n. 107; nonché 28 novembre

1996, n. 10587, cit., per il caso Pilsner Urquell). Nel caso di specie, l'uso del toponimo Stesicoro, in quanto

utilizzato dalle parti in contesa per caratterizzare, attraverso il

richiamo alla denominazione della piazza in cui hanno svolgi mento le rispettive attività di impresa, non può dirsi munito

delle superiori caratteristiche, da ciò discendendo che la ricor

rente non può pretenderne l'uso esclusivo, di talché resta pre clusa al giudice l'inibitoria nei termini in cui viene di contro ri

chiesta.

I su indicati parametri inducono senza dubbio alcuno a soste

nere che il marchio in esame, in quanto toponimo rimasto tale

(ossia non adoperato in senso rappresentativo di qualità, caratte

ri o pregi del servizio contrassegnato), impinga nella sanzione di

nullità comminata dall'art. 47 1. marchi.

Né, ad escludere tale conclusione, è possibile richiamare la

componente figurativa del marchio stesso inserita con ogni evi

denza in funzione servente e complementare al cuore del mar

chio su individuato nel toponimo, costituita da due corone di

alloro unite tra di loro da tre stellette e dalle due lettere «hC»

accostate con caratteri differenziati, giacché trattasi, da un lato,

di segni del tutto generici e volgarizzati dalla pubblicistica in

materia di alberghi e sistemazioni turistiche, e, dall'altro, di due

lettere dell'alfabeto che null'altra funzione assolvono se non

quella di richiamare in formula di acronimo la dizione Hotel

Stesicoro.

Ritenuta quindi la nullità del marchio registrato da parte ri

corrente e la conseguente impossibilità che a sua tutela venga inibito tout court ogni possibile utilizzazione generalizzata a

terzi dello stesso toponimo, va esaminata la medesima vicenda

alla luce della normativa codicistica richiamata dal ricorrente,

cioè, la previsione del n. 1 dell'art. 2598 c.c., onde valutare se

ricorra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria e, in caso po

sitivo, decidere su chi tra le parti in causa gravi il relativo onere

di differenziazione. Ora, i comportamenti che costituiscono atti di concorrenza

sleale sono definiti dall'art. 2598 c.c. che, individua, tra gli altri, al n. 1, gli atti di confusione, ovverosia gli atti idonei a creare

confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente. Se è

lecito attrarre a sé l'altrui clientela, non è lecito farlo avvalen

dosi di mezzi che possono trarre in inganno il pubblico sulla

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PARTE PRIMA

provenienza dei prodotti e sull'identità personale dell'impren ditore.

Non v'è dubbio che la menzionata «confusione» può trovare

realizzazione attraverso un'ampia gamma di comportamenti

concreti, alcuni dei quali hanno trovato tipizzazione legislativa, fra questi, l'uso di nomi o segni distintivi «idonei a produrre confusione con i nomi e i segni distintivi legittimamente usati

da altri» imprenditori concorrenti. In casi siffatti la tutela offerta

dalla disciplina della concorrenza sleale integra quella prevista dalla disciplina dei segni distintivi, attesa l'espressa previsione dell'art. 2598 c.c. («ferme restando le disposizioni che concer

nono la tutela dei segni distintivi ...»). Il consolidato orientamento della giurisprudenza, cui questo

tribunale non ritiene di doversi discostare, è nel senso che la

confondibilità dei segni distintivi delle imprese debba essere

valutata alla stregua di un giudizio finale per sintesi (cfr. Cass.

1437/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 83) e che tale giudizio va da condotto, avuto riguardo al risultato percettivo che l'insieme

degli elementi grafici e fonetici può determinare nella persona di media diligenza (cfr., oltre a Cass. 1437/90, cit., Cass.

625/81, id., Rep. 1983, voce Ditta, n. 14, nonché App. Roma 19

gennaio 1987, id., Rep. 1988, voce Concorrenza (disciplina), n.

95; App. Milano 18 gennaio 1985, id., Rep. 1987, voce Ditta, n. 23), ovverosia ad un pubblico di consumatori di media capacità

percettiva, a meno che si tratti di prodotti destinati a consumato

ri esperti e accorti, la cui alta qualificazione professionale può

portare ad una valutazione meno severa della confondibilità, co

sa che non può ritenersi ricorrere nel caso che occupa, atteso il

tipo di servizio offerto dalle parti del giudizio. Ferma restando l'identità del servizio commerciale offerto

dalle parti, ritiene il tribunale, a tal riguardo, che tanto il ricorso

all'uso del detto toponimo che l'utilizzo da parte di entrambe le

parti del giudizio di cappottine parasole, montate sui balconi dei

rispettivi immobili ove sono allocati i due esercizi commerciali, costituiscano circostanze che determinano senz'altro un'evi

dente situazione di confusione tra le due imprese commerciali, tanto sotto il profilo dell'utilizzazione sia della ditta che dell'in

segna del toponimo Stesicoro, quanto dell'uso come insegna delle dette cappotte, entrambe bombate, del medesimo colore

bordeaux e entrambe riportanti la medesima denominazione

Stesicoro (v. le fotografie in atti, le quali, tanto sotto il profilo analitico che di un giudizio intuitivo e visivo, evidenziano la so

stanziale identità del messaggio così veicolato).

Orbene, deve, ancora, osservarsi sul punto come l'identità

letterale del toponimo in questione e l'esistenza di una differen

ziazione meramente collegata all'essere l'uno un servizio alber

ghiero di tipo «hotel» e l'altro un affittacamere di tipo «B&B»

non risulti, di per sé, sufficiente a garantire adeguatamente dal

pericolo di confusione di cui alla norma dell'art. 2598, n. 1, c.c., avuto riguardo alla percezione dell'uomo medio alla stregua tanto di un giudizio analitico dei detti segni che di tipo sinteti

co-intuitivo.

La diversa tipologia qualitativa del servizio reso (hotel, recte,

affittacamere, come da nulla osta in atti dell'Apit di Catania

versus sistemazione in bed and breakfast) non pare, infine, pos sa rivestire ex se un autonomo ruolo di differenziazione, attesa

l'identità del genere di servizi offerta nell'ambito di un contesto

territoriale così limitato quale può essere la piazza di una città e,

specialmente, la piazza Stesicoro del comune di Catania, posta nel cuore del centro storico di Catania e costituente snodo via

rio, commerciale, turistico tra due grandi strade, quali certa

mente sono la via Etnea e il corso Sicilia.

Ritenuta quindi l'esistenza di una situazione confusoria del

tipo vietato dall'art. 2598, n. 1.

Vale, a questo punto, rilevare che, in forza del 1° comma del

l'art. 2564 c.c., richiamato — in tema di insegna — dall'art.

2568 c.c., «quando la ditta è uguale o simile a quella usata da

altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto del

l'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere

integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla».

Non può, del resto, ritenersi applicabile nel caso in esame il

dettato dell'art. 2564, 2° comma, c.c., in quanto non richiamato

dall'art. 2568 c.c.: in realtà il criterio della priorità della regi strazione non può che riguardare la ditta e giammai l'insegna in

Il Foro Italiano — 2005.

quanto tale, posto che l'iscrizione non comprende quest'ultimo

segno distintivo.

Il criterio in base al quale individuare l'imprenditore tenuto

ad ottemperare all'obbligo d'integrazione o modificazione del

l'insegna, non potrà essere che quello della priorità dell'uso da

accertare in punto di fatto, avuto riguardo all'oggetto e al luogo di esercizio dell'impresa (questo da intendersi secondo parte della giurisprudenza di merito; cfr., tra le prime pronunce in tal

senso, Trib. Milano 6 novembre 1978, id., Rep. 1980, voce cit.,

nn. 5-11, sulla base del duplice concetto di «sede della cliente

la» e di «comunanza dei luoghi di raccolta di essa», anziché su

quello di «dislocazione organizzativa» dell'impresa). Venendo al caso in esame e ordinando cronologicamente i

documenti prodotti in giudizio dalle parti, si osserva come: — in data 3 luglio 2003 la Giordani Tourist s.n.c. ha provve

duto alla iscrizione presso l'agenzia delle entrate di Catania

della partita Iva, senza veruno riferimento all'uso del toponimo

Stesicoro; — in data 23 giugno 2003 viene consegnato alla Giordani

s.n.c. un preventivo da parte della Olimpia tenda per la realizza

zione delle cappottine «Stesicoro Hotel»; — in data 18 luglio 2003 viene fatturata la fornitura da parte

della Olimpia tenda di sette cappottine; — in data 1° agosto 2003 la ricorrente cura l'iscrizione alla

camera di commercio di Catania; — in data 22 agosto 2003 viene registrato il dominio <bbste

sicoro.it> con domanda del 18 agosto 2003; — in data 13 ottobre 2003 «B & B Stesicoro» comunica l'a

pertura della propria attività di affittacamere all'Apit e al comu

ne di Catania per ottenere tramite il meccanismo della denunzia

di attività il rilascio autorizzazione a decorrere dal successivo

14 ottobre 2003 ; — in data 14 ottobre 2003 «B & B Stesicoro» comunica l'ini

zio dell'attività all'agenzia delle entrate di Catania; — dalla data 16 ottobre 2003 risulta un rilevante numero di

fatturazioni e ricevute fiscali per «B & B Stesicoro» tanto rela

tivamente a forniture alla struttura quanto a clienti della B & B; — in data 27 ottobre 2003 la Giordani s.n.c. provvede alla re

gistrazione del dominio <hotelstesicoro.it> con domanda depo sitata il 22 ottobre 2003;

— in data 21 novembre 2003 la Giordani s.n.c. registra il

marchio su indicato; — in data 6 dicembre 2003 sempre la Giordani ottiene l'auto

rizzazione sanitaria da parte del comune di Catania; — in data 17 dicembre 2003 viene curata l'iscrizione alla

camera di commercio di Catania da parte della «B & B Stesico

ro» nella persona dell'odierna resistente; — in data 9 gennaio 2004 viene assunta la deliberazione di

nulla osta dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento

turistico di Catania con la quale si è classificata la struttura al

berghiera della Giordani come affittacamere da denominarsi

Gior.Dani Tourist; — in data 19 marzo 2004 il comune di Catania rilascia alla

Giordani la licenza per «l'esercizio di affittacamere, classificato

a due stelle ... all'insegna di Gior.Dani Tourist»; — in data 29 aprile 2004 l'Apit di Catania diffida formal

mente la Giordani dall'usare la denominazione Stesicoro

Rooms, siccome diversa da quella indicata nel su indicato nulla

osta.

Venendo poi alle risultanze istruttorie relative ai testi infor

matori sentiti, occorre considerare come: — il teste Giuggioli, posteggiatore nella locale piazza Stesi

coro, ha sostenuto che già nel settembre 2003 era operante la

struttura ricettiva dello «Stesicoro Hotel», affermando di avere

notato dopo due o tre mesi l'apertura di analoga iniziativa an

ch'essa denominata Stesicoro in altro immobile prospiciente la

locale via Etnea; — il teste Interlandi, titolare di una impresa di montaggio

tende, ha confermato di avere montato agli inizi dell'ottobre

2003 undici cappotte di colore rosso all'esterno delle undici

stanze del «B & B Stesicoro», confermando, altresì, di avere

successivamente notato sempre nell'ottobre dello stesso anno

che sulla piazza nessuna analoga iniziativa era presente; — il teste La Feria ha confermato che nel settembre 2003 la

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Agrimar s.r.l. — azienda di cui questi era dipendente — ha sti

pulato una convenzione alberghiera con lo «Stesicoro Hotel», di

ricordare che già alla fine dello stesso mese erano montate le

cappottine di colore bordeaux, che ritornato presso lo «Stesicoro

Hotel» nel novembre si è reso conto dell'esistenza nella mede

sima piazza, ma in un edificio adiacente allo «Stesicoro Hotel»

di cappottine simili e che proprio in virtù di tale somiglianza in

data 8 giugno 2004 un cliente dell'Agrimar, recatosi in piazza Stesicoro onde alloggiare presso lo «Stesicoro Hotel», si è pre sentato per errore, confondendo le due strutture ricettive, presso il «B & B Stesicoro»;

— la teste Bianco, amministratrice della Rallista Tourist s.r.l.

società nella cui compagine sociale risulta essere, altresì pre sente con la qualità di socia l'odierna resistente, ha confermato

di essere reiteratamente stata presente nei locali del «B & B Ste

sicoro», siccome di proprietà della cognata, odierna resistente,

di ricordare che il montaggio delle cappottine avvenne ad opera della ditta Interlandi nel settembre 2003, laddove, a suo dire, le

cappotte dell'impresa concorrente sarebbero state montate solo

successivamente nel dicembre 2003.

Tanto rilevato, ritiene il giudicante che debba ritenersi vero

similmente provato — allo stato della sommaria delibazione

consentita dalla tipologia di giudizio propria del procedimento ex art. 700 c.p.c.

— il preuso in capo alla resistente tanto della

ditta avente ad oggetto il toponimo quanto dell'insegna, ciò de

bitamente considerando: — che la circostanza che in data 3 luglio 2003 la Giordani

Tourist s.n.c. ha provveduto all'iscrizione presso l'agenzia delle

entrate di Catania della partita Iva, è del tutto irrilevante ai fini

de quibus, senza omettere di notare che in essa non è contenuto

alcun espresso riferimento all'uso del toponimo Stesicoro; — che l'essere stato consegnato in data 23 giugno 2003 alla

Giordani s.n.c. un preventivo da parte della Olimpia tenda per la

realizzazione delle cappottine «Stesicoro Hotel» e che successi

vamente in data 18 luglio 2003 detta fornitura sia stata fatturata

da parte della Olimpia tenda, nulla dice in ordine al montaggio delle stesse con l'apposizione della relativa insegna;

— che, analogamente, l'avvenuta iscrizione in data 1° agosto 2003 della ricorrente alla camera di commercio di Catania, oltre

ad essere fatto irrilevante ai fini dell'affermazione di una situa

zione fattuale di preuso della ditta e della relativa insegna nel

mercato di riferimento, è circostanza documentalmente inin

fluente, mancando ogni riferimento espresso alla denominazione

Stesicoro hotel; — che la registrazione in data 22 agosto 2003 del dominio

<bbstesicoro.it> a seguito di presentazione della domanda in

data 18 agosto 2003 costituisce senza dubbio il primo momento

cronologicamente individuato di utilizzo del toponimo con fi

nalità evidentemente commerciali e di pubblicizzazione dell'at

tività recettivo-turistica intrapresa dalla resistente; conclusione

in prima istanza vieppiù sostenuta e confortata dal fatto che suc

cessivamente in data 13 ottobre 2003 «B & B Stesicoro» ha

formalmente comunicato l'apertura della propria attività di af

fittacamere all'Apit e al comune di Catania onde ottenere —

tramite il meccanismo della denunzia di attività — il rilascio

autorizzazione a decorrere dal successivo 14 ottobre 2003; che

in data 14 ottobre 2003 sempre «B & B Stesicoro» ha comuni

cato l'inizio dell'attività all'agenzia delle entrate di Catania; co

sì come risulta che dal 16 ottobre 2003 siano state emesse un

rilevante numero di fatturazioni e ricevute fiscali da parte del

«B & B Stesicoro» tanto relativamente a forniture ricevute dalla

struttura per il suo regolare funzionamento quanto al servizio di

alloggio e refezione offerto ai clienti del B & B; — che solo in data 27 ottobre 2003 la Giordani s.n.c. ha

provveduto alla registrazione del dominio <hotelstesicoro.it>

con domanda depositata il 22 ottobre 2003, primo momento nel

quale risulta formalmente il ricorso al toponimo, peraltro, per come vedremo, in difformità e violazione del nulla osta conces

so alla stessa dal locale Apit; — che in data 21 novembre 2003 la Giordani s.n.c. ha regi

strato il marchio suddescritto; — che solamente in data 6 dicembre 2003 la Giordani ha ot

tenuto l'autorizzazione sanitaria da parte del comune di Catania

e che successivamente in data 9 gennaio 2004 è stato deliberato

Il Foro Italiano — 2005.

il nulla osta da parte dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico di Catania, nella quale, classificandosi la

struttura alberghiera della Giordani come affittacamere, espres samente la si è indicata con la denominazione Gior.Dani Tou

rist; tanto che conseguentemente in data 19 marzo 2004 il co

mune di Catania ha rilasciato alla Giordani la licenza per «l'esercizio di affittacamere, classificato a due stelle ... all'in

segna di Gior.Dani Tourist», senza mai farsi riferimento alcuno

al toponimo in questione; — che in data 29 aprile 2004 l'Apit di Catania ha diffidato

formalmente la Giordani dall'usare la denominazione Stesicoro

Rooms, siccome diversa da quella indicata nel su indicato nulla

osta). (Omissis) Venendo al caso di specie, tanto che si ritenga la registrazione

del dominio <B.&.B.Stesicoro.it> corrispondente ad una vera e

propria insegna virtuale, quanto lo si correli all'uso di un mar

chio virtuale di fatto, quanto, infine, preferibilmente, lo si riten

ga un vero e proprio nuovo segno distintivo atipico (così Trib.

Parma 26 febbraio 2001, id.. Rep. 2002, voce Marchio, n. 73) non pare revocabile in dubbio la circostanza del certo rilievo

della registrazione presso la Registration Authority (R.A.) del

dominio, al fine di verificare e, se del caso, affermare il preuso del segno distintivo stesso rispetto alla utilizzazione che succes

sivamente del medesimo segno — id est, nel caso di specie, il

toponimo cuore distintivo del dominio — sia stata effettuata

tanto su Internet registrandone il dominio quanto utilizzando lo

stesso come insegna sull'immobile ove operi l'impresa alber

ghiera. La rassegnata conclusione che induce il giudicante a ritenere

che il toponimo Stesicoro sia stato utilizzato — tanto sul www

quanto come ditta e insegna —

primieramente utilizzate dalla

resistente, risulta vieppiù confortata, debitamente considerando:

da un lato l'assiomatica e scarna testimonianza resa dal teste

Giuggioli, meramente reiterativa e confermativa degli articolati

dedotti da parte ricorrente nonché l'inverosimile testimonianza

del teste La Feria che, nel confermare l'asserito equivoco in cui

sarebbe incorso un cliente della Agrimar s.r.l. nell'individua

zione della struttura alberghiera convenzionata, cioè lo Stesico

ro Hotel, ha inteso indicare in modo preciso una data di accadi

mento del fatto, cioè l'8 giugno 2004, addirittura successiva alla

data d'udienza del 7 giugno 2004, momento nel quale la stessa

difesa della ricorrente aveva già dedotto in memoria difensiva

proprio l'articolato in questione,

e, dall'altro, quanto riferito dal teste Interlandi, titolare della

ditta di tendaggi che ha provveduto al montaggio delle cappotti ne parasole, il quale ha confermato che le cappottine del «B & B

Stesicoro» furono montate nel mese di settembre 2003, allor

quando nessuna analoga iniziativa era stata intrapresa da terzi

nella medesima piazza.

Va, quindi, ritenuta la priorità dell'uso dell'insegna per cui è

causa in capo alla resistente, sì da seguire il rigetto del ricorso

ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Giordani Tourist s.n.c.

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