sezione I civile; sentenza 21 aprile 2004, n. 7597; Pres. Olla, Est. Berruti, P.M. Golia (concl.conf.); Sarmati (Avv. Turco) c. Ufficio italiano brevetti e marchi. Conferma Comm. ricorsicontro provv. Ufficio italiano brevetti e marchi 22 marzo 2000, n. 28/00Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2785/2786-2787/2788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199064 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 aprile 2004, n. 7597; Pres. Olla, Est. Berruti, P.M. Golia

(conci, conf.); Sarmati (Avv. Turco) c. Ufficio italiano bre

vetti e marchi. Conferma Comm. ricorsi contro provv. Ufficio italiano brevetti e marchi 22 marzo 2000, n. 28/00.

Brevetti per invenzioni industriali — Progetti e idee di im presa — Brevettabilità — Esclusione — Fattispecie (R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, testo delle disposizioni legislative in

materia di brevetti per invenzioni industriali, art. 12).

Può essere brevettata come invenzione solo l'idea innovativa

suscettibile di applicazione industriale, mentre non costitui

scono invenzioni brevettabili i progetti e le c.d. idee di impre sa (business methods: nella specie, si trattava di un'opera di

progettazione), pur innovative, non monopolizzabili in quanto realizzano le finalità del diritto di iniziativa privata e di con

correnza. (1)

(1) I. - La sentenza in rassegna, estremamente succinta, si segnala tuttavia per essere tra le pochissime pronunce sull'art. 12, 2° comma, 1.

invenzioni (nel testo novellato dal d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338, ma v.

anche l'art. 2585 c.c.), specie con riferimento a «i piani, i principi ed i

metodi per attività intellettuali o . .. commerciali» (progetti e idee di

impresa, secondo l'originale terminologia di cui la sentenza fa uso, og

gettivamente estendendo, peraltro, l'ambito delle ideazioni non consi

derate invenzioni). Eppure l'art. 12, 2° comma, è norma fondamentale

per la stessa individuazione dell'invenzione brevettabile (con riferi

mento al cruciale requisito dell'industrialità), ciò proprio attraverso

l'elencazione delle «realtà» non brevettabili. Pressoché negli stessi termini è formulato l'art. 52, 2° comma, lett.

a), della convenzione sul brevetto europeo (Cbe); gli stessi divieti di

brevettazione di cui all'art. 12, 2° comma, d'altronde, sono contenuti

nella legislazione di tutte le nazioni europee (v., ad es., per la Francia, l'art. L 611-10 del Code de la propriété intellectuelle).

La tassatività o meno dell'elencazione in oggetto è discussa. Va co

munque ricordato che l'art. 27 degli accordi GATT TRIPs, adottati a

Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round, ratificati

in Italia con 1. 29 dicembre 1994 n. 747, afferma, in via tendenziale,

l'applicazione dello schema brevettuale ad ogni settore della tecnolo

gia. D'altro canto una particolare categoria di programmi, il software,

non è brevettabile — per espressa previsione dello stesso art. 12, 2°

comma, lett. b), cit. — ma gode di una tutela anche più pregnante,

quella del diritto d'autore: v. d.leg. 29 dicembre 1992 n. 518 (di attua

zione della direttiva Ce 91/250 del 14 maggio 1991, ma anche dell'art.

10, 1° comma, TRIPs). II. - Cass. 7597/04, in epigrafe, ricollega la non brevettabilità delle

opere di progettazione, anzi delle «idee di impresa», al difetto dei tradi

zionali requisiti di novità e industrialità; tuttavia — nel contempo — ri

conosce che anche queste idee possono essere innovative, senza però

precisarne la portata, e gli elementi di distinzione dal requisito della

novità utile per la brevettazione; ne fonda la non brevettabilità, sostan

zialmente, sul canone di libertà di iniziativa economica e sul (tenden

ziale) divieto di posizioni di monopolio. È la posizione sostenuta, in dottrina, in termini più generali, da Ghi

dini. Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2001, 32. L'autore

inquadra, infatti, i divieti di cui all'art. 12 cit., in un'ottica «pre concorrenziale», di sviluppo competitivo dell'innovazione; a suo pare re, l'eccessiva enfasi accordata alla (estensione della) tutela brevettuale

ha un risvolto negativo molto pesante: «Il pericolo . . . che da strumento

di innovazione e di sviluppo competitivo, la tutela della proprietà in

tellettuale si trasformi in una barriera protezionistica a favore delle im

prese dominanti ... in fattore quindi sia di restrizione dell'offerta che

di rallentamento dei processi dinamici produttivi di innovazione ... un

pericolo che minaccia . . . tutti gli attori operanti sul mercato: dai con

correnti minori, attuali e potenziali ... ai consumatori . . . nonché —

nel lungo periodo — agli stessi concorrenti maggiori, sempre più inco

raggiati a sfruttare . . . posizioni di rendita, e quindi a rallentare il passo dell'iniziativa innovatrice». V. anche, per ulteriori profili. Pardolesi

Granieri, Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalisti ca e «liaisons dangereuses», in Foro it., 2003, V, 193.

III. - Il divieto di brevettazione delle «creazioni intellettuali» si giu stifica non solo e non tanto per il fatto che si pongono sul piano della

«pura operatività mentale» (così Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di di

ritto industriale, Milano, 2000, 324), quanto per un'esigenza di certez

za del diritto, con riferimento alla necessità di identificazione e delimi

tazione dei diritti. Ciò in quanto, con riferimento alle «creazioni intel

lettuali» in oggetto, la gamma delle possibili applicazioni od utilizza

zioni si configura, per solito, estremamente vasta, sicché si corre il ri

schio di concessione di privative potenzialmente smisurate. Cfr. Gu

glielmetti, La brevettazione delle scoperte-invenzioni, in Riv. dir. ind.,

1999,1, 124, il quale evidenzia, per le attività libero professionali, che è

Il Foro Italiano — 2004 — Parte I-50.

Svolgimento del processo. — Luciano Sarmati presentava domanda di brevetto per invenzione industriale relativamente ad

un trovato designato come «utilizzazione di aree al di sopra delle sedi ferroviarie per parcheggi auto e/o uffici e locali com

merciali». L'Ufficio italiano brevetti e marchi respingeva la

domanda rilevando la genericità della descrizione, la non bre

vettabilità comunque del preteso trovato ancorché la descrizione

fosse stata completa, e la mancanza di industrialità.

Luciano Sarmati proponeva ricorso alla commissione dei ri

corsi che lo rigettava.

difficile configurare metodi che non abbiano una utilizzazione in alcun

genere di industria. V. anche Di Cataldo, I brevetti per invenzione e

per modello, Milano, 2000, 84, nonché — con ampio richiamo di dot

trina e della giurisprudenza della commissione ricorsi — Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova,

2004, sub art. 12 1. invenzioni, 750. Quindi, il divieto di brevettazione è

qui giustificato, più che dal difetto di industrialità, da un «eccesso», almeno potenziale, di applicazioni suscettibili di monopolio. In tal sen

so la stessa Suprema corte, secondo cui la materializzazione dell'idea

inventiva in un dispositivo è vista come «indizio del fatto che ciò che si

vuole proteggere col brevetto non è un astratto principio scientifico, da

solo non atto ad applicazione industriale senza ulteriore attività davvero

inventiva; ed altresì come certezza del fatto che l'esclusiva avrà per

oggetto proprio quella sola applicazione tecnica (che si vede realizza

bile con il dispositivo) e non tutte le indeterminate applicazioni che

potrebbero derivare più o meno direttamente come corollari pratici della nuova conoscenza teorica apportata dall'ideatore»: v. Cass. 29 di

cembre 1988, n. 7083, Foro it., 1989,1, 690, con nota di Pardolesi. La

sentenza cit. ha però ritenuto di per sé brevettabile la soluzione di un

problema tecnico — nella specie un nuovo metodo di analisi della

composizione di un semilavorato — da attuarsi nel corso di un proce dimento di lavorazione industriale «e che determini, a seconda del suo

risultato, successivi interventi per adeguare le ulteriori fasi del proce dimento alla realtà resa nota dall'analisi». Per ulteriori profili, v. Cass.

6 marzo 1995, n. 2575, id., 1995,1, 1828 (la Suprema cotte ha ritenuto

che, per la brevettabilità di un'invenzione in campo chimico, non è suf

ficiente la sola formulazione di una struttura molecolare, ma è necessa

ria anche l'indicazione della funzione di tale struttura in virtù delle

proprietà possedute dal relativo composto; «l'ambito della protezione brevettuale non si estende, pertanto, a tutte le possibili combinazioni

derivabili da una formula base ma solo a quelle che sono state descritte,

quanto a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nella domanda iniziale»). Per la giurisprudenza di merito, v., con riferimento alla non brevetta

bilità delle c.d. «presentazioni di informazioni», Trib. Firenze 3 luglio 1989. id.. Rep. 1989, voce Brevetti, n. 114. Trib. Milano 19 settembre

1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 87, non ha invece ritenuto brevetta

bile «un programma di raffreddamento iniziale ridotto e gradualmente aumentato per l'avviamento di un impianto di colata continua, ossia

una serie di manovre dei vari organi di regolazione dei mezzi di raf

freddamento in questa fase e in quelle successive di funzionamento

dell'impianto». Con riferimento ai metodi pubblicitari, v. App. Torino

7 novembre 1988, id., Rep. 1991, voce cit., n. 38. Trib. Roma 4 maggio 1995, id., Rep. 1996, voce Concorrenza (disci

plina), n. 242 (e, per esteso, Giur. dir. ind., 1995, 968), ha escluso la

tutelabilità in esclusiva di una iniziativa promozionale, pur originale, in

quanto espressione di autonomia negoziale, come tale liberamente e an

che sistematicamente riproducibile dai concorrenti nell'ambito di trat

tative commerciali. Per un'impostazione tradizionale dei requisiti dì

brevettabilità, v., tra le tante, Cass. 24 aprile 2001, n. 6018, Foro it..

Rep. 2001, voce Brevetti, n. 48; 4 settembre 1999, n. 8777, id., Rep. 1999, voce cit., n. 44.

In dottrina, non mancano però voci critiche riguardo il divieto di

brevettazione di piani, principi, metodi. Così Floridia, Le invenzioni, in

AA.VV., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, To

rino, 2001, 222, osserva che all'origine dell'esclusione vi è probabil mente il recepimento di una nozione pregiuridica di tecnologia, «quindi

più che una presa di posizione del legislatore contro la proteggibilità, la

volontà di impegnare il sistema brevettuale come strumento di prote zione di una categoria specifica di creazioni intellettuali con esclusione

delle altre che, pur essendo suscettibili di applicazione nella prestazio ne ad esempio di un servizio oggetto di attività economica, non siano

tuttavia creazioni a contenuto tecnologico». IV. - La riflessione dottrinale e giurisprudenziale si è però incentrata

soprattutto sul divieto di brevettazione delle scoperte scientifiche, con

implicazioni anche per i settori di ideazione prima esaminati.

Secondo la convenzione sul riconoscimento delle scoperte scientifi

che, aperta alla firma a Ginevra il 3 marzo 1978, la scoperta è il «rico

noscimento di fenomeni, proprietà e leggi dell'universo fisico»; mentre

la scoperta è l'individuazione di un quid prima ignoto, ma preesistente in natura, o la determinazione di proprietà e di utilità (prima ignote) di

un quid già conosciuto, l'invenzione è la creazione di un quid che pri ma non esisteva: la creazione propria dell'uomo (pur se può fondarsi su

una scoperta).

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2787 PARTE PRIMA 2788

Per ciò che rileva in questa sede la commissione negava che il

trovato per il quale era stata richiesta la brevettazione fosse

qualificabile come invenzione industriale ai sensi dell'art. 12 1.

invenzioni. Secondo la commissione nella specie si tratterebbe

di opera di progettazione, come tale non proteggibile. Contro

questa decisione ricorre per cassazione con tre motivi il Sarmati

e deposita una memoria.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso

Sarmati lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art.

Ill Cost, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene che il

Parte della dottrina reputa che il divieto di brevettazione deve essere

interpretato restrittivamente, atteso che lo stesso art. 12, 3° comma, 1. invenzioni (e 52, 3° comma, Cbe) esclude la brevettabilità riguardo alle

scoperte e alle altre figure richiamate in quanto tali, ma l'ammette con riferimento alle loro applicazioni tecniche ed ai prodotti necessari per la loro attuazione.

Ancor più indicativo è l'art. 2585 c.c., secondo cui «... può essere

oggetto di brevetto anche l'applicazione tecnica di un principio scienti

fico, purché essa dia immediati risultati scientifici. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore».

Pertanto il divieto di brevettazione troverebbe applicazione solo

quando la scoperta consiste in una conoscenza astratta, vista nella sua dimensione solo teorica; di contro il divieto non ha ragione di essere nel caso in cui l'oggetto della scoperta è di per sé un prodotto dotato di una sua immediata utilità: la scoperta rileva sotto il profilo della sua

applicazione tecnica-industriale. Sicché — nonostante il divieto nor mativo — le scoperte ed i principi scientifici sarebbero brevettabili, come le invenzioni, sempre che vi sia l'attitudine all'applicazione in dustriale. In altri termini — secondo tale ricostruzione — sarebbe bre vettabile non la scoperta (o il piano, o il metodo, ecc.) in quanto tale, ma l'invenzione successiva resa possibile mediante l'uso della scoperta o, se si preferisce, la scoperta che individua, oltre ad un quid preesi stente in natura, le sue possibili applicazioni.

Cfr., in termini, Sena, La brevettazione delle scoperte e delle inven zioni fondamentali, in Riv. dir. ind., 1990, I, 316; l'autore osserva che «la relazione tra scoperte ed invenzioni è costante, nel senso che queste ultime presuppongono necessariamente una serie di scoperte e di no zioni scientifiche già acquisite in precedenza e appartenenti per lo più al patrimonio delle conoscenze comuni; l'invenzione consistente nel

l'applicazione o realizzazione pratica di precedenti scoperte è, insom

ma, l'ipotesi normale». In termini anche Guglielmetti, op. cit., 97. D'altronde non mancano

ordinamenti che ammettono la brevettazione delle figure di cui all'art.

12, 2° comma, cit. Così la legge americana (Patent Act, 35 U.S.C. §§ 100 a e 101) definisce il termine «invention» come «invention or di

scovery» e precisa che può ottenere il brevetto «whoever invents or di scovers».

V. - La dottrina ha anche segnalato che la distinzione tra ricerca pura e applicata è risultata via via più difficile (al riguardo si è parlato di

«spirale scientifico-tecnologica»); le certezze acquisite, in campo scientifico come giuridico, sono state messe definitivamente in crisi dalla evoluzione del campo biotecnologico, in cui ricerca pura e tecnica hanno mostrato di costituire un insieme inscindibile. Le invenzioni so no qui immediate applicazioni delle scoperte, nel senso che la scoperta è sovente realizzata congiuntamente all'invenzione; sicché si è coniata, al riguardo, l'espressione «scoperta-invenzione»: v. Guglielmetti, op. cit., 98; Sena, Brevi note sulla brevettabilità delle scoperte e delle in venzioni fondamentali, in Riv. dir. ind., 2000, II, 366. Tale delicatissi mo settore è disciplinato dalla direttiva 98/44/Ce del parlamento euro

peo e del consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (non ancora attuata in Italia), su cui v., an che per richiami bibliografici, Casaburi, Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie, in Dir. ind., 2003, 5; Le relazioni pericolose tra etica e biotecnologie, in Riv. dir. ind., 2004,1, 5. V., criticamente, anche Ghidini, op. cit., 21.

La direttiva (v. art. 3, 2° comma, e 5, 2° comma) riconosce che pos sono costituire oggetto di brevetto i prodotti biologici preesistenti in natura che non appartengono allo stato della tecnica, perché, pur preesi stendo allo stato naturale, non sono conosciuti, non sono stati cioè an cora scoperti, sempre beninteso che ricorrano i generali requisiti di bre vettazione. In sostanza — ai fini della brevettazione — quel che conta è la purificazione o l'isolamento in via biotecnologica di un materiale,

pur se già esistente in natura, sempre che «la purezza» del prodotto lo renda quantitativamente e qualitativamente diverso dalla sostanza natu rale, sì da renderlo utilizzabile.

La differenza tradizionale tra campo dell'invenzione e della mera

scoperta è divenuta quanto mai evanescente. La brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche — senz'altro rico

nosciuta a livello comunitario (v. Faelli, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni di insieme, in Riv. dir. ind., 2001, I, 125) — è stata ammessa anche dalla giurisprudenza ita liana, in applicazione dei principi generali (e non della direttiva cit.,

Il Foro Italiano — 2004.

provvedimento impugnato manca sostanzialmente di motivazio

ne sul punto oggetto di doglianza concernente la contradditto

rietà della decisione impugnata. A dire del ricorrente l'ufficio

marchi e brevetti dapprima ha negato la completezza della de

scrizione quindi, sulla base di una virtuale completezza della

stessa, ha ritenuto non sussistente l'invenzione, con ciò con

traddicendosi e violando ogni logica. Tali vizi dell'atto di dinie go non sarebbero stati esaminati dalla commissione, nonostante

la specifica impugnativa. Sostiene quindi che la motivazione

relativa alla norma dell'art. 12 1. invenzioni è a sua volta asser

tiva e monocorde.

2. - Con il secondo motivo che in parte è ripetitivo del primo ed è comunque ad esso connesso, il ricorrente lamenta la viola

zione degli art. 16, 17 e 28 r.d. n. 1127 del 1939 e degli art. 2, 7, 9 d.p.r. n. 338 del 1979. Sostiene che contrariamente a ciò che

la commissione ha ritenuto nella specie non si tratta di idea non

brevettabile bensì di vera e propria invenzione industriale la cui

utilità economica è descritta nella domanda e la cui novità è

certa.

3. -1 due motivi vanno esaminati insieme. Essi sono infonda

ti.

3.a. - Quanto alla doglianza di mancanza di motivazione va

rilevato che il provvedimento impugnato ha rigettato il ricorso

«per la decisiva ragione» costituita dalla mancanza dell'inven

zione ai sensi dell'art. 12 1. invenzioni. Ciò significa che il con trasto con la norma brevettuale è stato ritenuto dalla commis

sione assorbente dell'esame di ogni altra doglianza inclusa

quella che allegava una pretesa contraddittorietà della parte mo

tiva del diniego dell'ufficio. La commissione ha dunque motivato sul punto oggetto della

controversia, giacché la mancanza della natura di invenzione in

un trovato è ragione sufficiente, ovvero «decisiva» come scrive

il provvedimento impugnato, per dare una statuizione quale

quella oggetto del presente esame.

Osserva quindi la corte, quanto alla questione sostanziale, che

il ricorso confonde il concetto di idea innovativa, nel cui ambito

può anche individuarsi un'invenzione, con quello di invenzione

brevettabile ai sensi del r.d. n. 1127 del 1939. Tale normativa

all'art. 12 dispone che non sono considerate come invenzioni

«le scoperte, le teorie, i piani, i principi, i metodi, i programmi». Altro dunque è un'idea, anche innovativa, ed altro è l'«idea

brevettabile». Quest'ultima dovendo essere caratterizzata dal

suo contenuto che deve consentire il superamento di un proble ma allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una

materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizza

zione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo.

La novità nel senso detto e quindi l'industrialità escludono

che si possano considerare invenzioni brevettabili le idee ed i

progetti come tali, ovvero, e ciò sembra particolarmente rile

vante nel caso che ne occupa, le vere e proprie idee di impresa, tra le quali potrebbe essere annoverata quella di sfruttare attra verso un progetto adeguato lo spazio al di sopra delle linee elet

triche delle stazioni ferroviarie (business methods, nella dizione

adottata dalla dottrina anglosassone che da qualche tempo si oc

cupa della questione). Tali idee in quanto realizzano il diritto di

iniziativa privata e dunque la finalità della concorrenza, non so

no in alcun modo monopolizzabili. Tutto ciò è quanto il provve dimento impugnato esprime laddove nota che la non brevettabi

lità delle idee corrisponde ad un canone di libertà fondamentale.

La decisione della commissione dei ricorsi dunque non è in

corsa in alcuna delle allegate violazioni di legge. 4. - Il ricorso deve essere respinto.

come detto non ancora recepita). Il riferimento è qui al c.d. caso Chi

ron, su cui, v. Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 45, e 11 novembre 1999, id.. Rep. 2000, voce cit., nn. 45, 52, 63 (e, per esteso, Dir. ind., 2000, 213, con nota di Floridia, e Riv. dir. ind., 2000, II, 342, con nota di Sena). Quest'ultimo provvedimento ha affermato che la brevettabilità di una scoperta in funzione delle sue

applicazioni industriali non implica che tali applicazioni comportino un'attività inventiva autonoma rispetto alla scoperta in questione, con la conseguenza che l'indagine di novità ed originalità va condotta in relazione alla scoperta stessa. Per ulteriori profili riguardanti le sco

perte, v. Trib. Torino 9 giugno 1999, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n.

46; Trib. Firenze 9 gennaio 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 52. [G. Casaburi]

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