sezione I civile; sentenza 21 settembre 2004, n. 18920; Pres. Losavio, Est. Graziadei, P.M. DeAugustinis (concl. conf.); Soc. Tavola (Avv. La Ciura) c. Soc. Eliocell (Avv. Pietrosanti).Conferma App. Milano 6 luglio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 4 (APRILE 2005), pp. 1095/1096-1097/1098Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200698 .

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1095 PARTE PRIMA 1096

principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore

di uno scoperto di conto corrente estingua la propria obbliga zione in modo indiretto, ossia mediante accreditamento della

somma sul conto del debitore, anziché in modo diretto, e cioè

mediante versamento alla banca creditrice (in tal senso è la pro nuncia di questa corte n. 7695 del 1998, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 583), è altresì vero che l'esistenza del suddetto rapporto di garanzia, costituente la prospettata causale del versamento

del terzo, sul conto corrente del debitore poi fallito e nel periodo

sospetto, non può essere presunta ma dev'essere fatta oggetto di

una prova che non soltanto è a carico del creditore destinatario

finale del pagamento, ma che dev'essere data nei modi di cui

all'art. 2704 c.c. (prova documentale munita di data certa) atte

so che il curatore fallimentare deve ritenersi terzo portatore de

gli interessi della massa (v., in tal senso, le pronunce di questa corte n. 9018 del 1998, id., Rep. 1998, voce cit., nn. 468, 509; n.

2256 del 1997, ibid., n. 496; n. 2899 del 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 441; n. 5956 del 1985, id., 1986,1, 451, e le altre ri

chiamate nella sentenza impugnata).

Proprio dalla richiamata sentenza di questa corte n. 7695 del

1998 si ricava che la presunzione suddetta — che il versamento

eseguito dal terzo sul conto corrente del debitore, dopo il falli

mento di costui, di una somma corrispondente allo scoperto del

conto stesso sia stato effettuato in adempimento dell'obbligo di

garanzia — può fondarsi soltanto sulla certezza dell'esistenza di

un tale obbligo di garanzia oltre che sull'inesistenza di debiti

del terzo nei confronti del fallito.

Il giudizio conclusivo della corte di merito, che ha confer

mato la revocabilità delle rimesse effettuate dai suddetti terzi

nel periodo sospetto e in epoca successiva alla revoca degli affi

damenti in una situazione in cui «mancava la prova di un colle

gamento tra il pagamento e l'adempimento di un obbligo fide

iussorio» e vi era «l'impossibilità di accertare l'effettiva causale

dei versamenti in oggetto», di modo che non era consentito di

escludere che potesse essersi trattato «dell'adempimento di

un'obbligazione dei terzi nei confronti della società», è dunque corretto e conforme al diritto.

Deve soltanto essere puntualizzato che il giudizio della corte

circa la non univocità della dicitura che aveva accompagnato il

versamento del S. non è fatto oggetto di censura da parte della

ricorrente se non con la semplice affermazione contraria e che

nessuna censura è stata rivolta all'accertamento della corte che

il versamento del B. non era accompagnato da nessuna indica

zione che ne denunciasse la causale.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 21 set

tembre 2004, n. 18920; Pres. Losavio, Est. Graziadei, P.M. De Augustinis (conci, conf.); Soc. Tavola (Avv. La Ciura) c.

Soc. Eliocell (Avv. Pietrosanti). Conferma App. Milano 6

luglio 2001.

Marchio — Marchi raffiguranti alberi diversi — Rischio di confusione — Esclusione —

Fattispecie (R.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di

brevetti per marchi d'impresa, art. 1).

Il marchio per deodoranti per autovetture costituito dal disegno stilizzato di una foglia di quercia capovolta, con la scritta

«four seasons airfreshner's oaks», non è confondibile con

quello, anteriore, costituito dalla figura stilizzata di un abete e dalla scritta «arbre magique», pur se quest'ultimo, utiliz zato per gli stessi prodotti, costituisce un marchio forte, an

' che in ragione del duraturo sostegno pubblicitario, ciò in

quanto i due marchi si differenziano per disegni, forme, dici

ture, e soprattutto per messaggi evocativi, attraverso il rife rimento ad alberi distinti, che costituiscono il nucleo centrale

e caratterizzante di entrambi i segni, che va colto non nel

Il Foro Italiano — 2005.

semplice richiamo all'ambiente boschivo, ma nello specifico

collegamento con una singola pianta, rivolto a suggerirne il

profumo tipico. ( 1 )

Svolgimento del processo. — La Eliocell s.r.l., titolare di

marchio registrato nel 1994, inerente a prodotti deodoranti per ambienti chiusi ed in particolare per autovetture, costituito dal

disegno stilizzato di una foglia di quercia capovolta con la

scritta «four seasons airfreshner's oaks», il 5 febbraio 1996 ha

citato davanti al Tribunale di Milano Julius Samann e la Tavola

s.p.a., nelle rispettive qualità di titolare e di licenziataria per l'Italia di sette marchi internazionali, sempre attinenti a detti

prodotti, costituiti dalla figura stilizzata di un abete e dalle de

nominazioni «arbre magique», «magic tree», «car freshner», «wunder baum»; ha chiesto l'accertamento della validità del

proprio marchio e dell'insussistenza di contraffazione e concor

renza sleale in danno dei convenuti.

Il Samann e la Tavola hanno contestato le pretese attrici, e, in

via riconvenzionale, hanno chiesto declaratorie di nullità del

marchio della Eliocell e di responsabilità di essa per contraffa

zione e per concorrenza sleale.

Il tribunale ha accolto le domande della Eliocell e respinto le

domande riconvenzionali.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 6 lu

glio 2001 e notificata il 9 ottobre successivo, ha rigettato il gra vame proposto dal Samann e dalla Tavola, fra l'altro osservan

do: — che i marchi degli appellanti, in origine deboli, avevano

acquisito una sicura capacità distintiva del prodotto e del pro duttore per effetto di un'intensa campagna pubblicitaria che li

aveva sostenuti ed accreditati nel corso degli anni; — che tale effetto non poteva dilatare la protezione del nu

cleo concettuale ed espressivo di quei marchi fino ad attribuire

privativa per qualunque riferimento al mondo ed alle essenze

vegetali, frequente nel settore dei deodoranti; — che il raffronto fra i marchi del Samann ed il marchio

della Eliocell portava ad escludere ogni eventualità di confusio

ne, per la diversità dell'elemento figurativo e dell'elemento de

nominativo (gli uni davano prevalenza al primo elemento, con

la sagoma dell'abete a tuttotondo, priva di dettagli, mentre l'al

tro, con il disegno a chiaroscuro della foglia di quercia capo volta e la rappresentazione delle sue nervature, privilegiava il

secondo elemento); — che parimenti non confondibili erano i segni in concreto

adottati dalla Eliocell nella fabbricazione e distribuzione dei

suoi prodotti per autovetture, di modo che non era configurabile contraffazione;

— che difettavano i presupposti della concorrenza sleale, in

ragione delle indicate diversità dei rispettivi marchi, e dell'im

possibilità per il consumatore, pur tenendosi conto della rapidità e dello scarso impegno con cui normalmente acquista deodo

ranti per auto, di equivocare fra i relativi prodotti, anche alla lu ce della notorietà di quelli realizzati dal Samann e diffusi in Ita

lia dalla Tavola; — che non erano rilevabili profili di concorrenza sleale nel

l'impiego da parte della Eliocell, per contraddistinguere le varie

profumazioni dei suoi prodotti, di diciture in lingua francese e

(1) La sentenza in rassegna ripercorre, quanto alla differenza tra marchi deboli e marchi forti, e all'estensione della rispettiva tutela, al

giudizio di confusione e infine al secondary meaning, consolidati inse

gnamenti della giurisprudenza di legittimità come di merito: v., in ulti mo, Cass. 27 febbraio 2004, n. 3984, Foro it., 2004,1, 2117, con ampia nota di richiami, d'altronde espressamente citata.

Cass. 18920/04, peraltro, si segnala per l'attenta applicazione dei

principi enunciati al caso di specie, al fine — pur non dichiarato — di evitare il formarsi di monopoli ridondanti sui segni e, soprattutto, sulle

immagini e suggestioni «ulteriori» che essi possono evocare. Ciò vale specie per i marchi notori e suggestivi, quale pare essere il

marchio «arbre magique» (la sentenza in rassegna, comunque, tace sul

punto), cui nella specie, è stata negata la tutela richiesta. Cfr., al riguardo, Ghidini, Profdi evolutivi del diritto industriale,

Milano, 2001, spec. 123 ss.; Franzosi, Marchi descrittivi, suggestivi, arbitrari e di fantasia, in Dir. ind., 2002, 125, d'altro canto ricorda —

quanto ai c.d. marchi suggestivi — che «la suggestione non può essere

oggetto di monopolio. Il titolare di un marchio suggestivo, adottando il

segno, accetta il rischio che altri vogliano dare la stessa suggestio ne». [G. Casaburi]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

di colori analoghi a quelli dei prodotti del Samann, trattandosi

di accorgimenti diffusi nel mercato e carenti di efficacia distin

tiva.

La Julius Samann Ltd, con sede in Zoug (Svizzera), nella

qualità di successore nella titolarità dei marchi internazionali di

Julius Samann, per cessione da questi effettuata prima della sua

morte (sopravvenuta nel 1999), trascritta nei registri dell'Ompi di Ginevra il 2 febbraio 1998, e la società Tavola hanno chiesto

la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, formulando sei motivi d'impugnazione, mediante atto notificato

il 5 dicembre 2001 alla Eliocell ed al procuratore generale della

repubblica presso detta corte d'appello. La Eliocell ha replicato con controricorso.

Le ricorrenti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione. — Pregiudizialmente si deve ricono

scere anche alla società Samann, oltre che alla società Tavola

che è stata parte nel giudizio di merito, la legittimazione al ri

corso per cassazione, ai sensi dell'art. Ili, 4° comma, c.p.c., dato che la sua posizione di successore a titolo particolare nel

rapporto controverso è evidenziata dai documenti inerenti alla

predetta cessione, allegati al ricorso (come consentito dall'art.

372, 1° comma, c.p.c.), e che peraltro le riserve avanzate al ri

guardo dalla Eliocell con il controricorso non si sono tradotte in

specifiche contestazioni.

I primi cinque motivi del ricorso, fra loro connessi, investono

l'affermazione della validità del marchio della Eliocell e l'e

sclusione della responsabilità della medesima per contraffazio

ne.

Denunciando la violazione degli art. 1, 11, 16, 17, 18, 47 e 47

bis r.d. 21 giugno 1942 n. 929 e dell'art. 112 c.p.c., nonché

l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motiva

zione, le ricorrenti ripropongono le tesi secondo cui i marchi

internazionali registrati da Julius Samann erano fin dall'origine forti, in quanto espressioni di fantasia e di trasposizione metafo

rica, e rilevano che comunque la corte di Milano, dopo aver ri

conosciuto che i marchi medesimi avevano acquisito tutelabilità

allargata per effetto dell'intensa campagna pubblicitaria che

aveva assistito le pluridecennali vendite, e dopo aver così impli citamente ammesso che erano diventati forti (per il fenomeno

del secondary meaning), avrebbe dovuto accordare la stessa

protezione della quale godono i marchi forti ab initio, vale a di

re la protezione estesa al nucleo ideologico ed espressivo, che

ne determina l'attitudine individualizzante.

Tale più intensa protezione, proseguono le ricorrenti, impo neva di valutare la confondibilità fra segni e prodotti non con

metodo puramente analitico, ma con riferimento a detto nucleo,

previa identificazione di esso. Nell'esame delle singole componenti dei rispettivi marchi la

corte d'appello sarebbe stata poi fuorviata dall'arbitraria ed

indimostrata enunciazione dell'esistenza sul mercato di nume

rosi marchi di prodotti deodoranti con richiami ad elementi del

mondo vegetale (trascurando, in particolare, l'ininfluenza al

riguardo del marchio Vidal, posteriore rispetto ai marchi

Samann). I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

La confondibilità fra marchi, da apprezzarsi ponendosi dal

l'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando

le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si

riferiscono, determina la nullità del marchio successivamente

registrato, per identità o somiglianza con il marchio anteriore, e,

correlativamente, la responsabilità per contraffazione di chi si

avvalga di tale segno coincidente o similare (art. 1, 16, 17 e 47

r.d. 21 giugno 1942 n. 929, modificati dal d.leg. 4 dicembre

1992 n. 480 e dal d.leg. 19 marzo 1996 n. 198; v. Cass. 22 feb

braio 1986, n. 1080, Foro it., 1986,1, 3064; 9 febbraio 2000, n. 1424, id., 2001,1, 641).

Detto presupposto della nullità del marchio posteriore e della

contraffazione del marchio anteriore deve sussistere indipen dentemente dalla consistenza debole o forte di tale marchio an

teriore, la quale rileva sotto il diverso profilo dei criteri in base

ai quali riscontrare il verificarsi o meno del pericolo di confu

sione.

Ove il marchio sia forte, cioè non si esaurisca in mere nota

zioni di riferimento al prodotto od al produttore, ma sia frutto di

fantasia e sia munito di una maggiore efficacia individualizzan

te, la confondibilità sussiste anche in presenza di differenziazio

ni riguardanti forme, segni e diciture, se venga a coincidere il

Il Foro Italiano — 2005.

nucleo essenziale e centrale del messaggio distintivo, con ripro duzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le

scelte dei potenziali acquirenti (v. Cass. 9 febbraio 1995, n.

1473, id., Rep. 1996, voce Marchio, n. 153; 27 febbraio 2004, n.

3984, id., 2004,1, 2117). Il marchio, originariamente debole, può diventare forte,

quando l'indicata più consistente capacità distintiva soprag

giunga nel corso ed in dipendenza delle modalità della sua con

creta utilizzazione; anche in tal caso si richiede l'adozione di

quel più rigoroso parametro per l'apprezzamento della confon

dibilità. La corte d'appello, come correttamente rilevano le ricorrenti,

ha dato atto, pur senza espresse enunciazioni, del verificarsi

della predetta evoluzione per i màrchi internazionali del Sae

mann, in ragione del sostegno pubblicitario che da molto tempo ne ha accompagnato la vasta utilizzazione commerciale.

Con questa implicita premessa non si pone in contraddizione

l'affermazione della sentenza impugnata sull'esclusione della

confondibilità con il marchio della Eliocell.

Tale affermazione, oltre ad essere il risultato non di un sem

plice raffronto analitico delle singole componenti dei marchi in

discussione, ma anche di un giudizio di sintesi correlato al loro

complessivo effetto distintivo (v. Cass. 13 aprile 1989, n. 1779,

id., Rep. 1991, voce cit., n. 84; 26 febbraio 1990, n. 1437, ibid., n. 83), non incorre in violazione del menzionato principio, se

condo cui la confondibilità, in caso di marchio forte (dall'origi ne o per vicende sopraggiunte), si determina anche in presenza di consistenti varianti, ove vi sia appropriazione del nucleo

centrale dell'ideativo messaggio individualizzante (v. Cass. 9

febbraio 1995, n. 1473, cit.). Detto nucleo centrale, infatti, non è identificabile nel mero ri

ferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato

settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.

A tale regola valutativa si è conformata la corte di Milano, con il rilievo che, nel campo dei prodotti destinati a profumare ambienti chiusi, il nucleo essenziale ed individualizzante del

marchio forte, suscettibile di protezione sulla scorta degli indi

cati più rigidi criteri di apprezzamento della confondibilità, può essere colto non nel semplice richiamo dell'ambiente boschivo, atto a prospettare l'idoneità del prodotto a creare sensazioni ol

fattive analoghe a quelle godibili in uno spazio alberato, ma

nello specifico collegamento con una singola pianta, rivolto a

suggerire il profumo di essa tipico.

Logico si appalesa quindi il corollario del diniego della con

fondibilità tra marchi di prodotti deodoranti, i quali, oltre a dif

ferenziarsi per disegni, forme e diciture, si diversifichino pure

per il riferimento dei rispettivi nuclei centrali ad alberi distinti, così utilizzando messaggi evocativi non coincidenti, né somi

glianti. Il sesto motivo del ricorso, con la denuncia della violazione

dell'art. 2598, n. 1, c.c. e dell'inadeguatezza della motivazione, è diretto a criticare il diniego del compimento da parte della

Eliocell di atti di concorrenza sleale, che, ad avviso delle ricor

renti, si basa su osservazioni sbrigative, non considera le effetti

ve modalità con cui il consumatore sceglie prodotti deodoranti,

ed inoltre trascura l'incidenza dell'uso di colori e diciture capa ci di provocare equivoci sull'origine dei prodotti stessi.

Il motivo è infondato.

Il difetto di confondibilità fra i marchi giustifica anche

la reiezione della domanda di concorrenza sleale, tenendosi

conto che il convincimento della corte d'appello, secondo cui la

Eliocell, nel commercializzare i propri prodotti, non aveva ag

giunto al legittimo uso del proprio marchio elementi idonei ad

ingenerare nei possibili acquirenti dubbi sulla provenienza della

merce, è confortato da una coerente motivazione, anche con ri

ferimento alla ritenuta irrilevanza al riguardo dell'impiego di

detti colori e diciture per evidenziare le varie profumazioni, e

non può essere rimesso in discussione in questa sede con la me

ra prospettazione di una diversa valenza di circostanze di fatto

(la quale si traduce nella sollecitazione di un non consentito rie

same nel merito). In conclusione il ricorso deve essere respinto.

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